甲公司与张某职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷上诉案

甲公司与张某职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2021)最高法知民终1867号 上诉人(原审被告)：甲公司。住所地：北京市海淀区。 法定代表人：秦某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：娄耀雄，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐某，某律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：张某。 委托诉讼代理人：陈某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：闫某，某律师事务所律师。 乙公司因与被上诉人张某职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案，不服北京知识产权法院于2021年6月21日作出的(2019)京73民初1227号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月1日立案后，依法组成合议庭，并分别于2021年12月2日、2023年11月13日两次询问当事人。乙公司的委托诉讼代理人娄耀雄、徐某，被上诉人张某的委托诉讼代理人陈某、闫某均到庭参加两次询问。本案现已审理终结。 甲公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回张某全部诉讼请求。事实与理由：原审判决适用法律错误。确定发明人是否有发明报酬请求权资格，应适用其成为发明人时有效的专利法，专利号为200610140628.7、名称为“复合透水砖”的发明专利(以下简称丁公司)的申请日为2006年9月30日，本案应当适用2000年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称2000年修正的专利法)及2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称2002年修订的专利法实施细则)来判断张某是否具有发明报酬请求权，而不应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称2008年修正的专利法)及2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称2010年修订的专利法实施细则)。若适用专利实施许可时有效的专利法，会使得发明人是否具有发明报酬请求权的问题变得摇摆不定，在专利权的20年有效期内可能不断变化，从而导致不断变换准据法。根据2002年修订的专利法实施细则的规定，按照10%的比例支付报酬的主体是国有企业事业单位，非国有单位可以参照执行，但没有参照的义务。甲公司并非国有企业事业单位，因此没有向张某支付报酬的法律义务，丙公司向其支付发明报酬。在二审询问过程中，甲公司认为张某确系丁公司的发明人之一，但其劳动关系在北京某研究院，甲公司没有任何关系。 张某辩称：甲公司的上诉理由不能成立，请求驳回其上诉，维持原判。事实与理由：1.原审判决适用法律并无错误。无论依据2000年修正的专利法还是2008年修正的专利法，发明人获得报酬请求权的要求不仅是其成为发明人，还包括专利实施后专利权人获得了经济效益。因此，发明人的报酬请求权不是在其完成发明创造或专利申请获得授权的时间点产生的，而是在专利实施后、专利权人获得经济利益时产生的。原审判决适用了丁公司实施许可时有效的专利法是正确的。2.无论适用2000年修正的专利法及2002年修订的专利法实施细则，还是2008年修正的专利法及2010年修订的专利法实施细则，甲公司均负有向发明人支付报酬的义务。2002年修订的专利法实施细则关于国有企业事业单位的规定，仅涉及报酬数额的计算问题，并未免除其他单位支付报酬的义务。3.甲公司丁公司收取包含丁公司在内的三项专利的许可费共计3000万元，即使丁公司被宣告无效，根据2008年修正的专利法第四十七条第二款的规定，戊公司。己公司庚公司收取的丁公司许可费不受专利权利状态的影响，则其仍应按照该许可费的适当比例向张某支付报酬。 张某向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年8月6日立案。张某起诉请求判令：甲公司向张某支付职务发明创造发明人报酬50万元。事实与理由：2006年，辛公司法定代表人秦某共同完成了丁公司，并于2006年9月30日以北京某研究院的名义提出专利申请，所记载的发明人为秦某和张某。2007年12月12日，壬公司，并于2012年3月28日获得授权。癸公司的劳动关系存续期间，系张某的职务发明，张某有权基于该职务发明获得报酬。 甲公司原审辩称：1.本案应当适用2000年修正的专利法及2002年修订的专利法实施细则，甲公司并非国有企业事业单位，没有支付张某报酬的法律义务。2.甲公司并非本案的适格被告，没有义务向张某支付报酬。甲公司不认可张某提交的证明其劳动关系证据的真实性，子公司系本案的适格被告。张某在完成丁公司时，与其存在劳动合同关系的主体是北京某研究院，丑公司，寅公司没有向张某支付报酬的义务。3.张某不是丁公司的实际发明人，无权主张职务发明创造发明人报酬。4.张某主张的报酬数额明显不合理。请求驳回张某的全部诉讼请求。 原审法院查明：丁公司申请日为2006年9月30日，授权公告日为2012年3月28日，发明人为秦某和张某，卯公司。丁公司原申请人为北京某研究院。2007年12月12日，壬公司。 北京市社会保险网上服务平台查询截图显示，2000年8月-2008年7月期间，除2004年10月未缴纳养老保险之外，辰公司缴纳。2003年7月10日北京某研究院与张某签订《劳动合同书》，其中第一条约定“合同期限自2003年7月10日起至2013年7月9日为止”，第二条约定“北京某研究院聘任张某从事副院长工作”，第十三条约定“未经北京某研究院许可，张某不得将北京某研究院的经营信息、技术资料等提供给其他任何第三方，否则，北京某研究院将追究张某的法律责任”。2008年8月11日，北京某研究院与张某签订的《和解协议》中记载：“2000年7月，巳公司。2002年，北京某研究院成立，张某转入北京某研究院工作，工作岗位为副院长。”“北京某研究院为张某缴纳各项社会保险”“午公司签订《职工购房借款协议》……未公司对张某的债权已经依法转让给北京某研究院，北京某研究院将该债权转让协议作为本协议的附件”“北京某研究院与张某确认双方之间的劳动合同于2008年7月29日解除，北京某研究院在本协议签订之日起五日向张某出具离职证明”“北京某研究院与张某不再就双方之间所涉的劳动争议纠纷、债权债务纠纷再进行追诉，双方之间再无任何争议。”和解协议上印有北京某研究院甲公司的印鉴。甲公司印鉴的位置上还记载有“本公司确认该协议的内容及法律约束力”字样。2008年7月30日，甲公司人力资源部出具《终止劳动关系证明》，载明“张某于申公司终止劳动关系”。酉公司人事章。 “企业登记信息”及“百度百科查询”截图显示：甲公司、北京某研究院、戌公司的法定代表人均为秦某。戌公司亥公司及秦某。百度百科中关己公司的词条显示：秦某1997年创建“北京某科技集团”，2002年创建“北京某研究院”。甲公司的发展历程：1993年创立“甲23公司”；1996年创立“未公司”；1997年“甲23公司”改制为“乙24公司”；2002年成立“北京某研究院”。 2015年4月29日，甲公司丙25公司签订《专利实施许可合同》，记载：“合同许可实施的专利权共三项，具体信息如下：1.复合透水砖(专利类型：发明专利，专利权人为：甲公司，专利号：200610140628.7)；2.一种多边形砌块(专利类型：实用新型，专利权人为：甲公司，专利号：201220236231.9)；3.一种路缘石及其制备方法以及包括该路缘石的道路(专利类型：发明专利，专利权人为：甲公司，专利号：201010194727.X)”“甲公司的主要义务：(1)丁26公司提供专利技术资料，同时提供为实施该专利而必须的工艺流程文件、设备清单等其他技术资料。(2)甲方应向乙方提供技术指导，确保乙方能够生产出达到约定质量标准的专利产品。(甲方技术人员到达乙方进行技术指导或培训所产生的差旅、食宿费用由乙方承担)”“乙方的主要义务：(1)乙方向甲方支付相应的专利技术使用费，在甲乙双方签订本合同后10日内，乙方向甲方一次性支付人民币叁仟万元(甲方提供的专利技术的评估价若低于叁仟万元，则按实际评估价支付专利技术使用费)”上述许可合同约定的3000万元技术使用费确已实际发生并完成了支付。 丁公司的现专利权人、戊27公司曾在(2019)最高法知民终522号案件中提交了上述合同用于证明其应获得的专利侵权赔偿数额。(2019)最高法知民终522号判决书认定：“具体到本案，己28公司提交了专利许可合同，并提供转账凭证、发票相互印证，庚29公司的关联企业，许可合同双方存在利害关系，合同约定的许可使用费数额难以客观反映丁公司的市场价值，故本案损失数额的确定不应参照该专利许可合同中记载的使用费数额。” 原审法院认为， (一)法律适用问题 2000年修正的专利法自2001年7月1日开始施行，2002年修订的专利法实施细则自2003年2月1日开始施行。2008年修正的专利法自2009年10月1日开始施行，2010年修订的专利法实施细则自2010年2月1日开始施行。本案中，丁公司的申请日为2006年9月30日，授权公告日为2012年3月28日，甲公司丙25公司签订《专利实施许可合同》的时间为2015年4月29日，因此，本案涉及新旧专利法的适用问题。 《最高人民法院关于学习贯彻修改后的专利法的通知》(法发[2009]49号)第二条规定，人民法院审理侵犯专利权纠纷案件，对于2009年10月1日以前的被诉侵犯专利权行为，适用修改前的专利法；对于2009年10月1日以后的被诉侵犯专利权行为，适用修改后的专利法；对于发生在2009年10月1日以前且持续到2009年10月1日以后的被诉侵犯专利权行为，依据修改前和修改后的专利法侵权人均应承担赔偿责任的，适用修改后的专利法确定赔偿数额。 由上述规定可知，侵犯专利权行为适用法律的基本原则为适用行为发生时的专利法。本案系职务发明创造发明人报酬纠纷，虽然对于此类纠纷的法律适用问题并无明确规定，但可参照适用前述原则。辛30公司许可他人实施专利的行为发生于2015年4月29日，处于2008年专利法和2010年专利法细则施行期间，据此，本案应适用2008年专利法和2010年专利法细则。 (二)甲公司是否为本案适格被告的问题 张某壬31公司之间存在劳动关系。甲公司虽在原审庭审中质疑上述证据没有原件，但原审法院主持了证据核对，且在张某提交的证据复印件与原件核对一致的情况下，甲公司仅因上述证据与其无关，故无法确认复印件与原件一致的主张显然不能成立。甲公司并未举证证明上述证据存在伪造的情况下，原审法院认可上述证据的真实性。 张某提交的劳动合同书显示，与张某签订劳动合同的单位为北京某研究院，但劳动合同并非判断劳动关系的唯一依据。在张某离职时，癸32公司出具的终止劳动关系证明，该证明也明确记载了，辛公司而非北京某研究院终止了劳动关系，子33公司的人事章。同时，丑34公司签订过《职工购房借款协议》，张某与北京某研究院签寅35公司的公章，卯36公司缴纳，甲公司、北京某研究院、戌公司的法定代表人均为秦某，戌公司亥公司和秦某等因素，原审法院合理认定辛公司之间存在实际的劳动关系。 (三)张某是否为丁公司实际发明人的问题 甲公司认为张某的工作岗位为副院长，属于管理岗位，并非技术研发人员，不能认定为实际发明人，辰37公司的法定代表人秦某。对此，原审法院认为，工作岗位不能作为判断是否为实际发明人的唯一依据。张某的工作岗位虽为副院长，但不能据此认定其仅具有管理能力而不具备研发能力，否则，巳38公司的主张，涉案午39公司及北京某研究院等单位的法定代表人，秦某也不能认为是丁公司的实际发明人，甲公司的上述主张显然难以成立。张某提交的丁公司登记信息中记载的发明人为秦某和张某，已经初步证明了其为丁公司的发明人。甲公司如主张张某并非丁公司的实际发明人，则应承担进一步的举证义务。而实际上，甲公司也并无提交丁公司研发过程相关材料的难度，在其并未提交的情况下，甲公司有关张某并非丁公司实际发明人的主张不能成立，原审法院不予支持。 (四)丁公司报酬数额的确定问题 未40公司申41公司签订《专利实施许可合同》确定报酬数额，甲公司则认为该证据在(2019)最高法知民终522号案件中并未被法院采信。对此，原审法院认为，在侵害专利权纠纷案件中，作为计算赔偿数额的专利许可费需要客观的反映丁公司的市场价值，在(2019)最高法知民终522号案件中，许可合同的双方存在利害关系，故法院未将上述证据作为计算他人侵害丁公司所应赔偿数额的依据。但是，本案系职务发明创造发明人报酬纠纷，所考虑的是单位许可丁公司所获得的实际收益。甲公司在原审庭审中承认，该许可合同所涉的技术使用费确已实际发生并完成了支付，因此，该合同所涉许可费可以作为本案计算职务发明创造发明人报酬的依据。 甲公司还主张该合同中约定的费用不仅包括专利使用费，也包括技术指导费，在计算报酬时应予以扣除。但实际上，甲公司未提交证据证明其收取了技术指导费。同时，该合同约定了“甲方技术人员到达乙方进行技术指导或培训所产生的差旅、食宿费用由乙方承担”。原审庭审中，甲公司也未能指出除差旅、食宿费用之外，技术指导费还包括哪些其他费用。因此，甲公司有关计算报酬时，应扣除技术指导费的主张不能成立，原审法院不予支持。 甲公司丙25公司所签订的《专利实施许可合同》的专利使用费为3000万元，税额为9000元。该许可合同涉及三项专利，其中两项为发明专利，一项为实用新型专利。考虑到通常情况下，发明专利的价值应高于实用新型专利，而丁公司为发明专利，故丁公司的许可费除去税费亦应不低于1000万元。按照2010年修订的专利法实施细则第七十八条之规定，甲公司应当从上述许可费中提取不低于10%作为发明人的报酬。丁公司的发明人为张某和秦某两人，故张某有权获得50万元的报酬。因这一数额亦是张某在本案中的诉讼请求，故对其诉讼请求原审法院予以全额支持。 原审法院依照《中华人民共和国专利法》(2008年修正)第十六条、《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年修订)第七十八条之规定，判决：“自本判决生效之日起十日内，酉42公司支付原告张某职务发明创造发明人报酬五十万元。酉42公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费八千八百元，酉42公司负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。” 二审中，甲公司、张某均未提交新的证据材料。 原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。 本院另查明： (一)双方当事人对丁公司权确认的相关事实 案外人北京某材料厂于2016年9月6日向国家知识产权局提出无效宣告请求，请求宣告丁公司权利要求1-15全部无效。某环保公司于2016年12月2日提交了意见陈述书和权利要求书的修改替换页，将权利要求3、4、6合并作为新的权利要求1，相应删除权利要求1、3、4、6，并对剩余权利要求编号和引用关系作适应性修改。国家知识产权局于2017年3月6日作出第31618号无效宣告请求审查决定(以下简称第31618号决定)，在某环保公司于2016年12月2日提交的修改后的权利要求第1-12项的基础上继续维持丁公司权有效。 北京某材料厂不服第31618号决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销第31618号决定，并判令国家知识产权局针对丁公司权重新作出审查决定。北京知识产权法院于2019年12月10日作出(2017)京73行初4875号行政判决(以下简称第4875号行政判决)，驳回了北京某材料厂的诉讼请求。 北京某材料厂不服第4875号行政判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月30日作出(2020)最高法知行终151号行政判决，认定丁公司权利要求1不具备创造性，因此，撤销了第4875号行政判决和第31618号决定，并要求国家知识产权局针对北京某材料厂就丁公司权提出的无效宣告请求重新作出审查决定。 国家知识产权局于2022年8月19日针对丁公司权作出第57952号无效宣告审查决定，戌43公司在无效宣告程序中提出的自申请日起放弃专利权的声明，作出宣告丁公司权全部无效的决定。针对该决定，北京某材料厂、某环保公司均未在法定期限内提起行政诉讼。 (二)双方当事人确认张某为北京某材料厂作证的相关事实 在本院(2020)最高法知行终151号案件审理过程中，北京某材料厂提交张某的证人证言，拟证明亲水性树脂粘结剂不清楚、数据造假以及公开不充分。该证人证言记载：“本人张某，是中国专利申请200510132736.5、200510132735.0、200610140628.7和200780039199.7的发明人。甲公司的透水砖是我从2005年开始研究的，并申请了发明专利200510132736.5和200510132735.0，这两个专利的实施例1的测试数据是真实的。实施例1中使用的‘染成青色的石英砂’是通过将在石英砂上包覆树脂和颜料制得的。为了响应秦某董事长的要求，扩大专利保护的范围，我根据实施例1的实验条件和测试结果，分别采用耐候性的丙烯酸树脂和聚酯多元醇做粘结剂编制了200510132736.5的实施例2、3和5以及200510132735.0的实施例2、3和4的实验条件和实验结果；200510132736.5的实施例4也是根据实施例1编制的，实际上不存在‘引入亲水基团的氢化双酚A型环氧树脂’这种原料。为了申请更多的专利，我们又主要参照三个专利(发明专利200510200526.5高强度透水混凝土地面砖及其生产方法、实用新型专利03211052.9透水路面复合砖及复合结构体、和实用新型专利9841880.9特殊合成树脂石料地砖)申请了两个发明专利(发明专利200610140628.7和200780039199.7)。这两个专利的基层用混凝土，面层用树脂粘接石英砂做透水层。这两个专利的实施例1-5均没有做过试验，都是根据200510132736.5专利中的数据进行编制的。专利200780039199.7的实施例6-17没有做过实验，其数据也都是编制的，具体地，实施例6、7、8、9、11和12中使用了分子侧链含有亲水性的羧酸盐的氢化双酚A环氧树脂，然而当时并不存在这种产品，实施例的技术方案和测试数据都是编制的：实施例13、14和15中使用了分子侧链分别含有磺酸盐的丙烯酸树脂、分子侧链分别含有铵盐的聚氨酯树脂和分子侧链分别含有磺酸盐的氢化双酚A环氧树脂，然而当时并不存在这些产品，实施例的技术方案和测试数据都是编制的；实施例10、16和17也都是编制的。对于‘亲水性树脂粘结剂’需要说明的是，在学术上有水性树脂的概念，其是指以水为介质的聚合物体系，可分为水溶性树脂，水分散型树脂和水乳型树脂；但是没有亲水性树脂粘结剂的概念。在专利中我写亲水性树脂粘结剂的目的是为了迷糊同行，也为了防止审查员检索到相关的文献。从事透水砖生产的人对混凝土熟悉，但对树脂一般不了解，概念越模糊，同行和审查员越查不到。可防止同行模仿，并有利于获得授权。” 以上事实，有本院二审询问笔录在案佐证。 本院认为，本案为职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷。根据双方当事人的诉辩主张，本案二审阶段的争议焦点为：(一)认定发明人报酬的法律适用；(二)辛公司是否存在劳动关系；(三)张某是否有权索要发明人报酬。 (一)关于认定发明人报酬的法律适用问题 甲公司上诉主张确定发明人是否有发明报酬请求权资格，应适用其成为发明人时有效的专利法。对此，本院认为，发明人报酬是指在发明创造专利实施后，发明人应就相关收益获得的合理报酬。故发明人申请支付报酬的法律依据，应基于相关专利实施和产生收益时施行的专利法，而不是确定发明人时施行的专利法。己公司丙25公司签订《专利实施许可合同》的时间为2015年4月29日，故应适用当时施行的法律法规，即适用2008年修正的专利法以及2010年修订的专利法实施细则。原审法院适用法律正确，本院予以确认。甲公司上述主张没有法律依据，不能成立。 (二)亥44公司是否存在劳动关系的问题 甲公司上诉称张某与北京某研究院之间存在劳动关系，甲公司之间没有关系。对此，本院认为，根据已查明的事实，甲公司在张某离职时出具有终止劳动关系证明，甲45公司存在实际的劳动关系，张某与北京某研究院签订劳动合同的事实不影响上述事实认定。原审法院的相关认定并无不当，本院予以确认。甲公司上述主张与事实不符，不能成立。 (三)关于张某是否有权索要发明人报酬的问题 关于发明人报酬，根据2008年修正的专利法第十六条规定，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发��人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者涉及设计人给予合理的报酬。专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。据此，乙46公司索要发明人报酬，首先需对其发明人身份进行确认，即其是否对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献。本案中，根据已查明的事实，在丁公司无效审查程序中，北京某材料厂为证明丁公司不应获得授权，在(2020)最高法知行终151号案件审理过程中提交了张某的证人证言。张某在证言中自述丁公司实施例中的实验数据均系编造，对于丁公司中撰写的“亲水性树脂粘结剂”也是为了迷糊同行并防止审查员检索到相关文献，由此得出丁公司说明书公开不充分，丁公司技术无法实际实施的结论。因此，张某作为发明人在专利获得授权后声称其在撰写专利申请时编制了实施例、编造了其中的数据、为了迷糊同行和审查员编造了技术术语，其已经以实际行为表明了张某对该技术方案未作出真正的创造性贡献、张某并非真正的发明人，则基于诚实信用原则和禁反言规则，其不能依据发明人身份请求发明人报酬。此外，虽然(2020)最高法知行终151号案件行政判决并未采纳张某的证人证言，但是在张某对丁公司权持否定性评价的情形下，其在本案中以发明人身份请求支付发明人报酬，有违诚信原则和禁反言原则，难以获得支持。基于此，张某在本案中请求发明人报酬依据不足，不能成立。本院不予支持。 综上所述，甲公司的上诉请求成立，应予支持。本案系因二审程序中出现新事实而改判，原审判决不构成错误裁判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下： 一、撤销北京知识产权法院(2019)京73民初1227号民事判决； 二、驳回张某的诉讼请求。 一审案件受理费8800元，由张某负担。二审案件受理费8800元，由张某负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 刘晓梅 审 判 员 刘 鹏 审 判 员 焦新慧 二〇二三年十一月二十日 法官助理 王 博 书 记 员 孙静仪 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第16条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第47条2款 最高人民法院关于学习贯彻修改后的专利法的通知 第2条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第78条 中华人民共和国专利法(2000修正) 中华人民共和国专利法(2020修正) 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第177条1款2项 更多