甲公司、乙公司专利权转让合同纠纷民事一审民事判决书

甲公司、乙公司专利权转让合同纠纷民事一审民事判决书 广州知识产权法院 民事判决书 (2020)粤73知民初854号 原告：甲公司，住所地广东省珠海市某地。 法定代表人：刘某，总经理。 委托诉讼代理人：黄某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾某，某律师事务所实习律师。 被告：乙公司，住所地广东省珠海市某地。 法定代表人：刘某2，总经理。 委托诉讼代理人：包某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：叶某，某律师事务所律师。 丙公司(以下简称丙公司)丁某(以下简称丁某)专利权转让合同纠纷一案，本院于2020年6月10日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行审理。丙公司法定代表人刘某及委托诉讼代理人黄某，丁某委托诉讼代理人包某、叶某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司诉讼请求：1.戊公司己公司支付专利费142万元(按每月3万元计算，自2019年9月至2023年8月止为：3＊48-2＝142万元)；2.戊公司丙公司支付违约金42.6万元；3.庚公司承担。事实和理由：2018年5月，丙公司将专利号为ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8的“连续供粉硒鼓”辛公司，双方签订《合作协议》，壬公司获得涉案两专利产品的生产权和国内销售权、专利使用费的支付方式以及违约条款等约定。协议签订后，丙公司癸公司办理专利转让手续，并于子公司，丙公司已将全部专利权转让义务履行完毕。截至2019年8月，丁某丑公司支付专利费用36万元，2019年9月后，丁某除了在2020年1月支付2万元后，寅公司支付专利使用费，卯公司多次催促，丁某均以各种理由推诿拒绝支付。丁某拒绝支付专利使用费的行为已构成违约，应承担赔偿损失、支付违约金等违约责任。 丁某答辩称：一、专利号为ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8的涉案专利产品“连续供粉硒鼓”涉嫌侵害申请号为201210022064.2、名称为“一种可回收废粉的处理盒”的发明专利。丁某曾收到辰公司(以下简称辰公司)的函件，表明涉案“连续供粉硒鼓”产品侵害其发明专利权，巳公司午公司员工，丙公司未公司商业机密，辰公司申公司停止侵权。因此，丁某一直停止生产涉案专利产品，酉公司戌公司已支付的专利转让费及使用费。二、签订涉案合同后，“连续供粉硒鼓”产品并未进行大规模量产，丙公司知悉该产品侵权，亥公司可以不再支付专利转让费及使用费。，丙公司法定代表人刘某、丁某及第三方签订《合作协议》，甲23公司乙24公司进行研发，刘某可获支每月工资及奖励提成。该协议与签订的协议内容重复，系对签订的协议内容进行变更，故涉案专利使用费应按照刘某、丁某及第三方签订《合作协议》的约定执行，即按专利产品销售后所获利益计算效益提成，丙25公司不存在任何违约行为。三、退一步讲，丁26公司存在违约情形，丙公司主张的违约金也过高。 当事人围绕诉讼请求和答辩意见，依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 丙公司为证明其诉讼请求及理由，向本院提交以下证据：证据1：《合作协议》，拟证明双方就名称为“连续供粉硒鼓”的实用新型专利所签订专利转让合同的具体约定；证据2：《实用新型专利证书》、手续合格通知书、申请人变更的网站截图，拟证明涉案两个“连续供粉硒鼓”实用新型专利(专利号：ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8)戊27公司，己28公司的过程，庚29公司名下；证据3：《关于合作事项》，辛30公司壬31公司提出解除涉案《合作协议》的事实。 丁某质证意见：对证据1真实性确认，合法性、关联性不确认，该专利转让协议于签订，但在双方又签订新协议，故应当以新协议为准，丙公司至今没有向我方提供技术指导至塑胶件正常生产，癸32公司不能在国内打印耗材经销商中销售该专利产品，子33公司在仍在经营销售该专利产品，存在违约行为。此外，合作协议条款乙方义务(1)、(2)款存在矛盾，协议已经约定转让费6万元，销售提成按每个0.3元计算。此外，协议约定生效后6个月开模，但我方至今未开模。证据2、3为复印件，对其真实性、合法性及关联性均不予确认。 丁某为证明其答辩理由，向本院提交以下证据：证据1：申请号为201210022064.2、名称为“一种可回收废粉的处理盒”的发明专利文件、证据2：员工入职登记表，拟证明根据涉案“连续供粉硒鼓”实用新型专利(专利号：ＺＬ20132053××××.3；专利号ＺＬ20132017××××.8)生产的产品涉嫌侵权，丙公司及其法定代表人存在侵害他人知识产权行为；证据3：合作协议()、证据4：仲裁裁决书，丑34公司寅35公司及第三方签订《合作协议》，甲23公司卯36公司进行研发，辰37公司、丁某签订的《合作协议》内容进行实际性变更。 丙公司质证意见：对证据1形式真实性无法确认，丁某巳38公司主张涉案专利产品侵害该专利权人的相关专利，没有事实和法律依据，午39公司未40公司以行政或者民事侵权诉讼的形式，确认涉案专利产品侵权或者涉案专利无效，申41公司酉42公司存在侵害他人知识产权的行为；对证据2真实性、合法性无异议，关联性不予认可；对证据3真实性、合法性无异议，但与本案无关，该协议与涉案合同显然没有替代性或者是对涉案合同进行变更的意思表示，涉案合同是指对已经办理了专利权证书的实用新型专利权的转让，该份合作协议针对的是要聘请刘某为其进行研发，完成研发任务的若干规定，即使包含效益提成的相关约定，也不能认为两个协议之间有任何的替代变更，戌43公司抗辩其可以不支付剩余专利使用费及违约金的证据；对证据4真实性、合法性无异议，但不能证明其所要证明的内容。 庭后，丙公司补充提交照片打印件、微信聊天记录、网页截图、发票，丑34公司丁某提供了实施涉案专利技术的根本物质条件，包括指导修改模具、注塑生产、亥44公司进行现场指导等，丁某正常生产销售专利产品；提交交通银行交易清单、微信聊天记录及转账记录，辛30公司的履约情况。 丁某经质证后认为：对照片打印件真实性、合法性及关联性不予确认，无法确认照片的拍摄地点、时间，甲45公司相关，更无法证实其显示的是涉案专利产品；对微信聊天记录的真实性、合法性及关联性不予确认，无法核实对话双方的真实身份，且并非完整版的聊天记录，存在删减；对网页截图、发票真实性、合法性及关联性不予确认，该证据为复印件，无法证实是涉案专利产品，与本案无关；对银行转账记录的真实性、合法性确认，关联性不予确认，该证据与本案无关；对微信聊天记录及转账记录真实性、合法性及关联性不予确认，无法核实对话双方的真实身份，且并非完整的聊天记录，存在删减。 本院经审理查明以下事实： 一、涉案专利及相关企业基本情况 发明人刘某分别于、向国家知识产权局申请名称为“连续供粉硒鼓”的实用新型专利，分别于、获得授权，专利号为ＺＬ20132017××××.8、ＺＬ20132053××××.3。乙46公司。 丙公司丙47公司(自然人投资或控股)，成立于，法定代表人为刘某。 丁某丙47公司(自然人投资或控股)，成立于，法定代表人为刘某2，经营范围包括打印耗材、硒鼓、粉盒、墨盒、色带的生产、加工、销售；电子产品研发及销售等。 二、涉案合同订立及履行情况 ，丙公司(甲方)丁某(乙方)签订《合作协议》，丙公司将专利号为ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8的“连续供粉硒鼓”丁48公司，丁某获得该专利产品的生产权和国内销售权。协议约定：1.甲方的义务和权益：“(1)甲方应向乙方提供技术指导直至新模具塑胶件能正常生产。(2)甲方不得再向国内打印耗材经销商销售该专利产品，只可以出口销售和面向终端客户零售。否则，乙方有权停止支付专利使用费，并赔偿壹佰万元的违约金。……(5)甲方向乙方每月按产品销售数量收取每个0.3元的专利使用费用。3.乙方的义务和权益：(1)乙方向甲方支付专利使用费：本协议生效后十日内乙方向甲方支付支付陆万元的转让费；且之后每月按实际销售数量＊0.3元计算专利使用费，并于次月十日前支付到甲方银行账户。(2)对于按销量计算的专利使用费的规定：从协议生效的第六个月起，每月的专利使用费不得低于叁万元，即每月按销售量计算的实际金额低于叁万元的按叁万元支付。(3)自本协议生效后的前6个月，乙方可利用甲方现有模具进行注塑生产；但此6个月内乙方必须重新开模，否则，该合作协议失效，甲方将收回此协议专利(即乙方无偿转让甲方)。……(5)乙方逾期两个月不支付专利使用费的，甲方有权解除合同。乙方应当补交使用费，并支付贰佰万元违约金。……4.本协议期限自甲、乙双方签字盖章之日起生效至”。庭审中，丙公司主张涉案合同为专利权转让合同，合同中记载的“专利使用费”系笔误，应为“专利出让费”。 丁某表示不同意继续履行涉案合同，戊49公司存在未提供技术支持及存在向国内打印耗材经销商销售专利产品的违约行为，应解除涉案合同。对此，丙公司认为，在涉案合同签订后，丙公司已于将己50公司，且进行了技术文件的交付和技术指导，已经履行完毕涉案合同约定的义务。庚51公司不愿意继续履行合同的，辛52公司系单方解除或者终止合同，壬53公司支付剩余使用费。 三、其他事实 丁某、癸54公司(甲方)与刘某(乙方)于签订合作协议，子55公司上班，按照甲方的研发计划完成研发任务，并约定合作期限、薪酬待遇、违约责任等。 丑56公司关于刘某的员工入职登记表，显示填表时间为，落款处有刘某签名，落款日期为。 珠海市香洲区劳动人事争议仲裁委员会于作出的珠香劳人仲案字﹝2020﹞1745号仲裁裁决书，载明申请人为刘某，寅57公司，并认定如下事实：，双方签订的合作协议已就申请人的劳动期限、工作内容、工作报酬、工作时长、劳动记录、违约责任等劳动合同必备条款进行了明确约定；根据被申请人提交的工作证件及双方均认可的银行流水显示，该工作证件加盖了被申请人处的公章，申请人的工资也是由被申请人按月发放，并在发放时附言“工资”；上文认定的劳动合同内容，显示申请人基本工资为13000元/月，效益提成以被申请人每生产销售一个含有申请人研发专利技术的产品，给予申请人0.2元/个的发明效益提成，每月结算一次，并于次月发放到申请人银行账户。 以上事实有涉案专利证书、专利变更手续合格通知书、专利申请人变更信息、合作协议、员工入职登记表、珠香劳人仲案字﹝2020﹞1745号仲裁裁决书等证据以及开庭笔录在案佐证。 本院认为，本案系专利权转让合同纠纷。涉案合同是双方真实意思表示，并未违反法律禁止性规定，为有效合同，双方均应严格遵守。根据本院查明事实及双方诉辩意见，本案争议焦点为：一、丁某是否应当支付专利使用费及违约金；二、专利使用费及违约金的具体金额。 一、卯58公司是否应当支付专利使用费及违约金的问题 首先，本案合同效力情况。本案合同系双方当事人真实意思表示，其约定并未违反法律、法规的强制性规定，亦未损害国家和他人利益，属于有效合同，双方均应恪守履行。 其次，本案合同双方履约情况。《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第六十条第一款规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，丙公司合同义务是：1.转让专利号为ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8的“连续供粉硒鼓”实用新型专利；2.丁某提供技术指导直至新模具塑胶件能正常生产。根据查明的事实，专利号为ＺＬ20132053××××.3、ＺＬ20132017××××.8的“连续供粉硒鼓”辰59公司巳60公司，午61公司已履行转让涉案专利的义务。丙公司主张合同生效后，丁某支付专利使用费至2019年9月，共34万元，丁某对此虽不予认可，但其主张其已支付效益提成至2020年1月，未62公司以实际履行的行为认可了上述事实。但自2020年1月至本案起诉之日，丁某申63公司支付专利使用费。酉64公司主张新模具未能在6个月内开模的问题，根据双方合同约定，戌65公司合同义务，丁某亥66公司违约。 第三，本案合同是否应予解除的问题。甲67公司不履行合同主要义务，并明确要求解除合同，乙68公司亦同意在支付全部使用费的前提下解除合同。本院认定双方均对解除合同不持异议。由于涉案专利权已经实际转让，双方亦不存在进一步合作基础，在全面考量双方当事人意愿和兼顾公平原则的前提下，本院认为涉案合同可以予以解除。 第四，本案合同解除的主要责任认定问题。根据《合同法》的相关规定，合同因违约解除的，守约方可以请求违约方承担违约责任。本案中，丙69公司未按时、足额履行使用费的支付义务，丁某对合同解除负有主要责任。丁某丁70公司专利权，戊71公司期间的职务发明，己72公司庚73公司发送函件，声称涉案专利涉嫌侵权。但是，辛74公司提交的刘某入职登记表，刘晓壬75公司，而涉案专利申请日均在2013年，辰公司自有的专利亦申请于2012年。在涉案专利合法存续，辰公司未提起相关诉讼，丁某无其他证据佐证的情况下，癸76公司子77公司主张涉案专利涉嫌侵权的函件，无法证明涉案专利效力不稳定，丑78公司的合同履行行为存在瑕疵。此外，丁某寅79公司卯80公司、癸54公司于签订合作协议，该合同系对涉案合同内容的变更，主张本案的专利使用费应按该合同约定支付。对此，本院认为，签订的合同与涉案合同的签订主体不同，辰81公司的法定代表人，以个巳82公司、丁某对涉案合同的合意变更；其次，签订的合同内容包括劳动期限、工作内容、工作报酬、工作时长、劳动记录、违约责任等，符合劳动合同的形式要件，且珠海市香洲区劳动人事争议仲裁委员会作出的珠香劳人仲案字﹝2020﹞1745号仲裁裁决书亦认定该合同为劳动合同，该合同与涉案专利权转让合同在合同性质和内容约定上明显不同，并不相关。因此，丁某的主张与事实不符，本院不予支持。 综上，丁某未能遵守合同约定，按时、足额支付合同所约定的使用费，其违约行为是涉案合同解除的主要原因。丁某应当对合同解除负主要责任，午83公司造成的实际损失。 二、关于专利使用费及违约金的具体计算范围问题 未84公司拒绝继续履行而解除，但涉案专利权已完成转让手续，丙公司申85公司返还涉案专利权。因此，本案合同解除后需要解决的主要问题是剩余专利使用费及违约金计算的问题。 首先，关于专利使用费的计算问题。酉86公司需按每月最低3万元支付专利使用费至2023年8月，但该笔费用因合同解除而无法继续履行，因此，戌87公司订立合同时可预见的收益，亥88公司因合同解除而遭受的实际损失，丙公司对此亦予以认可。因此，丁某作为违约方，理应按照合同约定，丙公司支付至2023年8月的全部专利使用费，共计142万元。 其次，关于违约金的计算问题。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”甲89公司违约情形下的违约金为200万元，丙公司认为违约金过高，仅主张以其实际损失的30%进行计算，即42.6万元。本院认为考虑当事人双方履约情况以及合同明确约定违约金的事实，丙公司主张42.乙90公司辰37公司造成的实际损失，丙91公司该主张予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十三条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、丁92公司于本判决发生法律效力之日起十日内，戊93公司专利使用费142万元。 二、丁92公司于本判决发生法律效力之日起十日内，戊93公司违约金42.6万元。 如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费21414元，丁92公司负担。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。 审 判 长　石静涵 人民陪审员　侯月卿 人民陪审员　刘志文 二〇二一年二月八日 法官 助理　邓文婷 书 记 员　高 允 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第108条 中华人民共和国合同法 第113条 中华人民共和国合同法 第114条 中华人民共和国合同法 第60条1款 最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知 第6条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第224条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 更多