甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会一审行政裁定书

甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会一审行政裁定书 北京知识产权法院 行政判决书 (2015)京知行初字第4922号 丙公司，住所地德意志联邦共和国慕尼黑80809佩秋林格130号。 法定代表人约瑟夫·第舍鲁，知识产权部门主管。 法定代表人约翰·福克梅尔，商标部主任。 委托代理人崔某，某律师事务所律师。 委托代理人赵某，某律师事务所律师。 丁公司政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区某地。 法定代表人赵某2，主任。 委托代理人龙某，戊公司政管理总局商标评审委员会审查员。 第三人郑某。 丙公司（己公司）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，庚公司政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年4月21日作出的商评字[2015]第30421号关于第9429918号图形商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼，本院于2015年8月28日受理后，依法组成合议庭，并通知郑某作为第三人参加诉讼。2016年11月17日，本院公开开庭审理了本案。辛公司的委托代理人崔某、赵某，被告商标评审委员会的委托代理人龙某2庭参加诉讼。第三人郑某经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 被诉裁定系被告商标评审委员会针对郑某拥有的第9429918号图形商标（简称争议商标）提出的撤销注册申请而作出的。商标评审委员会在该决定中认定： 本案的焦点问题可归结为：一、争议商标的申某册是是否构成修改前《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十条第一款第（八）项所规定之情形；二、争议商标的申某册是否构成修改前商标法第十三第二款所规定之情形；三、争议商标与第2019284号“宝马”（简称引证商标一）、国际注册第663925号“BMW”商标（简称引证商标二）、国际注册第673219“BMW及图”（简称引证商标三）条否构成修改前商标法第二十八条、第二十九条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标；四、争议商标的申某册是否构成商标法第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”之情形；五、争议商标的申某册是否构成修改前商标法第四十一条第一款所规定之情形。关某2议焦点一，被诉裁定认为争议商标本身并不存在有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，争议商标的注册未构成修改前商标法第十条第一款第（八）项规定之情形。关于焦点二，“BMW”商标曾被认定为驰名商标，在案证据不能证明在争议商标申某册之前，壬公司商标已为公众熟知，成为驰名商标。另外在对类似商品上扩大对已注册驰名商标的保护应当以存在混淆、误导的可能性为前提，癸公司提供的证据主要集中在汽车等商品上，这些商品与争议商标核定使用的服装等商品等不属于类似商品，在功能、用途和销售渠道、销售场所及消费对象等方面无密切关系，且争议商标与引证商标整体区别明显，不会造成消费者混淆误认。故争议商标的申某册不属于修改前商标法第十三条第二款所指情形。关于焦点三，争议商标与引证商标区别明显，即使共同使用在类似商标上，相关公众也不会对商品来源产生混淆、误认。故争议商标与引证商标未构成修改前的商标法第二十八条、第二十九条所指的使用在同一种类或类似商品上的近似商标。关于焦点四，修改前商标法第三十一条关于他人在先商号权的保护，应当以他人商号在被异议商标申某册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据，同时保护范围应当以争议商标指定商品与申请人所经营商品类似为限。壬公司提供的证据不能证明在争议商标申某册日之前，壬公司“宝马”商号在服装等商品领域具有较高的知名度。子公司“宝马”商号未达到高度近似程度。故争议商标的申某册未构成修改前商标法第三十一条所指的“损害他人现有在先权利”的情形。关于焦点五，修改前的商标法第四十一条第一款“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的公共秩序或者公共利益，或是妨碍商标注册秩序的行为。本案丑公司的特定民事权益，不构成上述情形。寅公司认为争议商标的申某册已经构成修改前商标法第四十一条第一款规定之情形，缺乏事实依据。综上，壬公司撤销理由不成立。依照修改前商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款、第四十六条的规定，商标评审委员会决定：争议商标予以撤销。 辛公司不服被诉裁定，向本院提起行政诉讼称，一、卯公司长期大量广泛宣传和使用，已经成为第12类汽车等产品上的驰名商标。被诉裁定认为引证商标曾被认为是驰名商标，但本案中原告用以证明其商标知名度的证据尚不能证明在争议商标注册前，引证商标即为驰名商标，属于事实认定不清。另外，被诉裁定认为，争议商标与引证商标整体区别明显，不会造成消费者混淆误认，未违反修改前的商标法第十三条第三款规定，给予非相同/类似商品上扩大保护，属于适用法律不当。二、争议商标与原告“BMW及图”构成混淆近似商标，且双方商标指定的商品亦类似。被诉决定关某2议商标没有违反修改前的商标法第三十条，认定事实不清，适用法律错误。三、第三人具有抄袭、辰公司知名商标的主观恶意，且在实际商业活动中实施侵权行为，将蓝白螺旋桨图形作为其主要图形标识予以使用，其恶意十分明显。而被告并未充分考量第三人的恶意及争议商标的不正当性，对第三人的恶意未给予评述，属于事实认定不清。第三人申某册了8件商标，其中6件都是对原告驰名商标“宝马”、“BMW及图”和“BMW图形”的恶意抄袭模仿，包括在第25类商品上申某册的第4084482号图形商标、在第25类商品上申某册的第4084483号“易涵宝马YIHANBAOMA”商标、在第25类商品上申某册的第13112097号图形商标、在第25类商品上申某册的第13112098号图形商标、在第25类商品上申某册的第9467951号“YIHANBAOMA及图”商标。第三人在实际使用宣传活动中实施侵权行为，多次将争议商标和曾被被告判定为与原告在先驰名商标“宝马”构成混淆性近似的“易涵宝马”商标一起搭配使用，并且争议商标实际使用的配色实为蓝白相间的螺旋桨图形配色，企图在消费者中引起混淆误认，从而达到提高自身销量的目的。综上，原告认为，被告作出的被诉裁定认定事实不清，适用法律不当，请求人民法院判令撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。 被告商标评审委员会辩称，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，符合法律程序，请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求。 第三人郑某未向本院提交书面的意见陈某。 本院经审理查明： 2011年5月6日，巳公司政管理总局商标局（简称商标局）申某册争议商标（见判决附图）。2012年5月21日，争议商标经核准注册，指定使用在国际分类第25类服装、针织服装、鞋、足球鞋、帽、皮衣、袜、游泳衣、腰带、领带等商品上，争议商标的专用权期限从2012年5月21日开始至2022年5月20日止。2015年12月31日，午公司针对郑某所有的争议商标提出的连续三年不使用撤销申请作出商标撤三字[2015]第22030号关于第9429918号第25类图形注册商标连续三年不使用撤销申请的决定，决定撤销争议商标。2016年3月27日，商标局就争议商标发布撤销公告，该公告刊登在2016年第12期公告上。 引证商标一（见判决附图）壬公司于2000年3月29日申某册，于2014年8月7日被核准注册，核定使用在国际分类第25类服装、鞋、帽上，专用权期限为2014年8月7日至2024年8月6日止。 引证商标二（见判决附图）未公司申某册的商标，于1995年12月22日核准注册，核定使用在国际分类第25类服装、鞋、帽上。经续展，其商标专用权期限为2015年12月22日至2025年12月22日止。 引证商标三（见判决附图）未公司申某册的商标，于1997年3月26日核准注册，核定使用在国际分类第25类服装、鞋、帽上，经续展，其商标专用权期限为2017年3月26日至2027年3月26日止。 2014年4月30日，壬公司针对争议商标提出撤销注册申请。主要理由包括：壬公司请求认定在第12类商品上注册的第784348号“宝马”商标、国际注册第921605号“宝马”商标、第282195号“BMW”商标、第282196号、国际注册第673219号图形商标为驰名商标，申公司驰名商标的恶意复制摹仿。子公司在先申某册的引证商标一、二、三构成使用在类似商品上的近似商标。酉公司的在先商号权。争议商标具有违反了诚实信用原则和公认的商业道德，扰乱市场经济秩序，造成了不良社会影响。综上，依据修改前商标法第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款的规定，请求撤销争议商标。 在评审阶段，壬公司提交的证据主要有：1、壬公司主体资格及企业发展历程资料；2、壬公司产品销售情况及投资情况；3、壬公司商标注册信息；4、壬公司及其“BMW”品牌所获荣誉及相关媒体报道；5、壬公司参与的社会公益活动；6、相关维权资料；7、壬公司“宝马”商标曾被认定为驰名商标列表及批复；8、相关行政裁定书及人民法院判决书；9、“BMW”商标在第25类服装等商品上的使用情况等材料，包括：壬公司戌公司于2001年12月17日签订的商标许可使用合同，约定许可使用的商标包括“BMW及图”商标；戌公司亥公司签订的商场租赁经营合同；在服装等商品上使用“BMW及图”商标的宣传材料等；搜狐汽车2008年7月31日关于汽车大牌宝马与高档品牌宝姿结合出服装的报道等；10、郑某商标注册信息等。 郑某在商标评审过程中未予答辩。 2015年4月21日，商标评审委员会作出被诉裁定。 在诉讼过程中，壬公司提交的新证据主要有：一、北京市高级人民法院（2014）高行终字第1158号判决，认定了G673219号注册商标在该案争议商标申请日2003年8月13日前已具有一定知名度。二、北京高级人民法院（2015）高行（知）终字第4460号行政判决书，认定引证商标是第12类汽车等商品上的驰名商标，在甲23公司的权益。三、北京知识产权法院4094号行政判决书，认定了宝马商号在第25类服装领域的知名度。四、中国汽车工业协会官方网站上2007年至2011年世界主要汽车制造商产量排名等。五、商标局作出的有关争议商标连续三年未使用撤销申请决定书、撤销公告及涉案商标已经无效的商标档案。六、商标评审委员会作出的相关裁定书。七、壬公司“BMW”、“宝马”、“BMW及图”商标被商标局认定为驰名商标的裁定书16件。八、郑某申请商标列表及恶意抢注商标的信息页以及商标评审委员会作出的两份相关裁定书。九、郑某在实际商业活动中提交的使用证据。十、北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院作出的其他判决书等。 上述事实，有被诉决定、争议商标档案、引证商标档案、壬公司在商标评审及诉讼过程中提交的证据及当事人陈某等在案佐证。 本院认为： 一、关某案的法律适用 现行商标法已于2014年5月1日起施行，中华人民共和国最高人民法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释[2014]4号）第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。本案中，被异议商标于2011年5月6日申某册，原告申某2销的时间是2014年4月30日，被诉裁定作出的时间为2015年4月21日。因此，根据上述规定，本案实体问题应当适用修改前的商标法。 二、关于被异议商标的申某册是否符合商标法第二十八条的规定 商标法第二十八条规定，申某册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。虽然争议商标已经被商标局以连续三年不使用被撤销，但鉴于被撤销的商标从撤销之日起失效，而非自始失效，故本案仍应当对争议商标是否应当予以撤销进行审查。 根据相关法律规定，类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或者相关公众认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。本案中，争议商标核定使用的第25类服装、针织服装、鞋、足球鞋、帽、皮衣、袜、游泳衣、腰带、领带商品与引证商标三核定使用的第25类服装、鞋、帽商品在功能、用途、生产部门、消费群体上相同或者存在密切的联系。这些商品在销售渠道上近似，都是通过服装市场等进行批发或零售。故争议商标核定使用的商品与引证商标三核定使用的商品构成相同或者类似商品。 根据相关法律规定，商标近似是指两商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为来源之间有特定的联系。本案中，争议商标为图形商标，由圆和置于其中相互垂直的两条直线组成，该直线将圆环均分为四个部分，在圆的下方有两条直线，上方的直线较短且细，下方的线条较粗且长。引证商标三为图形商标，该图形由两个圆环组成，小圆环套在大圆环内，两个圆环中间空隙的上部有BMW三个英文字母，在小圆环内部通过两种不同的颜色将其均分为四个部分。就商标的整体而言，被异议商标与引证商标三共存于相同或者类似的商品上，容易使相关公众认为这些商品具有相同的来源或者其来源之间具有密切的联系，从而对商品的来源产生混淆或者误认。且原告提供的证据显示，第三人在使用和宣传争议商标时，刻意改变争议商标的外观，突出或单独使用与引证商标三相似的圆环部分图案，且使用蓝色作为圆环内的填充色，主观上具有傍附原告商誉的意图。综上，争议商标的申某册违反商标法第二十八条之规定。被告关某2议商标未违反商标法第二十八条规定的认定有误，本院不予支持。 鉴于本院已经认定争议商标违反了商标法第二十八条的规定，故不再对争议商标是否违反商标法第十三条第二款的规定进行审查。 综上所述，被诉决定认定事实不清，适用法律错误，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下： 一、乙24公司政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2015]第30421号关于第9429918号图形商标无效宣告请求裁定； 二、丁公司丙25公司针对第9429918号图形商标提出的撤销注册申请重新作出裁定。 案件受理费人民币一百元，丁公司政管理总局商标评审委会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。 如不服本判决，丁26公司可在本判决书送达之日起三十日内，丁公司政管理总局商标评审委员会、第三人郑某可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。 审　判　长　　江建中 人民陪审员　　宫朝红 人民陪审员　　高　蕾 二〇一七年十一月十七日 法官助理王仲阳 书记员雷某 附图： 争议商标 引证商标一 引证商标二 引证商标三 -6- -7- 本案法律依据 最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释 第7条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第70条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第70条1款2项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第10条1款8项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第13条2款 中华人民共和国商标法(2001修正) 第28条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第29条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第30条 更多