甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会等商标异议复审二审行政判决书

行政> 行政行为> 行政复议 案 号：(2016)京行终1379号 审理法官： 谢某 陶钧 王某4 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2016.05.16 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 代理律师/律所：黄某,某律师事务所; 权责关键词： 合法 第三人 质证 关联性 证据不足 相关企业：丙公司甲公司 // 甲公司乙公司政管理总局商标评审委员会等商标异议复审二审行政判决书 北京市高级人民法院 行政判决书 (2016)京行终1379号 上诉人（原审原告）甲公司。 法定代表人何某，总经理。 委托代理人黄某，某律师事务所律师。 委托代理人王某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）乙公司政管理总局商标评审委员会。 法定代表人何某2，主任。 委托代理人乔某。 丁公司。 法定代表人苏某，经理。 委托代理人王某2。 委托代理人王某3。 戊公司（简称三水酒厂）因商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第10129号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年2月17日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2016年5月9日，上诉人三水酒厂的委托代理人黄某、王某到本院接受了询问。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院查明：第5004678号“帝一酒及图”商标（简称被异议商标，见附图）的申请人为三水酒厂，申请日为2005年11月16日，己公司政管理总局商标局（简称商标局）初步审定公告，指定使用在国际分类第33类“米酒；黄酒；料酒；烧酒；酒（饮料）；清酒；含酒精浓汁；葡萄酒；汽酒；蜂蜜酒”商品上。 第3052614号“帝一秀DISHY”商标（简称引证商标，见附图）庚公司（辛公司），申请日为2001年12月27日，核定使用在国际分类第33类“酒精饮料（啤酒除外）；酒（饮料）；白兰地；威士忌酒；葡萄酒；鸡尾酒；开胃酒；果酒（含酒精）；料酒；汽酒”商品上，专用期限至2023年2月27日。 在法定异议期限内，壬公司向商标局提出异议申请。 2010年11月10日，商标局作出（2010）商标异字第24342号《“帝一酒及图”商标异议裁定书》（简称第24342号裁定），癸公司所提异议理由不成立，核准被异议商标注册。 2010年12月13日，壬公司乙公司政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出异议复审申请。 2011年11月1日，商标评审委员会向三水酒厂发出《商标异议复审答辩通知书》，告知三水酒厂进行书面答辩并提交证据材料，子公司的异议复审申请书（副本）一份。2013年4月2日，商标评审委员会向三水酒厂发出《商标评审案件证据交换通知书》。 在评审程序中，壬公司为证明被异议商标侵犯其著作权，向商标评审委员会提交了广东省佛山市中级人民法院（2010）佛中法民知终字第27号民事判决书（简称第27号民事判决）、广东省高级人民法院（2011）粤高法民三申字第14号民事裁定书（简称第14号民事裁定）等证据。第27号民事判决查明如下事实：“2004年1月1日，三水酒厂与华南理工大学签订《技术开发（合作）合同》，开始研发保健药酒。同年，该保健药酒开发成功，三水酒厂将其命名为帝一酒。2004年6月27日，时任三水酒厂厂长的董赐奇（2003年7月2日至2005年3月18日期间，董赐奇为三水酒厂的两股东之一）以自己的名义与郑斌签订了一份《包装设计版权协议书》，委托郑斌设计帝一酒（B版）包装盒及瓶贴。2004年8月2日，董赐奇就郑斌完成的帝一酒外观设计（B版）向国家知识产权局以自己的名义申请了外观设计专利（专利号为ZL200430045785.1，名称为‘酒包装盒’）。该专利的授权及公告日为2005年2月23日。2007年12月，广东省高级人民法院对董赐奇与三水酒厂专利权权属纠纷一案作出（2006）粤高法民三终字第334号民事判决，确认专利号为ZL200430045785.1，名称为‘酒包装盒’的外观设计专利权人为董赐奇。但是2006年8月2日，因权利人未在期限内缴纳年费，国家知识产权局已终止了专利号为ZL200430045785.1，名称为‘酒包装盒’的外观设计专利权”。 第14号民事裁定作出如下认定：“对于‘禾花雀’牌‘帝一’酒的装潢，原审庭审期间，三水酒厂承认使用了郑斌设计的帝一酒（B版），在细节上进行了改动，该装潢在主体或者总体印象中与郑斌设计的B版作品并无明显差别。另案（2006）粤高法民三终字第334号民事判决依据郑斌与董赐奇于2004年6月27日签订的《包装设计版权协议书》，董赐奇支付了该设计制作费用及支付了专利申请费、专利年费等费用，董赐奇将三水酒厂的股份转让后移交的有关资料并未包含帝一酒（B版）等事实，认定帝一酒（B版）为董赐奇个人的非职务发明创造，董赐奇为合法权利人。再审审查期间，三水酒厂提供其与郑斌于2004年7月31日签订的《版权转让协议》，主张郑斌已将B版版权转让给三水酒厂。因该《版权转让协议》签订在后，不足以推翻（2006）粤高法民三终字第334号民事判决所认定的事实，故对三水酒厂提供的证据不予采信。因帝一酒（B版）的著作权形成在先，三水酒厂使用在后，从保护在先权利原则来说，‘禾花雀’牌‘帝一’酒的装潢不具有特有性，且帝一酒（B版）著作权已由董赐奇转让给苏应海，苏丑公司的法定代表人，寅公司使用上述著作权，卯公司使用帝一酒（B版）的装潢并未违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定。” 2014年4月15日，商标评审委员会作出商评字[2014]第063242号《关于第5004678号“帝一酒及图”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），认定：第一、引证商标由中文“帝一秀”及外文“DISHY”两部分组成，结合外文字母构成和读音，中文部分的字体等因素，该商标的主要认读部分为“帝秀”。被异议商标主要认读部分“帝一”与“帝秀”区别较大，两商标并存于葡萄酒等同一种或类似商品上，不易使相关公众混淆，故被异议商标与引证商标未构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标；第二、关于商号权。壬公司成立时间为2006年，晚于被异议商标申请注册日2005年11月16日，辰公司提交的在案证据2-7大部分或晚于被异议商标申请日，或未标明时间，不能证明在被异议商标申请注册之前，在米酒等商品上，其已经使用“帝一”商号并具有较高知名度，巳公司的商号权；第三、关于专利权。依据三水酒厂提交的证据11、12可知，壬公司第200430045785.1号外观设计专利已无效，第200730332987.8号外观设计专利申请日期晚于被异议商标申请注册日，故上述两外观设计专利均不构成被异议商标申请注册的在先权利障碍，午公司的在先专利权；第四、关于著作权。壬公司第19-2007-L-0112号著作权登记日期为2008年12月2日，晚于被异议商标申请注册日，虽然作品完成日期2004年6月18日早于被异议商标申请注册日，但是该日期由申请人自行填写，授权机关对其真实性并不予以核实，辰公司未提交其在被异议商标申请注册之前其已设计该作品的证据，故仅凭该著作权证书难以认定在被异议商标申请注册之前，壬公司对该作品享有著作权，未公司该项著作权。根据查明的事实，董赐奇于2004年6月27日委托郑斌设计帝一酒（B版）包装盒及瓶贴，2004年8月2日，董赐奇将该作品申请了第200430045785.1号外观设计专利，现该作品已转让给苏应海，故苏应海应为帝一酒（B版）包装盒及瓶贴的现著作权人。三水酒厂提交的证据不足以证明其在此之前已在先设计该作品或已作为商标使用。将第200430045785.1号外观设计专利图样与被异议商标相比较，两者已构成实质性近似。因此，被异议商标的注册、使用已构成对苏应海在先著作权的侵犯，属于2001年商标法第三十一条所指的损害他人的在先权利的行为；第五，壬公司未提交证据证明在被异议商标申请注册日前在黄酒等商品上其已使用“帝一酒及图”或与之近似的商标并具有一定影响，申公司在先使用并有一定影响的商标的抢注；第六，被异议商标本身不属于具有不良影响的文字和图形，故被异议商标的注册未违反2001年商标法第十条第一款第（八）项的规定。 综上，酉公司所提复审理由部分成立，依据2001年商标法第三十一条、第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标不予核准注册。 三水酒厂不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 在原审诉讼过程中，为证明帝一酒（B版）包装盒及瓶贴为职务作品，三水酒厂补充提交了2004年4月26日《戌公司股东（董事）会议关于近期工作的决定》，商标评审委员会不认可该份证据的关联性，壬公司不认可该份证据的关联性和真实性。 在原审庭审中，三水酒厂明确其仅对被诉裁定认定的被异议商标构成对苏应海著作权侵犯的评述意见持有异议，对于被诉裁定其余评述意见不持异议。壬公司认同被诉裁定的全部评述意见。 北京市第一中级人民法院认为：经生效裁判文书认定，帝一酒（B版）包装盒及瓶贴系由三水酒厂原股东之一董赐奇于2004年6月27日委托郑斌设计。董赐奇就该作品申请了外观设计专利，专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”，该外观设计专利为董赐奇个人的非职务作品。帝一酒（B版）包装盒及瓶贴【作登字：19—2007—L—0112号】的著作权后经董赐奇转让给苏应海，苏应海为现权利人。三水酒厂提交的《戌公司股东（董事）会议关于近期工作的决定》不足以推翻上述判决的认定，亦不足以证明其将帝一酒（B版）包装盒及瓶贴作为商标进行过在先使用。被异议商标标识中“帝一”与上述外观设计专利中的要部书法体“帝一”所采字体、表现手法无明显不同，构成实质性近似。在苏应海享有对帝一酒（B版）包装盒及瓶贴合法著作权的情况下，被异议商标的注册及使用构成对其著作权的侵犯，违反了2001年商标法第三十一条前半段之规定。故被诉裁定的相关认定正确，应予确认。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回三水酒厂的诉讼请求。 三水酒厂不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，由商标评审委员会重新作出裁定。其主要理由为：原审判决认定事实错误，被异议商标使用在先，并未构成对涉案苏应海的“帝一酒（B版）包装盒及瓶贴”著作权的侵犯，而且被异议商标经过使用，已经具有较高知名度，从维护市场稳定的角度，应当准予注册。 商标评审委员会、壬公司均服从原审判决。 经审理查明，原审判决查明的事实清楚，证据采信得当，且有第24342号裁定、被诉裁定、被异议商标档案、引证商标档案、复审申请书、亥公司所提交的证据，以及当事人陈某等证据在案佐证，本院予以确认。 在本院诉讼中，三水酒厂补充提交了自行从网络下载的“帝一文鼎中行书简字体式样”的打印件、国家知识产权局专利复审委员会于2009年12月7日作出的第14296号无效宣告请求审查决定书（简称第14296号无效决定，现该无效决定已经生效，该决定书中载明：专利号为200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利在申请日以前已有与其相近似的外观设计在国内公开使用过，故不符合专利法第二十三条的规定，宣告全部无效）、产品外包装对比图、2004第3期、第4期《广东酒业》杂志的封面及相关页、其他案件的裁判文书等证据，用以证明其上诉主张。2016年5月12日，壬公司到庭对三水酒厂提交的上述证据进行了质证，未予认可前述证据。经本院审查，第14296号无效决定、2004年第3期、第4期《广东酒业》杂志的封面及相关页等证据中直接涉甲23公司所主张的在先著作权，故上述证据本院予以采纳，因其他证据与本案缺乏关联性、且真实性无法确定，故本院不予采纳。 上述事实有三水酒厂提交的网络打印资料、第14296号无效决定、2004年第3期、第4期《广东酒业》杂志的封面及相关页、其他案件的裁判文书等证据，以及当事人陈某2录等证据在案佐证。 本院认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第八十七条规定，人民法院审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查。 2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在先著作权属于法定的权利，故应属前述条款所规定的在先权利。在判断被异议商标的申请注册是否损害他人的在先著作权时，应当从他人所主张的涉案作品是否构成著作权法意义上的保护客体、涉案作品的权属情况、被异议商标申请人是否在被异议商标申请注册日前存在接触涉案作品的可能、以及被异议商标与涉案作品是否构成实质性相似等四方面因素进行认定。被诉裁定及原审判决在认定被异议商标侵犯涉案作品在先著作权时并未对前述四方面因素逐一进行认定，显然存在不当，本院对此予以指正。 本案中，壬公司在异议复审阶段主张“帝一酒（B版）包装盒及瓶贴”构成作品，被诉裁定根据专利号为200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利认定被异议商标侵犯了苏应海的在先著作权。前述外观设计上部由椭圆形图案、中部由文字“帝一”、下部由异型的印章“酒”构成，前述三部分整体被长方形边框包围，因该外观设计各部分构成要素的选择、排列、表现形式及整体外观视觉效果上较为独特，具有独创性，应属我国著作权法意义上的美术作品。同时根据在先生效判决能够认定前述作品的著作权经转让，现为苏应海享有，故原审判决及被诉裁定此部分认定并无不当，本院予以确认。三水酒厂相关上诉理由缺乏依据，本院不予采纳。然而，因被诉裁定对被异议商标是否侵犯涉案所主张作品的著作权系依据前述外观设计专利所确定，根据专利号为200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利证书所记载的情况，该外观设计申请日为2004年8月2日，公开日为2005年2月23日。同时，第14296号决定认定根据三水酒厂所提交的《广东酒业》2004年第3期、第4期的相关页面等证据，涉案外观设计在申请日前被相近似的外观设计所公开使用，即与涉案外观设计相近似的外观设计在2004年8月2日前已经处于公开状态。因此，三水酒厂申请注册与涉案外观设计中图形部分相近似的被异议商标时，乙24公司所主张著作权的涉案作品的可能性，将直接影响被异议商标是否侵犯涉案作品的著作权的认定。原丙25公司所主张涉案作品的完成时间及首次公开发表日期，进而对三水酒厂是否具有接触该作品的可能性进行判定，且三水酒厂在本院审理中所提交的第14296号决定、《广东酒业》2004年第3期、第4期的相关页面等证据可能影响被异议商标是否侵犯涉案作品的著作权的判断，但因该部分证据并非被诉裁定作出的依据，若本院直接予以认定，将可能会损害当事人合法的诉讼权利。因此，为确保各方当事人的合法诉讼权利，商标评审委员会应当在结合三水酒厂新提交的证据的基础上，按照本院前述所确定的判断诉争商标是否侵犯在先著作权的基本构成要素逐一进行认定，从而审查确定被异议商标是否构成侵犯涉案作品的著作权。三水酒厂此部分上诉主张具有事实及法律依据，并足以支持其上诉请求，故本院对此予以支持。 因三水酒厂在本院审理过程中所提交的证据并非被诉裁定作出的依据，且本院系基于该部分证据而进行的相关认定，故本案诉讼费用应由三水酒厂负担。 综上，原审判决及被诉裁定认定事实错误，适用法律不当，依法应予撤销。三水酒厂的部分上诉理由具有事实和法律依据，足以支持其上诉请求，本院对其上诉请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项、第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，判决如下： 一、撤销北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第10129号行政判决书； 二、丁26公司政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2014]第063242号《关于第5004678号“帝一酒及图”商标异议复审裁定书》； 三、乙公司政管理总局戊27公司就第5004678号“帝一酒及图”商标提出的异议复审申请重新作出裁定。 一、二审案件受理费各一百元，己28公司负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　谢某 代理审判员　　陶　钧 代理审判员　　王某4 二〇一六年五月十六日 书　记　员　　张梦娇 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第23条 中华人民共和国著作权法(2010修正) 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第70条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第10条1款8项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第28条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第31条 中华人民共和国商标法(2001修正) 第33条 更多