福建永某电机（集团）甲公司乙公司侵害商标权纠纷案

福建永某电机（集团）甲公司乙公司侵害商标权纠纷案 上海市第一中级人民法院 民事判决书 (2012)沪一中民五(知)终字第110号 上诉人（原审原告）福建永某电机(集团)甲公司。 法定代表人黄某，董某。 委托代理人徐某，某律师事务所律师。 委托代理人黄某，某律师事务所律师。 上诉人（原审被告）乙公司。 法定代表人艾某，董某。 委托代理人叶某，某律师事务所律师。 委托代理人沙海涛，某律师事务所上海分所律师。 上诉人福建永某电机（集团）甲公司（以下简称戊公司）、乙公司（以下简称乙公司）因侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2011）浦民三（知）初字第601号民事判决，向本院提起上诉。本院于2012年5月8日受理后，依法组成合议庭，于同年5月24日公开开庭审理了本案。丙公司的委托代理人徐某、黄某，丁某的委托代理人叶某、沙海涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 2011年8月25日，戊公司己公司未经其许可生产、销售侵权产品，庚公司的注册商标专用权，给其造成了极大的经济损失为由，诉至原审法院，请求判令：1、确认被告生产、销售标注“”商标标识的汽油发电机组等侵权产品，构成对原告“”商标的侵权；2、立即停止使用“”商标、立即停止继续生产、销售与“”商标相同或近似的商标及标识的侵权产品；3、立即销毁与“”商标相同或近似的侵权产品（包括但不限于被海关查扣的涉嫌侵权的产品）；4、立即销毁为生产、销售侵权产品而制作的商品标识（包括但不限于为生产、销售上述侵权产品而印制的库存商标、标识的印版等），以及侵权产品的包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等；5、在《中国机电经贸》杂志上刊登声明，消除影响；6、赔偿原告经济损失人民币50万元（以下币种相同）；7、承担原告为本案支出的调查取证等项费用10万元。 原审法院经审理查明：戊公司辛公司，成立于1998年4月17日，注册资本6,000万元，经营范围为电机等，2005年4月28日更名为福建永某电机（集团）甲公司。2004年1月，壬公司经国家商标局核准注册第3212919号“”商标，核定使用商品第7类离心机、交流发电机、发电机（组）等，注册有效期自2004年1月28日至2014年1月27日止。2006年10月12日变更注册人名义为福建永某电机（集团）甲公司。戊公司癸公司、子公司在其生产的发电机上使用“”商标。 乙公司成立于2002年2月9日，注册资本200万元，经营范围为货物进出口、技术进出口。 2011年6月8日，乙公司以一般贸易方式申报出口伊拉克360台汽油发电机组，总价55,645.20美元。当日，丑公司发出《确认知识产权侵权状况通知书》，寅公司确认该批货物是否侵权，并决定是否请求海关扣留货物。卯公司提出扣留申请，并于当日向上海海关支付抵押金10万元。辰公司发出沪关知字[2011]第098号《扣留侵权嫌疑货物通知书》，巳公司午公司的“”商标专用权的360台汽油发电机组（金额55,645.2美元）予以扣留。现上海海关对该案尚在处理中。涉案被扣留的发电机组及外包装盒上标有“”商标。 戊公司主张的合理开支包括：律师费30,000元，至法院立案、开庭的差旅费5,289元，包括车费3,354元、住宿费1,935元。戊公司另主张其向海关支付10万元保证金的利息损失，自2011年6月9日至2012年2月28日止，按中国人民银行同期贷款利率（六个月以内）计算，共4,410元。 此外，原审法院还查明：2011年1月1日，未公司出具《授权函》，内容为，申公司酉公司许可证项下对产品的注册商标，标志和/或包装图案设计，戌公司亥公司甲23公司明确指定的单位独家生产和提供的，乙24公司明确地书面终止。同时附上品牌名称有关的注册商标。 丙25公司（供应商）未公司（买方）签订的MATRIX形式发票记载，订单号011-000159，品牌MATRIX，项目包括汽油发电机套F12500铜线（120套，单价144.82美元，计17,378.40美元）、汽油发电机套F13000铜线（120套，单价157.73美元，计18,927.60美元）、汽油发电机套F13500铜线（120套，单价161.16美元，计19,339.20美元），共计55,645.20美元，交付条款FOB上海。 丁26公司出具《戊27公司产品运至伊拉克的说明》，称其作为发电机的购买方（采购单号011-000159），乙公司严格按照其要求生产。根据授权书及合同，己28公司，该公司在世界很多国家都有代理商。庚29公司辛30公司在土耳其的一个代理商，这个客户通知其将360台发电机运至伊拉克。未公司壬31公司按指令将360台发电机运至伊拉克。 WIPO（世界知识产权组织）网站上的商标注册信息显示，“”商标注册日期为2004年4月20日，癸32公司，商标注册用商品国际分类第7类发电机、泵等；与《巴黎公约》所规定优先权相关的日期及其他与该商标在原产国注册相关的日期为德国2003年11月7日；《马德里议定书》第9条的指定国包括中国等国，其中未包括伊拉克；临时驳回部分保护（中国），从清单中删除包括第7类的发电机、泵。 我国商标局网站上的信息显示，“”商标注册号G837565，国际分类7，子33公司，商品包括属本类的手工制作等，国际注册日期2004年4月20日，优先权日期2003年11月7日。 未公司出资20万欧元，于2008年6月10日在我国注册成立聚正商务咨询（上海）甲公司（以下简称丑34公司），法定代表人为ThannhuberAndreas，经营范围为商务信息咨询等。丑34公司于2011年11月8日出具《工作流程图说明》，寅35公司卯36公司，丑34公司以邮件形式发给供应商出货状态包括订单数量、型号、包装要求等信息，供应商收到信辰37公司，丑34公司巳38公司盖章确认，再发回供应商处。午39公司提供的包装印刷稿，结合产品出货状态及合同安排生产。供应商未40公司，丑34公司向德国申请付款，德国安排付款，订单完毕。 原审法院认为，“”商标经我国商标局核准注册，核定使用商品为发电机等，戊公司依法取得该商标，且尚在有效期内，申41公司对该注册商标享有专用权，应受法律保护。任何人未经许可，酉42公司的注册商标。 戌43公司出口产品上使用的“”亥44公司的“”注册商标是否构成近似。原审法院认为，甲45公司、乙公司的注册商标，可以看出，戊公司的注册商标“”是一个英文单词“MATRIX”，意为“矩阵、字模”等，从该商标字形上看，仅字母“A”略有细微的变化。乙公司产品上的商标是由英文单词“MATRIX”、“buydirect”及图形组成的图文商标，其中“MATRIX”戊公司的注册商标文字、发音相同，在商标中字体较大，是整个商标的主要组成部分。特别是“”商标使用在商品上后，商标中的图形已与商品或外包装装潢融合在一起，更突出了“MATRIX”文字。“buydirect”意思为直接购买，其位于“MATRIX”的下方，且字体较小。因此整个商标中“MATRIX”明显突出，“MATRIX”是消费者对该商品来源的主要判断依据，以相关消费者的一般注意力，易将“”亥44公司的“”注册商标混淆。乙46公司出口产品上使用的“”亥44公司的“”注册商标构成近似。 戌43公司接受境外商标权利人委托加工涉案产品后发往第三国的行为是否构成商标侵权。原审法院认为，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。销售侵犯注册商标专用权的商品，亦构成商标侵权。 乙公司辩称，涉案产品未在中国销售，丙47公司造成损害，作为涉外定牌加工的受托方，其已尽到了合理的商标审查义务，故不构成侵权。原审法院认为，涉外定牌加工是指由境外委托方提供合法有效的注册商标，境内的受托方按照境外委托方的委托承揽加工产品，并将产品全部交付境外委托方的行为。在这一行为中境内的受托方只负责加工产品而不负责产品的对外销售。乙公司丁48公司的授权书、说明等，戊49公司己50公司委托其生产并指定发往伊拉克。乙公司庚51公司，本身不具备生产能力，辛52公司生产后，壬53公司癸54公司在伊拉克的客户。因此，在这一交易过程中，乙公司实施了两个行为。子55公司丑56公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工，寅57公司卯58公司实施了向其伊拉克客户销售涉案产品的行为。乙公司没有亲自加工产品，也没有将加工的产品直接交付委托方，乙46公司的上述行为已经与涉外定牌加工的行为性质不相符。注册商标的保护具有地域性，由于涉案产品是在我国国内生产并出口，故不得侵犯我国的注册商标专用权。乙公司与加工单位之间就是委托加工的法律关系，辰59公司的注册商标近似的产品的行为，属于我国《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵犯注册商标专用权的行为。此后，乙公司并没有将加工的产品交付委托方，而是出口至第三方国家，虽然该行为是根据委托方指令，巳60公司实施，该行为不得违反我国的法律规定。乙公司午61公司注册商标近似的同种产品并出口至第三国的行为，直接侵害了国内注册商标权利人的利益。同时，乙公司作为委托生产和出口方在此交易行为中应当承担合理的商标审查义务，审查涉案商标是否与国内注册商标相同或近似，并审查境外委托方的商标注册情况，包括查明境外委托方在其本国和指定的产品销往国是否享有合法的商标权。未公司在德国申请注册了“”商标，并进行了国际注册，核定使用的范围包括第7类中的发电机，而该商标在我国国际注册的核定使用范围中删除了发电机，且在伊拉克也未进行注册。未62公司在产品生产国和销往国均不享有涉案商标在发电机上的专用权。乙公司申63公司在委托其加工之初已经向其出示了相关的商标注册信息，酉64公司戌65公司的上述商标注册情况。乙公司明知上述情况，且未查明境外商标是否与国内的注册商标近似，仍然组亥66公司注册商标近似的产品，具有过错。综上，乙公司关于其不构成商标侵权的抗辩意见，原审法院不予采纳。 乙公司甲67公司许可，乙68公司的“”注册商标近似的标识，丙69公司“”注册商标专用权的侵犯，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于本案并非确认之诉，乙公司的行为是否构成侵权，原审法院已在判决理由部分进行了阐述，丁70公司戊71公司的注册商标专用权无需予以表述。 己72公司庚73公司停止使用涉案商标，立即停止继续生产、销售侵权产品的请求，已由停止侵权行为的判决所涵盖，无需另作判决。戊公司辛74公司尚有库存，而被海关扣押的侵权产品将由海关依法作出处理，申41公司庚73公司销毁包括被海关扣留的产品在内的库存侵权产品的请求，原审法院不予支持。戊公司壬75公司尚有库存商标标识以及包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等，申41公司庚73公司立即销毁为生产、销售侵权产品而制作的商品标识（包括但不限于为生产、销售上述侵权产品而印制的库存商标、标识的印版等），以及侵权产品的包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等的请求，因缺乏事实依据，原审法院亦不予支持。 关于赔偿额的确定，原审法院认为，我国《商标法》第五十六条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。戊公司庚73公司赔偿经济损失50万元，但未提供其所受损失的依据，癸76公司的侵权获利数额，故原审法院考虑以下因素酌情确定赔偿数额：戊公司称其注册商标具有很高的知名度，但未提供相应的证据；未公司子77公司在出口产品上使用涉案商标，而本案侵权产品的出口发生于同年6月初，因此丑78公司还存在同样的商标侵权行为；涉案侵权产品价值5万余美元；涉案侵权产品因被海关查获而没有进入市场流通领域，侵权损害后果较小；乙公司寅79公司，有一定的经营规模；卯80公司组织生产并出口，具有过错。戊公司庚73公司承担其为本案支出的合理开支，包括律师费30,000元，已经发生的差旅费5,289元，戊公司向海关支付10万元担保金的利息损失4,410元。其中，戊公司主张的律师费偏高，原审法院将根据相关的律师收费标准、律师的工作量、支持的赔偿额等予以酌定。戊公司主张的差旅费尚属合理，予以支持。戊公司辰81公司因被侵权所受损失，符合法律规定，予以支持。 关于消除影响的民事责任，原审法院认为，承担消除影响的民事责任须以侵权行为对权利人的商誉造成了不良影响为条件，巳82公司午83公司未84公司造成了何种不良影响，申41公司庚73公司在《中国机电经贸》杂志上刊登声明消除影响，不予支持。 据此，原审法院根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（二）项、第五十六条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一、二款、第十七条之规定，判决：一、乙公司于判决生效之日起立即停止对福建永某电机(集团)甲公司享有的“”注册商标专用权的侵害；二、乙公司于判决生效之日起十日内赔偿福建永某电机(集团)甲公司经济损失人民币70,000元，合理开支人民币30,000元；三、驳回福建永某电机(集团)甲公司其余诉讼请求。 原审判决后，戊公司、乙公司均不服，向本院提起上诉。 丙公司请求本院撤销原审判决第二、三项，改判支持其原审全部诉讼请求。其主要上诉理由是：1、原审对经济损失及合理费用的判赔过低。戊公司在原审中提交的《海关出口货物报关单》足以证明其生产、销售的发电机在相关区域具有相当高的知名度；对于侵权行为赔偿数额的确定不应以是否进入流通领域为标准；原审对合理费用中律师费的确定不当。2、申85公司承担消除影响的民事责任的诉请，应属错误。乙公司未84公司造成了严重后果；未公司及其在中国注册的聚正商务咨询（上海）甲公司在本案中亦构成侵权，乙公司对此应承担消除影响的民事责任。3、原审不支持销毁海关扣留的产品亦属于错误。 乙公司酉86公司的上诉请求答辩称：该公司的行为系涉外定牌加工行为，戌87公司的注册商标造成混淆的损害后果，也未给其商誉造成不良影响，故不应承担赔偿损失及消除影响的民事责任。 丁某请求二审法院撤销原审判决，亥88公司的原审全部诉讼请求。其主要理由是：1、乙公司因经营范围的限制，丑56公司甲89公司生产，该行为系国际贸易中的惯例，乙90公司的指令将货物发往境外第三国的行为并非销售行为，只是完成受委托加工业务后的交付行为，丙91公司的上述行为系涉外定牌加工行为。2、丁92公司委托加工业务时，戊93公司商标的注册情况进行了审查，主观上没有侵权的过错，且作为涉外定牌加工的受托方没有义务就境外商标是否与国内的注册商标构成相同或近似进行审查。3、该公司定牌加工的商品全部出口，不在中国境内销售，己94公司在国内的注册商标造成相关公众的混淆、误认，故不构成侵权，不应承担民事责任。 戊公司庚95公司的上诉请求答辩称：1、乙公司的行为不属于定牌加工行为，辛96公司壬97公司生产的产品销往境外第三国（癸98公司所在地）的两个行为的结合；2、乙公司子99公司的商标注册信息，但未对该境外商标在中国未受保护的情况引起注意，并非其所谓的已履行审慎审查的义务，其主观恶意明显；3、乙公司构成侵权，依法应当承担民事责任。 二审期间，丙公司提供如下证据：《委托代理合同》、律师费发票及汇款凭证、差旅费、住宿费票据，以证明二审期间新增加的合理开支共计23,291元。 乙公司质证认为，对律师费、住宿费的真实性没有异议，机票因有涂改痕迹，故对其真实性不予确认。同时，乙公司认为，丑100公司不构成侵权，申41公司提供的上述证据与本案不具有关联性。 丁某在二审期间未提供新的证据。 本院认为，丙公司提交的上述证据均系二审期间产生的相关费用等，而其上诉请求仅为支持其原审全部诉讼请求，未包括二审期间产生的费用，故上述证据与其诉请无关，本院不予采纳。 本院经审理查明：原审法院认定的事实属实，本院予以确认。 本院认为：我国《商标法》第五十二条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权，故“使用商标”系判定侵权与否的前提。本案中，寅101公司委托他人加工发电机，卯102公司授权的“”商标，戊公司在发电机上贴附“”注册商标构成近似，辰103公司的上述行为，是否属于商标法意义上的使用行为。 对此，本院评判如下： 商标是一种用于商品上或者服务中的特定标记，消费者通过这种标记，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能，也是商标权利人使用商标的本意所在。《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定，“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”结合前述商标的基本功能可见，商品的提供者使用商标的目的在于以该商标表明其商品的提供者身份，便于消费者对商品来源的识别。因此，识别功能产生于商品流通领域，识别的主体系消费者。也就是说，在商品尚未进入流通领域时，贴附在商品上的标识本身并未发挥其识别的功能。此外，商标权的地域性特点决定了我国《商标法》仅对我国境内发生的侵权行为加以制裁。 本案中，1、从海关扣押的涉案发电机照片来看，该发电机上除“”商标外，没有其他表示生产商的信息，乙公司作为境内加工方在产品上贴附商标的行为形式上虽由加工方实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，即该发电机进入流通领域后，消费者通过“”商标获悉的商品提供者只巳104公司，午105公司。未公司因销售发电机获利，乙公司获得的仅是向德国方提供加工服务的报酬。2、由于本案发电机被查扣时尚处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对发电机商品的消费者。同时，该被海关扣押的发电机销往境外，戊公司亦无证据证明涉案发电机在我国境内还存在销售情况，故“”商标只在中国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。3、商标权的地域性特点决定了涉案发电机商品是否因贴附“”商标而在我国境外使消费者对其商品来源产生混淆或误认，并非我国《商标法》所能规制。综上所述，乙公司委托他人加工、未106公司授权使用的”商标的行为，并非商标法意义上的使用行为。乙公司关于其不构成商标侵权的上诉主张，本院予以支持。 戊公司还认为，涉案申107公司发往第三国伊拉克，而非发往“”商标的注册国（德国），且该商标在伊拉克并不具有商标权，丙91公司的上述行为系销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。对此本院认为，销售侵犯注册商标专用权的商品，首先要存在侵犯注册商标专用权的商品，其次才是销售行为。本案中，寅101公司委托他人加工、贴附“”商标的行为并非商标法意义上的使用行为，酉108公司的注册商标专用权，故其也不存在销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。戊公司的相关主张，于法无据，本院不予采信。 此外，本院注意到，未公司“”商标国际注册日期为2004年4月20日，优先权日期为2003年11月7日，戌109公司注册的“”商标。同时，对于该两个商标各自的知名度情况，双方当事人均未进行举证，且除本案被扣押的发电机外，亥110公司还曾有贴附“”商标的发电机申报出口的情况，甲111公司存在攀附我国境内知名品牌，注册近似商标的恶意，乙112公司的受托定牌加工行为。 综上所述，乙公司在本案中的行为并非商标法意义上的使用行为，不构成商标侵权，对其上诉请求，本院予以支持；丙113公司的上诉请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、第一百五十八条的规定，判决如下： 一、撤销上海市浦东新区人民法院（2011）浦民三（知）初字第601号民事判决； 二、驳回上诉人福建永某电机（集团）甲公司的原审全部诉讼请求。 本案一审案件受理费人民币9,800元，二审案件受理费人民币9,800元，均由上诉人福建永某电机（集团）甲公司负担。 本判决为终审判决。 审　判　长胡震远 代理审判员徐　晨 代理审判员桂　佳 二○一二年十一月二十二日 书　记　员谭　尚 本案法律依据 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款1项 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款7项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款1项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款2项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条 中华人民共和国商标法实施条例 第3条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第16条1款 更多