甲公司、武汉大学专利权转让合同纠纷二审民事判决书

甲公司、武某学专利权转让合同纠纷二审民事判决书 湖北省高级人民法院 民事判决书 (2019)鄂民终158号 上诉人（原审被告、反诉原告）：甲公司，住所地湖北省武汉市东湖开发区某地某某。 法定代表人：任某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：梁某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：袁某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：武某学，住所地湖北省武汉市武昌珞珈山。 法定代表人：窦贤康，该校校长。 委托诉讼代理人：刘某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李某，某律师事务所律师。 乙公司（以下简称乙公司）因与被上诉人武某学专利权转让合同纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01民初103号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年2月21日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。丙公司的法定代表人任某及其委托诉讼代理人梁某、袁某，被上诉人武某学的委托诉讼代理人刘某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乙公司上诉请求：1.撤销一审判决第一、二、三、五项；2.解除《电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置专利权转让合同》（以下简称《专利权转让合同》）；3.武某学返还乙公司已支付的100万元（人民币，下同）并承担相应利息；4.武某学赔偿乙公司因《专利权转让合同》解除产生的专利转让费用及年费损失共计53362.8元；5.武某学向乙公司支付因主张权利产生的费用；6.本案一、二审诉讼费用由武某学负担。事实和理由：1.一审判决认定“武某学已履行了合同约定的技术资料交付义务"错误。涉案《专利权转让合同》约定武某学应向乙公司提交专利权完整的技术资料，该技术资料除包括合同中列举的6项资料外，还应包括相关技术秘密的内容，即专利各项权利要求的实现技巧。然而，武某学指定（或委托）丁公司就涉案专利的技术秘密另行签订合同，乙公司不能掌握涉案专利完整的技术资料，不可能获得专利各项权利要求的实现技巧。武某学违反《专利权转让合同》的约定，导致合同目的无法实现。2.一审判决未查明武某学戊公司交付技术秘密的义务，因此武某学构成违约，应判决其承担相应的连带赔偿责任。《专利权转让合同》所涉专利及相关技术秘密均系武某学教授李某的职务发明，合同双方均认可由第三人李某代表武某学履行相关技术秘密的转让义务。依据《中华人民共和国合同法》第六十五条“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任"的规定，己公司交付相关技术秘密，应由武某学向乙公司承担连带违约责任。3.武某学未履行交付完整专利资料、转让技术秘密的合同义务，其行为构成根本违约，庚公司的合同目的无法实现，乙公司有权依照法律规定解除《专利权转让合同》。4.涉案专利的发明人李某、辛公司转让与实施专利有关的技术秘密的义务，是认定武某学是否构成根本违约的关键，因此本案应追加涉案专利的发明人李某、尹项根作为第三人参加诉讼。5.壬公司反诉请求缺乏事实和法律依据。乙公司于2018年1月4日正式发出解除合同通知并送达武某学，涉案合同已经解除，乙公司不应支付剩余专利转让款，并有权要求武某学返还已支付的100万元及相应利息，同时赔偿损失。 武某学辩称，1.本案属于专利权转让合同纠纷，不属于技术秘密转让合同纠纷，武某学作为专利权转让人已经履行了全部合同义务，不存在违约行为。双方签订的《专利权转让合同》未违反国家相关法律规定，应为有效合同。武某学不负有交付相关技术秘密的义务，专利权转让后的实施问题不是本案的审理范围。2.乙公司未支付后期专利权转让款的行为构成违约，乙公司应当继续履行合同，承担违约责任并赔偿损失。3.乙公司解除《专利权转让合同》的行为不能发生法律效力。武某学已经完全履行了合同约定义务，癸公司，子公司办理了专利权的转让登记。乙公司的上诉主张与本案无关，缺乏事实及法律依据，应予驳回。 武某学向一审法院起诉，请求判令：1.乙公司继续履行《专利权转让合同》；2.乙公司立即向武某学支付涉案剩余专利转让款1400万元；3.乙公司向武某学支付逾期付款造成的损失（自2016年7月13日至剩余专利转让费1400万元全部支付之日止，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍计算）；4.本丑公司承担。诉讼过程中，寅公司提起反诉请求确认双方签订的《专利权转让合同》已解除，武某学增加一项诉讼请求：卯公司解除《专利权转让合同》无效。 乙公司向一审法院提出反诉请求：1.辰公司与武某学签订的《专利权转让合同》已经解除；2.武某学向乙公司返还已支付的首付款100万元及相应利息（从实际支付之日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍计算）；3.武某学赔偿乙公司因合同解除产生的各项损失共计10453362.80元（其中利润损失1040万元，专利转让费用及年费损失53362.80元）；4.武某学向乙公司支付因主张权利产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。 一审法院认定事实：2011年7月12日，乙公司作为甲方与武某学作为乙方签订《专利权转让合同》一份，合同起首部分记载：双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就乙方向甲方转让名称为“电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置"的专利权达成如下协议：合同第一条约定，该专利发明人为李某、尹项根，专利权人为武某学，申请日为2004年10月18日，授权日为2007年4月4日，专利号ＺＬ20041006××××.7。合同第二条有关乙方在合同签署前实施或许可他人使用本专利的状况记载为“无"。第三条约定，为保证甲方有效拥有本项专利权，乙方向甲方提交该专利权完整的技术资料，包括但不限于：1.发明专利请求书；2.说明书；3.权利要求书；4.说明书摘要；5.摘要附图；6.专利证书原件。第四条约定，乙方委托发明人向甲方提交技术资料的时间、地点、方式如下：1.2016年11月21日，乙公司向武某学作出《关于终止＜电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置专利权转让合同＞的函》，告知因武某学未按专利转让规定巳公司，午公司有关专利转化的生产经营工作无法开展，该公司经研究决定，将该专利权退回武某学，已支付的专利费用无需返还，双方签订该专利转让合同终止协议。2017年1月17日，乙公司又作出《关于撤回“终止＜电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置专利权转让合同＞函"的函》，称接受武某学的建议，先行撤回终止专利权转让合同的函件，双方协商解决此事。该撤回函件寄送给武某学科学技术发展研究院赵龙飞处长。 2017年11月10日，乙公司向武某学发出《关于限期移交＜电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置专利权转让合同＞技术秘密的函》，称请武某学在收函后五个工作日内严格按照合同约定全面履行相关义务，未公司将依法行使合同解除权。该函件收件人为赵龙飞，邮寄记录显示于次日由他人代收。2017年11月15日，武某学庚29公司作出回函，称武某学已履行相关的合同义务，申公司尚有1400万元未付，酉公司与武某学协商继续履行合同的相关事宜。2017年11月21日，乙公司作出《复函》，称武某学未履行合同义务，请武某学尽快向乙公司提供具体赔偿方案，并按约全面履行合同义务。2018年1月4日，乙公司又向武某学作出《函告》，称因武某学没有做出任何履约行为，通知武某学解除合同，并保留主张权益的权利。该《函告》收件人为赵龙飞，邮寄记录记载该函件在2018年1月16日由他人代收。武某学庭审述称未收到乙公司1月4日的《函告》。 另查明，本案专利发明人之一李某系武某学电气工程学院教授，戌公司的董事和股东。武某学档案馆外借登记表记载，李某在2010年6月22日从该校档案馆借出本案专利证书原件。李某一审庭审作证陈述，其在2011年7月，按转让合同要求，将专利证书原件及说明书、权利要求书、说明书摘要、摘要附图、亥公司，乙公司办公室工作人员接收，并在文件登记簿上登记。另据李某陈述，甲23公司法定代表人任某提交过《智能动态有载调压装置研发及产业计划书》，但该计划书未能实施。 还查明，在本案专利权转移后，乙公司支付了专利年费和著录项目变更费28400元，并在本案诉讼中支付了律师费50000元。 一审法院认为，本案系专利权转让合同纠纷。双方签订的《专利权转让合同》系双方真实有效的意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效的民事合同，应为当事人双方所遵守。 1.乙24公司解除合同的行为是否有效。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项的规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，乙公司主张武某学迟延履行交付技术资料的义务，因此其根据上述规定有权解除合同。一审法院认为，根据双方签订的专利权转让合同第三条的约定，武某学作为转让方，丙25公司提交的技术资料主要包括发明专利请求书、说明书、权利要求书、说明书摘要、摘要附图、专利证书原件，而综合武某学档案馆的档案外借登记表的记载、证人李某的当庭陈述，丁26公司在2011年9月即已受让取得涉案专利权的事实判断，武某学已履行了合同约定的技术资料交付义务，并不存在迟延履行主要合同义务的行为。乙公司主张武某学还应向其交付与实施专利有关的技术秘密，但从双方合同约定看，涉案合同从始至终并未约定武某学应向乙公司交付与实施本专利有关的技术秘密。相反，双方合同第六条明确约定，戊27公司与发明人进行协商后，己28公司另行签订合同。可见，本案专利权转让合同所约定的转让标的物并不包含有关技术秘密，武某学也并非交付技术秘密的义务主体，其在履行合同过程中并不存在违约行为。综上，乙公司解除合同缺乏事实与法律依据，其于2018年1月作出的解除合同行为应属无效。基于此，庚29公司请求退还已付首付款、赔偿经济损失等反诉诉讼主张，一审法院不予支持。 2.乙24公司应否支付剩余专利转让价款并赔偿损失。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，根据专利权转让合同第九条的约定，乙公司应在合同签章之日起五年内分批支付剩余的专利转让费1400万元。在武某学已履行专利权转让义务的情况下，乙公司未能按约支付剩余专利转让费，其行为构成违约，应承担继续履行支付专利转让价款，并赔偿因逾期付款给武某学造成的经济损失。关于逾期付款损失的起算时点问题，双方合同明确约定剩余转让款应在五年内分批支付完毕，武某学主张自合同约定的最后付款期限届满后一并计算逾期付款损失，并未将计算逾期付款损失的时间点提前，应予支持。关于逾期付款损失的计算标准问题，武某学主张按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的1.5倍计算，与《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款规定相符，亦予以支持。 综上，武某学已履行转让专利权的合同义务，乙公司解除合同行为无效，应按约支付专利转让剩余价款，并赔偿武某学相应经济损失。依照《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，判决：一、辰公司2018年1月作出的解除《专利权转让合同》行为无效；二、乙公司于判决生效之日起十日内向武某学支付涉案剩余专利转让款1400万元；三、乙公司于判决生效之日起十日内赔偿武某学逾期付款损失（损失以1400万元为基数，自2016年7月13日起算至判决生效之日，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率1.5倍计算）；四、驳回武某学的其他诉讼请求；五、辛30公司的反诉诉讼请求。如逾期不履行上述判决中的金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费105800元，反诉案件受理费45260元，壬31公司负担。 本院二审期间，武某学申请证人李某出庭作证。李某陈述：1.其已经按照《专利权转让合同》癸32公司办公室工作人员移交了发明专利请求书、说明书、权利要求书、说明书摘要、摘要附图、专利证书原件，乙公司办公室工作人员接收并在文件登记簿上登记。2.根据上述资料，具有一般技术常识的人可以做出相应的装置。3.乙公司的经营状况不佳，没有资金和人力投入开发涉案专利产品。4.乙公司没有与李某签订技术秘密转让合同。虽然李某将涉案子33公司新产品研究开发计划，并申报了湖北省武汉市科技局攻关计划，但该计划并未实施。 本院经审查认为，丑34公司移交涉案专利资料的证言内容，与武某学提交的档案外借登记表、综合档案管理信息系统查询结果、武某学档案馆证明相互印证，与涉案专利已从武某学转移给乙公司的事实相吻合，对该部分证言内容予以采信。李某关于涉案专利实施情况的证言内容，缺乏其他证据佐证，对此部分证言内容不予采信。 本院二审期间，乙公司提交书面意见，明确表示若涉案《专利权转让合同》解除，乙公司自愿放弃已支付给武某学的100万元专利首付款，并自愿放弃本案的其他诉讼请求。 二审经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。 本院认为，根据当事人的上诉请求、理由及答辩意见，本案二审争议焦点为：1.武某学是否存在违约行为？2.乙公司解除合同的行为是否有效？3.本案的民事责任应如何承担？ （一）关于武某学是否存在违约行为的问题 武某学与乙公司签订的《专利权转让合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的民事合同，双方应遵守合同约定并履行相应合同义务。本案中，武某学是否存在违约行为，双方争议的焦点在于，武某学的合同义务是否包括向乙公司移交与实施涉案专利有关的技术秘密。本院认为，武某学的合同义务应当包括此项内容，武某学未履行该项合同义务，存在违约行为，具体理由如下： 1.从合同签订的目的来看，乙公司签订涉案《专利权转让合同》的意图是为了有效拥有涉案专利，从而完成专利技术的成果转化，进而实现产业化生产并获取商业利益。本案中，涉案《专利权转让合同》寅35公司的合同意图，其中第三条约定，卯36公司有效拥有涉案专利权，武某学应向乙公司提交该专利权完整的技术资料，包括但不限于合同列举的六项资料。涉案合同第六条又约定，卯36公司有效拥有涉案专利，辰37公司转让与实施涉案专利有关的技术秘密，巳38公司意欲实施专利的真实合同意图。结合以上合同条款，根据合同整体解释规则，可以看出涉案专利各项权利要求的实现与技术秘密实施相关，亦即是否掌握相关技术秘密决定了涉案专利各项权利要求能否实现，午39公司的合同目的能否实现。因此，武某学向乙公司提交的完整技术资料，并不限于合同第三条列举的六项专利资料，还应包括与实施涉案专利有关的技术秘密。 2.从合同的履行过程来看，乙公司反复请求武某学移交与实施涉案专利相关的技术秘密，但武某学始终未履行该项合同义务。乙公司自2016年11月21日即向武某学发出终止合同函件，告知武某学未按合同约定将与实施未40公司，午公司有关专利转化的生产经营工作无法开展，欲将涉案专利退回武某学，双方签订专利转让合同终止协议。至2017年1月17日，乙公司接受武某学的建议撤回函件，双方决定协商解决此事。2017年11月10日，乙公司再次向武某学发出限期移交技术秘密的函，武某学2017年11月15日回函称，酉公司与武某学继续协商履行合同。至2017年11月21日，乙公司又发出函件，要求武某学向乙公司提供具体赔偿方案，并按约全面履行合同义务。武某学未予回复，乙公司遂于2018年1月4日向武某学发出《函告》，通知武某学解除合同。以上履行过程可以看出，乙公司多次发函催告武某学移交与实施涉案专利相关的技术秘密，申41公司作为商业主体，迫切需要实施涉案专利，从而实现技术成果的商业转化。与之相反，武某酉42公司支付的首付专利转让款100万元后，于2011戌43公司名下，乙公司要求武某学移交与实施涉案专利相关的技术秘密之前，武某学从未向乙公司主张剩余专利转让款，与生活常理、商业交易习惯均不符。因此，纵观合同的履行过程，武某学的合同义务应包括向乙公司移交与实施涉案专利有关的技术秘密。 3.从具体条款来看，亥44公司履行相关合同义务的内容。涉案《专利权转让合同》第六条约定，卯36公司有效拥有涉案专利，甲45公司转让与实施涉案专利有关的技术秘密，并且合同另行签订。此处技术秘密的内容明确是指涉案专利各项权利要求的实现技巧，乙46公司与发明人具体协商。前述条款内容，丙47公司履行相关合同义务的意思表示，丁48公司转让与实施专利有关的技术秘密，并且涉案专利的发明人之一李某亦在合同上签字确认，并未提出异议。因此，合同双方及涉案专利发明人对转让与实施涉案专利有关技术秘密的事项是知晓并认可的。依据《中华人民共和国合同法》第六十五条“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任"的规定，在戊49公司交付相关技术秘密的情形下，武某学应向乙公司承担违约责任。 综上所述，乙公司签订涉案《专利权转让合同》目的是为了有效拥有涉案专利，完成专利技术的成果转化，武某学向乙公司提交的完整技术资料，并不限于合同第三条列举的六项专利资料，还应包括与实施涉案专利有关的技术秘密。在《专利权转让合同》己50公司转让与实施专利有关的技术秘密的情形下，涉案专利发明人未履行该项合同义务，应由武某学向乙公司承担未移交与实施涉案专利有关技术秘密的违约责任。 （二）乙24公司解除合同的行为是否有效的问题 《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，武某学迟延交付与实施涉案专利有关的技术秘密，庚51公司不能获得涉案专利各项权利要求的实现技巧，无法开展有关专利转化的生产经营工作。为此，乙公司多次催告武某学交付与实施涉案专利有关的技术秘密，但武某学至今仍未履行该项合同义务，庚51公司的合同目的无法实现，乙公司据此解除涉案《专利权转让合同》符合前述法律规定。 《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款规定，当事人一方依照该法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。本案中，乙公司已于2018年1月4日向武某学作出《函告》，称因武某学没有做出任何履约行为，通知武某学解除涉案《专利权转让合同》，且邮寄记录记载该函件在2018年1月16日到达武某学，依据前述法律规定，涉案《专利权转让合同》于2018年1月16日解除。 （三）关于本案的民事责任如何承担的问题 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，辛52公司名下已经多年，乙公司占有涉案专利期间是否获取相关商业利益难以排除，乙公司二审期间提交书面意见，明确表示涉案《专利权转让合同》解除后，乙公司自愿放弃已支付给武某学的100万元专利首付款，并自愿放弃本案的其他诉讼请求。根据当事人处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。乙公司的上述处分行为并未违反法律规定，也未损害国家和社会公共利益，本院予以确认。壬53公司自愿处分自身民事权利的意思表示，涉案《专利权转让合同》解除后，乙公司应向武某学返还涉案专利，申公司已支付的首付款100万元武某学可不予退还。 综上所述，乙公司的上诉请求部分成立，予以部分支持；一审判决认定事实清楚，但适用法律有误，予以改判。依照《中华人民共和国合同法》第六十五条、第九十四条第三项、第九十六条第一款、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01民初103号民事判决； 二、癸54公司与武某学签订的《电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置专利权转让合同》于2018年1月16日解除； 三、甲公司向武某学返还名称为“电力变压器动态组合调压绕组有载调压的方法和装置"，专利号为ZL200410060970.7的专利，子55公司于本判决生效之日起三十日内协助武某学办理上述专利的变更手续，将上述专利权变更至武某学名下； 四、丑56公司的其他反诉请求； 五、驳回武某学的全部诉讼请求。 一审本诉案件受理费105800元由武某学负担。一审反诉案件受理费45260元，甲公司负担13578元，由武某学负担31682元。二审案件受理费105800元，由武某学负担74060元，甲公司负担31740元。 本判决为终审判决。 审判长　陈　辉 审判员　毛某 审判员　张　浩 二〇二〇年六月二日 书记员　张　洋 本案法律依据 最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释 第24条4款 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第65条 中华人民共和国合同法 第94条1款3项 中华人民共和国合同法 第96条1款 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第142条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款2项 更多