徐某与姜纯淳、陈焕纯专利权转让合同纠纷案

徐某与姜某、陈某专利权转让合同纠纷案 浙江省高级人民法院 民事判决书 (2010)浙知终字第13号 上诉人（原审原告）徐某。 上诉人（原审被告）姜某。 上诉人（原审被告）陈某。 上述两上诉人姜某、陈某的委托代理人（特别授权代理）张某、王某，某律师事务所律师。 上诉人徐某、姜某、陈某因专利权转让合同纠纷一案，不服浙江省温州市中级人民法院（2009）浙温知初字第45号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年1月27日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年3月5日公开开庭进行了审理。上诉人徐某、上诉人姜某、陈某及两人的委托代理人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：1999年2月11日，徐某向国家知识产权局申请《无胶复合辅助膜的收放装置》实用新型专利，于1999年12月17日获得授权，于2000年1月12日公告，专利号为zl99225740.9。1999年2月11日，徐某另向国家知识产权局申请《无胶复合塑膜纸》实用新型专利，于2000年1月22日获得授权，同年2月16日公告，专利号为zl99225741.7。2005年8月28日，甲公司（以下简称甲公司）签订了“无胶复合辅助膜的收放装置”和“无胶复合塑膜纸”两项实用新型专利的专利权转让合同。2006年3月3日，zl99225740.乙公司。同年5月12日，zl99225741.丙公司。丁公司发生纠纷，徐某向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，该案二审以调解方式结案。同年6月27日，徐某作为乙方与甲方姜某、陈某签订了《意向协议书》及《合作协议书》两份协议书。《意向协议书》约定的主要条款有：第一条“戊公司存在合作及专利转让的事实，己公司存在合同纠纷，庚公司解约”；第三条“辛公司解约并追回zl99225741.7号及zl99225740.9号两项专利权后，乙方必须与甲方签约实行该两项专利的转让及合作，并办理好专利合法的转让登记手续”；第四条“壬公司办好合法退还专利权手续，甲方即在同时支付乙方10万元整，同时执行如下事先拟定的主要合同条款。①乙方转让该两项专利的转让费总数为50万元整（内含上述第四条10万元整），三次支付的数额为：10万、20万、20万。②……”；第六条“三次支付的方式为：诉讼或协议出法律结果并经甲方确认一周内为第一期支付；此后一个月内双方办理法律的转让登记手续或专利使用许可手续一周内为第二期支付；经甲方聘请专业单位鉴定合格及预售拾台机后客户认可为第三期支付，售机后一个月内无重大反映为客户认可期。诉讼期间甲方预付5万元，分二次支付”；第七条“本意向书具有赔偿效力，甲、乙双方都不能违反上述各条款，否则违约者应赔偿对方。甲、乙双方在执行第六条时，不论办手续或付款，双方必须遵守约定，除不可抗力外，每延期一周执行罚款1000元整，延期一个月，罚款10万元整，并另一方有权中止合同，所有损失由违约方承担”；第八条“当甲、乙双方专利登记手续发生时，本意向协议书自动转为正式合同”。《合作协议书》的主要内容为：合作的宗旨、目的为“就无胶复膜机专利转让事宜为能更好地使该专利达到产业化”；第一条“投资与股比、期限、生产地”，详细约定有“甲方投资人民币300万元整，股dfe4uctj88a%”、“乙方以技术参股，股dfe4urum907%”、“生产地为上海金山嘴工业区板桥东路428号”等；第二条“责任与权限”，其中的第五款为“甲乙双方经协商决定，癸公司进行全自动研制工作，时限2007.7-10月份”。徐某在签订《意向协议书》、《合作协议书》之后，依约到姜某子公司（以下简称子公司）试制样机。同年7月20日，丑公司2万元。同年12月5日的领款凭证显示，徐某从姜某、陈某一方领取3000元，该款项的性质为劳务费。寅公司诉讼过程中，陈某于2007年1月8日向徐某的诉讼代理人罗某律师账户转入1万元。同年2月11日，徐某签字表示收陈某1万元交罗某律师。同年3月2日，湖南省高级人民法院作出的（2007）湘高法民三终字第7号民事调解书确认，寅公司于2005年8月28日签订的《专利转让合同》于2007年3月2日解除，徐某于调卯公司30万元，甲公司在收到上述款项的同时将zl99225740.9无胶复合辅助膜的收放装置和zl99225741.7无胶复合塑膜纸两项实用新型专利权及证书返还给徐某、相关手续及费用由徐某负责等等。同年3月16日，徐某从姜某、陈某一方借支了1万元。同年3月21日，徐某向姜某一方借了2000元。同年4月2日，徐某从姜某、陈某一方领取了三月份的生活费1000元，另预借了1000元。同年5月4日，徐某从姜某、陈某一方领取了4月份的生活费2000元。同年5月28日，徐某给姜某所发的短信中称其写好的附加约定材料放在姜某桌子上用计算机压着，请姜某、陈某看后再议。同日，徐某给案外人所发的短信中提到了其因与姜某、陈某发生合同纠纷而写了附加约定。同年5月29日，姜某、陈某向徐某出具《声明》称，“自2006年7月与徐某合作制造无胶覆膜机以及转让事宜由于各种原因，双方无法持续合作，现特声明该协议无效”。同年6月5日，辰公司签订了《专利生产许可转让合同》。《专利生产许可转让合同》的主要条款有：合同宗旨、目的“甲方愿意接受乙方无胶覆膜机的zl99225740.9、zl99225741.7、zl200610084324.3的专利使用权，并从七月一日起，乙方负责甲方制造的该样机，工期三个月”；第一条“专利使用费”，具体为“制造无胶覆膜样机费为伍万元人民币，分三个月支付。甲方第一个月和第二个月支付乙方壹万柒仟元，第三个月支付壹万陆仟元。每次支付均在次月8日工资发放日进行，乙方在按时全部完工后，应付给乙方总额为伍万元人民币。从甲方销售第一台机始计，甲方应在第一年内付总额给乙方陆万伍仟元，第二年付柒万伍仟元，第三年付捌万伍仟元，甲方销售状况与乙方无关，以每月平摊方式支付，同样在次月8日支付”；第二条“乙方义务与责任”，具体为“乙方负责制造无胶覆膜样机的全过程、技术指导、质量监督，同时制定试机的规范标准。乙方将所有与无胶覆膜有关的二种膜的各项技术指标及其接口胶等技术标准和供应商信息概无保留地转告甲方，乙方在收到甲方第一次壹万柒仟元即交代以上技术明细”；第三条“甲方义务与责任”，具体为“甲方负责该样机制造所有外协加工及配套采购工作，同时对外协加工与配套件进行全过程的质量检验。若由于客观上所导致不能按时完成该机制造时，每超一个月甲方同意支付乙方叁仟元人民币生活费作为补偿”；第四条“以上在所有付款问题上的延期和拒付，均作违约认定。按各原定数额，每过十天罚其基数的三分之一，每过一月，罚基数的一倍”；第五条“本合同一旦生效，甲乙双方原2006年所签合同自然作废，但其条件为本合同必须执行到底除不可抗力外”；合同尾部另手写有“甲方陈某姜某”。徐某、姜某、巳公司在庭审中均确认，《专利生产许可转让合同》第五条所称的“甲乙双方原2006年所签合同”系指《意向协议书》及《合作协议书》。同年6月6日，徐某从姜某、陈某一方领取了2007年5月份的生活费3000元。同年7月3日，徐某从姜某、陈某一方预支了3000元。《专利生产许可转让合同》签订后的某一天，徐某与姜某的对话显示，姜某一方以上海的机器（与专利产品同类）已经有了等理由对合同的履行提出了异议。徐某与姜某、陈某均确认，除2007年7月3日徐某有争议的一笔款项支付外，姜某、陈某没有依《专利生产许可转让合同》履行付款义务，徐某在客观上也没有负责制造完成无胶覆膜样机。2008年4月25日，zl99225740.9号、zl99225741.7号专利权权利人均复变更为徐某。2009年2月6日，徐某向原审法院提起诉讼，请求判令：一、解除徐某与姜某、陈某签订的《意向协议书》；二、姜某、陈某一次性支付徐某20万元及利息（自起诉之日起至姜某、陈某履行完毕之日止，每日按20万元的万分之二点一计付），姜某、陈某负连带责任。 原审法院认为，一、关于《意向协议书》是否具有法律效力。徐某与姜某、巳公司虽然在庭审中均确认《专利生产许可转让合同》第五条所称的“甲乙双方原2006年所签合同”即为《意向协议书》及《合作协议书》，午公司承担民事责任，姜某、陈某也没有对其合同主体身份提出异议，未公司是否同时亦为《意向协议书》之合同主体不予评论。徐某、姜某、陈某所签的《意向协议书》明确约定了双方的某些民事权利义务关系，其性质为平等主体的自然人之间设立民事权利义务关系的协议，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第二条第一款的规定，属于《合同法》所称的合同。《意向协议书》签订时徐某不享有协议书上的两项专利权之事实，与《意向协议书》的履行并不冲突，且亦未有损害他人利益之情事，根据《合同法》第四十四条第一款的规定，该《意向协议书》自成立时生效。姜某、陈某申公司为由提出的该意向书没有生效、不具有法律效力的抗辩意见不成立。二、关于《意向协议书》是否已于2007年6月5日《专利生产许可转让合同》签订时解除。《专利生产许可转让合同》第五条确实约定“本合同一旦生效，甲乙双方原2006年所签合同自然作废”。徐某、姜某、巳公司在庭审中均确认，《专利生产许可转让合同》第五条所称的“甲乙双方原2006年所签合同”系指《意向协议书》及《合作协议书》。《专利生产许可转让合同》第五条同时还约定“甲乙双方原2006年所签合同”自然作废的条件是“本合同必须执行到底除不可抗力外”。《专利生产许可转让合同》签订后的某一天，徐某与姜某的对话显示，姜某一方以上海（与专利产品同类）的机器已经有了等理由对合同的全面履行提出了异议。姜某、陈某亦均确认，其在《专利生产许可转让合同》签订后除于2007年7月3日向徐某预支3000元外，没有依《专利生产许可转让合同》履行付款义务。徐某客观上也没有负责制造完成无胶覆膜样机。因此，《专利生产许可转让合同》约定的“甲乙双方原2006年所签合同”自然作废的“本合同必须执行到底除不可抗力外”之条件不成就，《意向协议书》并未因《专利生产许可转让合同》而解除。三、关于姜某、陈某是否违反《意向协议书》第六条约定的第一、第二两期付款义务，从而徐某有权依《意向协议书》第六条的约定要求姜某、陈某支付每期10万元合计20万元的违约金。该争议焦点可分解为：（一）姜某、陈某是否存在违反《意向协议书》第六条约定的第一期付款义务；（二）姜某、陈某是否违反《意向协议书》第六条约定的第二期付款义务；（三）在（一）、（二）结论的基础上，姜某、陈某应当负担的违约金是多少。（一）《意向协议书》第六条约定，（寅公司的）诉讼或协议出法律结果并经甲方确认一周内为第一期支付。2007年3月2日，寅公司在湖南省高级人民法院的主持下，酉公司之间的《专利转让合同》等内容的调解协议，《意向协议书》第六条约定的（寅公司的）诉讼或协议出法律结果的条件已经成就，但徐某没有提供确切的证据明确地证明其已经将该案调解书向姜某、陈某出示。在此情况下，结合徐某在签订《意向协议书》后不久即到姜某、陈某处进行专利产品的试制工作，以及陈某向徐某在该案中的代理律师给付款项，特别是在2007年5月28日徐某给姜某发短信请“姜某、陈某在看过徐某所写的附加约定再议（合同事宜）”以及2007年5月29日姜某、陈某向徐某以“双方转让、合作制造无胶覆膜机事宜由于各种原因无法持续合作”为由声明该协议无效等事实，原审法院推定姜某、陈某至少在2007戌公司的诉讼已出法律结果，否则按常理其应当会在2007年5月29日其《声明》亥公司的诉讼或协议未出法律结果、徐某不能取得专利权之理由，而更不至于在2007年6月5日签订《专利生产许可转让合同》时明确表述“甲方愿接受乙方（徐某）无胶覆膜机的zl99225740.9、zl99225741.7、zl200610084324.3的专利使用权”。因此，根据《意向协议书》的约定，姜某、陈某的第一期10万元付款时间最迟应当为2007年6月4日。徐某在与姜某、陈某签订《意向协议书》甲23公司为《意向协议书》支付的2万元，属于接受《意向协议书》约定的预付款的行为。2007年1月8日陈某向徐某的诉讼代理人罗某律师账户转入的1万元，以及2007年2月11日徐某签字表示“收陈某1万元正交罗某律师”的1万元，徐某没有证据证明该律师费应当由姜某、陈某负担，亦应认定为接受《意向协议书》约定的预付款的行为。2007年3月16日徐某借支的1万元，姜某、陈某主张是预支付款项，在姜某、陈某被认定负有支付专利转让费义务的情况下，对其主张予以认可。徐某收取的其他小额款项，其凭证、字据上表明或是生活费，或是并非属于确定债务的预借款、预支款，不宜认定为系姜某、陈某预付或支付《意向协议书》项下的专利权转让款。故原审法院认定，姜某、陈某仅依《意向协议书》向徐某预付了5万元专利权转让费，在2007年6月4日前并未依约支付完毕第一期10万元的专利权转让款，违反了《意向协议书》约定的第一期付款义务。（二）《意向协议书》约定的第二期付款时间为（第一期付款之后一个月内）双方办理法律的转让登记手续或专利使用许可手续一周内。徐某一直没有办理将专利权转让给姜某、陈某的登记手续或符合本协议约定精神的专利使用许可手续，故本协议约定的第二期付款条件未成就。姜某、陈某违反了《意向协议书》约定的第一期付款义务，徐某有权依照《意向协议书》第七条的约定主张“罚款”即违约金并“有权中止合同”。但徐某不能在其自身没有履行办理将专利权转让给姜某、陈某的登记手续或符合本协议约定精神的专利使用许可手续之义务的情况下，以姜某、陈某违反了《意向协议书》约定的第一期付款义务为由，主张《意向协议书》约定的姜某、陈某第二期付款条件拟制成就。故原审法院认定，姜某、陈某没有违反本《意向协议书》约定的第二期付款义务。（三）2007年6月5日，乙24公司、姜某、陈某签订了《专利生产许可转让合同》。就《意向协议书》与《专利生产许可转让合同》关于zl99225740.9号、zl99225741.7号专利权约定的内容来看，前者属于徐某与姜某、陈某之间的专利权转让，后者属于徐某与姜某、陈某之间的同一专利权许可使用，两者性质上不能共存，在《专利生产许可转让合同》约定了《意向协议书》附条件作废的情况下，应当认定《专利生产许可转让合同》中止了《意向协议书》的效力。《专利生产许可转让合同》第一条约定：“制造无胶覆膜样机费为伍万元人民币，分三个月支付。甲方第一个月和第二个月支付乙方壹万柒仟元，第三个月支付壹万陆仟元。每次支付均在次月8日工资发放日进行……”。《专利生产许可转让合同》签订后的某一天，徐某与姜某的对话显示，姜某一方以上海（与专利产品同类）的机器已经有了等理由对合同的履行提出了异议。徐某与姜某、陈某亦均确认，除2007年7月3日徐某有争议的一笔款项支付外，姜某、丙25公司没有依《专利生产许可转让合同》履行付款义务，徐某客观上也没有负责制造完成无胶覆膜样机。故《专利生产许可转让合同》约定的“本合同必须执行到底除不可抗力外”之条件已经确定地不成就，故《意向协议书》丁26公司未按《专利生产许可转让合同》履行其第一个月付款义务时重新发动，而姜某、陈某至今仍未支付《意向协议书》项下第一期转让款的余款，应依《意向协议书》第七条约定支付违约金。《意向协议书》第七条中“罚款”字样可以理解为违约金，但其没有对仅支付部分付款转让款是否亦应当支付全额的10万元违约金作出明确的约定，在姜某、陈某预付了5万元，数额占总额一半而不是仅占总额之极小部分，在姜某、陈某对违约金的赔付提出异议的情况下，依公平原则该款约定之违约金应当予以相应计减，故该院确定该期违约金的金额为5万元。四、关于徐某于2009年5月21日提出的解除《专利生产许可转让合同》之行为效力是否应当予以确认。涉案两专利申请日均为1999年2月11日，根据《中华人民共和国专利法》的规定，该两专利权在2009年2月10日均已经不再有效。由于专利权存在有限的有效期，特定专利权的转让或使用许可合同本质上属于有履行期限的合同。《意向协议书》除第二条提及“以后将批准的各项本设备上的具有专业性质的专利均交甲方”外，其他提及专利的条款均明确指向涉案两专利权。因此在《意向协议书》第二条没有明确专利申请号或其他确定性描述以及作为合同基础的涉案专利权自始自终都没有发生实际转移给姜某、陈某的情况下，涉案专利权的有效期届满后，专利权转让实际已经不可能，涉案专利权的有效期应视为《意向协议书》中默示约定合同终止期限。故《意向协议书》的效力已于2009年2月10日终止，徐某提出的确认在2009年5月合同解除之诉讼请求，不予支持。五、徐某主张姜某、陈某支付20万元违约金的利息，缺乏约定的或法定的依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条第一款，《中华人民共和国合同法》第二条第一款、第八条、第四十四条第一款、第四十五条第一款、第六十条第一款、第九十一条第（七）项、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第三百五十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，于2009年12月1日判决：一、姜某、陈某于判决生效之日起十日内共同支付徐某违约金5万元；二、驳回徐某的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4300元，由徐某负 审　判　长　王亦非 代理审判员　陈 宇 代理审判员　包某 二○一○年五月六日 书　记　员　郝梦君 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第88条1款 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国合同法 第114条1款 中华人民共和国合同法 第2条1款 中华人民共和国合同法 第352条 中华人民共和国合同法 第44条1款 中华人民共和国合同法 第45条1款 更多