马某与王良专利权权属纠纷上诉案

马某与王某3专利权权属纠纷上诉案 河北省高级人民法院 民事判决书 (2016)冀民终273号 上诉人（原审原告）：马某。 委托代理人：王某、田某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：王某3。 上诉人马某因与王某3专利权权属纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院作出的（2015）石民五初字第00289号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人马某及委托代理人王某、田某，被上诉人王某3均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马某在原审中诉称：2009年7月1日，马某投资设立了文安县燎原金属软管厂。2010年5月至2013年1月期间，王某3应聘在文安县燎原金属软管厂的分条车间工作。2011年6月至2012年3月，文安县燎原金属软管厂组织人员对分条车间的用于带钢生产的切割设备和收卷设备进行技术改造，完成了多项技术成果，此为职务发明成果。王某3作为工作人员之一参与了上述的技改工作。2015年1月，马某突然收到石家庄市中级人民法院邮寄来的诉讼文书，才知道王某3于2012年4月24日，在马某和文安县燎原金属软管厂不知情的情况下擅自将上述职务发明成果申请了名称为“一种带钢加工装置”的发明专利，且已于2014年7月6日获得授权，专利号：201210121970.8。王某3擅自申请的名称为“一种带钢加工装置”发明专利的技术成果属于王某3在文安县燎原金属软管厂工作期间职务发明成果，其专利权应当归文安县燎原金属软管厂。又因2013年8月15日，马某对文安县燎原金属软管厂办理了注销登记，同时马某作为文安县燎原金属软管厂的业主承受该厂的债权债务，因此，王某3名下的名称为“一种带钢加工装置”的发明专利权应当归马某所有。故此，请求人民法院确认名称为“一种带钢加工装置”发明专利权归马某所有，本案的诉讼费由被告承担。 王某3辩称：1、涉案专利的技术方案产生于马某与王某3合作之前，王某3是带着涉案专利的技术方案开始跟马某合作的，涉案专利并非职务发明。王某3从2003年至今，一直从事和关注纵剪加工行业，接触和研究了各种类型的纵剪机，对纵剪机的各种加工工艺的缺点有了自己的改进思路。2006年王某3在前期思考和实践的基础上，研究设计了涉案专利的技术方案。但由于当时专利意识淡薄，并没有申请专利，而是作为一项技术秘密由王某3自己拥有并使用，其他人并不了解，也不会使用。由于王某3拥有独一无二的新技术，干活效率高，在行业内有了一定知名度，经韩云瑞介绍在2010年5月至2013年1月之间和马某合作。因此，涉案专利的技术方案产生于马某与王某3合作之前，王某3在与马某合作之前就已经拥有该项技术，涉案专利不属于职务发明，涉案专利的所有权应该属于王某3所有。2、马某与王某3之间并非劳动雇佣关系，而是合作关系，不可能产生职务发明。3、马某主张涉案专利是职务发明，应当承担举证证明责任，但是本案马某没有证据证明涉案专利是职务发明。马某没有证据证明王某3研发涉案专利的技术方案属于《专利法》第六条第一款和《专利法实施细则》第十二条规定的职务发明。4、马某起诉超过诉讼时效。本案中，王某32012年4月24日向国家专利局申请了涉案专利，在2012年8月8日公开。并且为了方便，王某3将申请专利的《受理通知书》等文件的接收地址都写为了马某的加工设备地址所在地。也正是涉案专利的《受理通知书》寄到马某的加工设备地址所在地，马某跟王某3索要申请专利的内容文件，马某拿到上述申请专利的内容文件后组织人学习，掌握了涉案专利的技术。到2013年1月，马某感觉已经掌握了相关技术，在没有任何理由的情况下突然中止了与王某3的合作。可见，本案从马某知道或者应当知道王某3申请涉案专利之日起，已超过两年的诉讼时效。 原审法院查明，王某3于2012年4月24日向国家知识产权局申请名为“一种带钢加工装置”的发明专利，授权日为2014年7月16日，专利号为ZL20121012××××.8。王某3于2010年5月至2013年1月在文安县燎原金属软管厂工作。文安县燎原金属软管厂已于2013年8月15日，甲公司政管理局申请注销。原审法院（2015）石民五初字第00001号王某3诉王某2、马某、文安县中兴五金塑料制品厂专利侵权纠纷一案，已经河北省高级人民法院发还原审法院重审，该案仍在审理中。 原审法院认为，王某3是专利号为ZL20121012××××.8“一种带钢加工装置”发明专利的专利权人。从双方提供的证据可以认定王某3自2010年5月至2013年1月在文安县燎原金属软管厂工作，由文安县燎原金属软管厂为其支付劳动报酬及缴纳了工伤保险。根据《中华人民共和国专利法》规定，职务发明是指“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，本案马某不能证明王某3完成发明创造是在执行文安县燎原金属软管厂的任务或主要是利用该单位物质技术条件，故不能认定为职务发明。根据《中华人民共和国专利法》第六条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条之规定，判决驳回原告马某的诉讼请求。案件受理费800元，由原告马某负担。 上诉人马某不服一审判决，向某2提起上诉称：一审判决认定“本案马某不能证明王某3完成发明创造是在执行文安县燎原金属软管厂的任务或主要是利用该单位物质技术条件，故不能认定为职务发明”是严重错误的。根据《专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”又根据《专利法实施细则》第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”由此可见，职务发明不仅包括执行本单位的下达任务而完成的发明创造还应当包括在本职工作中作出的发明创造。在本案中一审判决已经认定王某3自2010年5月至2013年1月在马某投资设立的文安县燎原金属软管厂工作。而且通过（2015）石民五初字第00001号案中王某3所提交的视频证据1（20120331.mp4）中可证明该段视频是王某3在该厂分条车间工作期间拍摄的，王某3参与涉案专利设备的升级改造本身就是在完成其本职工作。并且王某3在完成本职工作期间所参与完成的涉案专利必然会利用本单位的资金、设备、零部件、原材料等物质技术条件。故此，涉案专利应当属于王某3在本职工作中作出的发明创造，且利用了本单位的物质技术条件，完全符合《专利法》第六条及《专利法实施细则》第十二条第一款第一条及第二款之规定，涉案专利属于职务发明。又因文安县燎原金属软管厂是由马某投资设立的，该厂于2013年8月15日注销，涉案专利的专利权应当归马某所有。综上，请求二审法院依法撤销一审判决，依法改判名称为“一种带钢加工装置”发明专利权归马某所有，维护马某的合法权益。 王某3辩称：1、涉案专利的技术方案产生于马某和王某3合作之前，王某3是带着涉案专利的技术方案开始跟马某合作的。2、马某与王某3之间不是劳动雇佣关系，不可能存在职务发明。王某3在双方合作前就拥有涉案专利，王某3自带工人承包马某生产设备，双方自担风险、自负盈亏并且分别向其他工人分别支付工资的合作关系，不可能存在职务发明的可能。马某每月转入王某3账户的利润提成数额是其他有考勤记录的工人工资的10-30倍，这证明王某3自己拥有独一无二的新技术，领取加工费后除给自己带领的工人发工资后剩下的都是自己的。3、马某提出的权属主张，已经超过诉讼时效。4、根据专利法及其实施细则的规定，单位应当承担诉争专利构成“职务发明”的举证责任，否则要承担举证不能的法律后果。综上，请求二审法院驳回马某的上诉，维持原判。 本院经审理查明，原审查明事实属实。 根据双方当事人的诉辩主张，本院归纳案件的焦点问题是：涉案“一种带钢加工装置”发明专利是否属于职务发明创造。 本院认为：根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定，执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，职务发明创造包括以下四种情况：一是在职工作人员为了完成本职工作任务所作出的发明创造；二是在职工作人员履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造；三是退职、退休或者调动工作后一年内的人员作出的，与其在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关的发明创造；四是在职工作人员主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。本案中马某认为，王某3第ZL20121012××××.8号“一种带钢加工装置”发明专利是在本职工作中作出的，是利用文安县燎原金属软管厂的物质技术条件完成的。故本案的核心问题在于涉案专利是否是王某3在文安县燎原金属软管厂工作期间，履行本职工作作出的发明创造，是否是主要利用文安县燎原金属软管厂的物质技术条件完成的职务发明创造。 一、关于涉案专利是否是王某3在工作期间履行本职工作作出的发明创造。上诉人马某称，王某3是其厂分条车间主任，负责分条车间的生产、人员管理和设备改造等所有事务，并提交了工资明细表、工伤保险明细表、以及相关电话录音等予以证明。王某3对在厂工作并负责分条车间生产的事实予以认可，但认为双方属于合作关系，并非员工关系。本院认为，王某3与文安县燎原金属软管厂是否属于合作关系不属于本案审查的范围，该事实也不影响对本案涉案专利是否构成职务发明的认定。通过王某3的自认及上诉人所提交的证据，应当认定王某3曾在文安县燎原金属软管厂分条车间工作的事实。关于涉案专利是否是履行本职工作做出的发明创造，上诉人马某提交的相关录音证据，由于双方对录音的理解方面均存在不同的认识，且该录音确实无法直接证明上诉人的该项主张，本院不予采信。在诉争专利申请时，王某3虽然在厂工作，但是马某并未提供证据证明王某3担任职务的具体职责范围，也未提供证据证明其要求王某3完成与诉争专利相关的任务。根据《专利法》及《专利法实施细则》的相关规定，马某应当承担诉争专利构成“职务发明”的举证责任，在其并未出示王某3具体任职规定或职责范围等证据，亦无其他确凿证据对具体职责加以证明的情况下，应当由其承担相应的举证不能的法律后果。 二、关于涉案专利是否是主要利用文安县燎原金属软管厂的物质技术条件完成的职务发明创造。专利法所称“主要利用本单位的物质技术条件”是指职工在完成技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或其他组织的资金、设备、器材、或者原材料，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性影响，或者该技术成果的实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果或者关键技术的基础上完成的。本案中，马某并未提供任何证据证明王某3利用了其何种物质技术条件进行技术成果的开发研究。王某3工作期间仅是在分条车间进行生产工作，文安县燎原金属软管厂提供生产的原材料，而提供生产的原材料进行生产的过程并非是技术成果的开发研究过程。因此，马某认为诉争专利主要利用了文安县燎原金属软管厂的物质技术条件的主张，亦不予采纳。 综上，涉案第ZL20121012××××.8号“一种带钢加工装置”发明专利既非王某3在文安县燎原金属软管厂工作时在本职工作中完成的，也非主要利用文安县燎原金属软管厂的物质技术条件完成的。本院认为涉案专利应认定系王某3个人的发明传播改造，而非职务发明创造。马某的上诉主张缺乏事实和法律依据，理由不能成立，依法应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费800元，由上诉人马某负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　　张晓梅 审　判　员　　张守军 代理审判员　　崔　普 二〇一六年六月二十日 书　记　员　　李　天 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第1条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第170条1款1项 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第90条