甲公司专利申请权权属纠纷一审民事判决书

甲公司专利申请权权属纠纷一审民事判决书 安徽省合肥市中级人民法院 民事判决书 (2018)皖01民初3号 原告:潘某。 委托诉讼代理人：陈某。 被告：乙公司，住所地安徽省天长市某地，统一社会信用代码×××04Ｗ。 法定代表人：肖某，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐某，某律师事务所律师。 第三人：刘某。 委托诉讼代理人：胡某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称己公司）、第三人刘某专利申请权权属纠纷一案，本院于2018年1月2日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告潘某2其委托诉讼代理人陈某、丁某的委托诉讼代理人徐某、第三人刘某及其委托诉讼代理人胡某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 潘某向本院提出诉讼请求：1、判定外观设计“便携式自发光诱导牌”的专利申请权（专利申请号：201630404007.X）归属于其享有。2、戊公司承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年10月初，刘某与其联系，商谈为北京客户研发道路交通应急警示诱导牌新产品事宜，而后其在浙江省杭州市利用自己的开发工具和场地，独立地进行设计开发工作。2016年8月9日，其提供了产品的设计图纸，委托刘某申请了名称为“便携式自发光诱导牌”的外观专利，但刘某在其不知情的情况下被迫向安徽中车转让了专利申请权。为维护自身合法权益，特提起诉讼。 己公司辩称：1、涉案专利申请权系其从刘某处转让得来，潘某已经同意以刘某名义就“便携式自发光诱导牌”申某利，并且刘某也作为发明人申请了此专利。2016年10月19日，其与刘某就涉案专利的申请权签署了协议和证明；2、潘某和刘某系其聘用的员工，涉案外观设计系职务发明创造，其向潘某和刘某支付了工资、提供了研发费用及物质条件。综上，请求驳回潘某的诉讼请求。 刘某述称：涉案外观设计系潘某原创，庚公司的原法定代表人肖某2也参与了第一代产品的修改，申某利的是第二代产品。己公司委托其与上海大学签署合作协议，产品中的电路和软件部分由上海大学完成，上海大学在己公司未付清余款的情况，不同意将辛公司，所以暂时放在其名下。己公司向上海大学付清余款后，上海大学通知其将电路和软壬公司。潘某完成的外观设计的专利申请权也暂时放在其名下。就外观设计专利申请权的转让，潘某与肖某2进行了沟通，双方达成了口头协议，癸公司的股东不同意在取得专利证书前付款，在肖某2要求下并取得潘某同意后，子公司。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 潘某提交证据如下：证据1、涉案外观设计开发全过程证据链书面材料，证明涉案外观设计不是职务发明创造。证据2、己公司经销商的宣传资料，丑公司的产品直接采用其设计图。证据3、寅公司与刘某签订的《合作协议》，证明其对涉案外观设计专利申请权转让事宜不知情，而且《合作协议》约定的三角牌的研发事项与本案无关。证据4、2016年10月4日肖某2提供的委托开发合同草案（未签署），证明涉案外观设计不是职务发明创造。证据5、己公司与刘某就专利申请权归属问题请滁州知识产权局调解的请求书，证明当初其有意将涉案外卯公司，辰公司没有按照口头约定付款。证据6、上海大学向己公司发的告知函，丑公司拖欠上海大学研发费用，缺乏诚信。证据7、电子档证据，证明涉案外观设计系其独自创作完成，不是职务发明创造。 己公司质证认为：对证据1的真实性有异议，申请外观设计专利的图纸与潘某提供的图纸不一样，申请外观设计专利的图纸是其与潘某、刘某三方共同完成的，时间是2016年1月25日其聘任潘某之后。对证据2的真实性无异议，但不能实现潘某的证明目的，因为这是其取得专利申请权之后所印制的宣传资料。对证据3的真实性、合法性、关联性无异议，但《合作协议》第三条约定了潘某的职务、工资，恰恰证明了涉案外观设计是职务发明创造。对证据4的真实性、合法性、关联性有异议，未签署的合同不能作为证据使用，只能说明双方进行过沟通。对证据5的真实性无异议，但不能证明涉案外观设计专利申请权转让系在刘某受到其威胁的情况下进行的，同时征得了潘某的同意。对证据6的真实性无异议，但与本案无关联。对证据7的真实性有异议，首先不能确定申请外观专利的设计与该草图是否一致，其次不能确定该草图的形成时间是否在2016年1月19日去北京向客户展示之前，申请对草图进行鉴定。其余电子证据与本案无关，不发表质证意见。 刘某质证意见：认可潘某3举证据的真实性、合法性、关联性和证明目的，同时强调潘某是图纸的原创人，己公司申某利的外观设计是潘某原创完成，在之后的生产过程中肖某2对潘某的设计图纸进行了修改。 己公司提交如下证据：证据1、专利申请受理通知书，证明涉案外观设计专利的原申请人为刘某，申请日为2016年8月19日。证据2、专利申请转让证明，证明2016年10月19日刘某同意将涉案巳公司。证据3、发明人变更声明，证明2016年10月19日刘某与肖某2、午公司共同签署该声明，同意将原发明人变更为肖某2、肖维芝。证据4、手续合格通知书，证明2017年4月12日刘某向国家知识产权局提出变更申请，该局准许变更并发出通知。证据5、《合作协议》，证明潘某系其员工。证据6、其向潘某颁发聘书的照片，证明2016年1月30日其向潘某颁发聘书，聘请潘某为技术总监。证据7、银行账号流水单，证明其向潘某发放工资和提供研发费用，潘某系其职工。证据8、收条，证明潘某收到其发放的2016年元月份工资5000元，其为潘某报销交通费1800元，证明潘某系其职工。证据9、房屋租赁费发票，证明其为潘某在浙江省杭州市租赁房屋用于研发。证据10、关于便携式自发光诱导牌项目研发情况说明，证明潘某同意暂时将专利申请权放在刘某名下，待其履行合同后直接转给其。证据11、电费发票，证明其为潘某支付租房所欠电费305.9元。证据12、物业费发票，证明其为潘某缴纳租房物业费332.2元。证据13、定购合同，证明2016年未公司签订“诱导牌全套塑胶件定购合同”。证据14、申公司出具的证明，证明刘家酉公司取走移动式LED交通信息显示屏一台，潘某提供的手绘草图一部分创意来源于此台样机。 潘某质证认为：认可证据1-4的真实性，但不认可证明目的。证据5、其没有在《合作协议》签字，对《合作协议》不知情。认可证据6的真实性，但不认可证明目的。认可证据7的真实性，但不认可证明目的，己公司支付的是部分研发费用，不是工资。对证据8的真实性无异议，但不认可证明目的，1800元是其去北京出差的费用，戌公司亥公司才报销的。对证据9的真实性无异议，不认可证明目的，其在浙江省杭州市租房14个月，己公司只是支付了三个月的房租租金。认可证据10的真实性，不认可证明目的。证据11-12，认可真实性，不认可证明目的，己公司支付的只是部分费用。证据13与本案无关。对证据14不知情，也与本案无关。 刘某同意潘某的质证意见。 本院经审查认为：1、潘某提供的证据1具有真实性、合法性、关联性，可以证明潘某在2016年1月19日之前单独完成了第一代产品的设计，本院予以采信。2、潘某提交的证据2具有真实性，与本案争议的专利申请权权属不具有关联性，本院不予采信。3、潘某提交的证据3具有真实性、合法性、关联性，《合作协议》虽无潘某签字，甲23公司2016年1月30日向潘某颁发聘书的证据，乙24公司聘请其为研发部总监的事实不知情。4、潘某提交的证据4无当事人签字盖章，辰公司认可双方就委托设计事宜进行过沟通，丙25公司提交的证据10，丁26公司与潘某之间存在事实上的委托开发关系，本院予以采信。5、潘某提交的证据5具有真实性、合法性、关联性，但无滁州市知识产权局的处理结论，不能证明刘某被迫将涉案外戊27公司。6、潘某提交的证据6与本案不具有关联性，本院不予采信。7、潘某的委托诉讼代理人在庭后提交的代理词中称设计手绘图原件被肖某2在2016年春节后拿走，证据7中的手绘草图是潘某根据回忆还原的，本院对该份手绘草图的真实性不予认可。但根据该组证据中的电子证据，结合潘某提交的证据1，可以认定涉案产品外观设计及构造的原始电子文档均创建于2016年1月19日之前，涉己28公司宣传资料里显示的产品外观与潘某提交的电子证据中的产品外观基本一致。己公司虽认为该电子证据不能证明其申请外观设计专利的设计与潘某的设计一致，但并未提供反证证明其主张，本院对该组证据中的电子证据予以采信。 己公司提交的证据1-4、证据10，具有真实性、合法性、关联性，但该五组证据只能证明其从刘某处受让了涉案外观设计专利的申请权，并不能证明潘某的设计系职务发明创造，且证据10亦载明专利申请权暂时放在刘某名下，庚29公司履行合同完毕后，刘家辛30公司。该五组证据不能证明涉案外观设计系职务发明创造，本院不予采信。己公司提交的证据5并非潘某本人签订，签订日期亦在2壬31公司癸32公司展示便携式自发光诱导牌之后，且该《合作协议》子33公司关于“新一代车用应急警示三角牌”的协议，与本案产品无关，不能证明潘某的设计系职务发明创造，本院不予采信。丑34公司提交的证据6-12的真实性、合法性、关联性无异议，对证明目的有异议，本院对该七组证据的真实性、合法性、关联性予以认定，但该七组证据只能证寅35公司聘请潘某作为技术总监并在2016年2月至6月间以支付工资、研发费用、加班补助名义向潘某支付了75316元、交通费1800元、代潘某支付房租6000元、电费305.9元、物业费332.2元，而涉案外观设计在2016年1月19日之前已经由潘某完成初步创作，该七组证据亦不能证明涉案外观设计系职务发明创造，本院不予采信。己公司提交的证据13-14与本案没有关联性，即便潘某卯36公司辰37公司购买的“诱导牌全套塑料胶件”进行还原形成，但潘某提交的电子证据可以证明在2016年1月19日之前已经完成了涉案外观设计的初步创作，该两组证据亦不能证明涉案外观设计系职务发明创造，本院不予采信。 综合对本案证据的认证意见，本院认定以下事实：刘某系“便携式自发光诱导牌”项目的发起人。2015年10月初，刘某与潘某取得联系，由潘某负责产品的外观设计，上海大学负责软件开发和电路设计。潘某开始在浙江省杭州市独立地进行设计开发工作。为落实生产，巳38公司。2016年1月19日，潘某带着设计方案与刘某、己公司的负责人午39公司进行了展示。2016年1月25日，子33公司签订了《合作协议》，约定刘某以总价60万元将“新一代车用应急警示三角牌”的专利申请、模具图纸包括后未40公司，己公司聘请刘某为副总经理兼研发部部长，潘某为研发部总监，聘用期基本工资月薪5000元，协议有效期为三年。2016年1月30日，己公司由刘某向潘某颁发了聘书，并在2016年2月至6月间以支付工资、研发费用、加班补助名义向潘某支付了75316元、交通费1800元、代潘某支付房租6000元、电费305.9元、物业费332.2元，潘某在此期间完成了样机的制作。2016年2月1日，己公司与上海大学就涉案产品的软件和电路研发签订了技术委托开发合同。申41公司没有按照约定向上海大学支付研发费用，上海大学方面与潘某协商将专利申请权暂时放在刘某名下。2016年8月19日，刘某向国家知识产权局申请了“便携式自发光诱导牌”的外观设计专利，申请号为201630404007.X。2016年9月30日，己公司就前述专利申请权归属问题向滁州市知识产权局提交调解请求书。在此期间，己公司负责人肖某2通过微信与潘某就研发费用问题进行了沟通，当时没有签订书面合同。2016年10月25日，子33公司签署《发明人变更声明》，将酉42公司。2017年5月11日，国家知识戌43公司发出《手续合格通知书》，准予将亥44公司。 本院认为，本案的争议焦点为：一、涉案的外观设计是否职务发明创造；二、涉案外观设计专利申请权应否归属于潘某3有。 关于争议焦点一。《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创作。职务发明创造申某利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。”该条第二款规定：“非职务发明创造，申某利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”本案中，潘某于2016年1月19日前已经完成了“便携式自发光诱导牌”的初步设计，尽管甲45公司以支付工资、研发费用、加班补助名义向潘某支付了数万元并代潘某支付了房租6000元及电费、物业费，但双方没有签订劳动合同，乙46公司存在劳动关系，只能认定在后期的丙47公司为潘某提供了资金支持，不符合《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定的职务发明创造的条件，己公司与刘某签订的涉及聘请潘某为技术总监的《合作协议》针对的是车用警示三角牌项目，与本案争议的便携式自发光诱导牌无关。故潘某关于涉案外观设计不属于职务发明创造的主张有事实和法律依据，本院予以采纳；己公司关于涉案外观设计属于职务发明创造的主张无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于争议焦点二。《中华人民共和国专利法》第十条第一款规定：“专利申请权和专利权可以转让。”《中华人民共和国合同法》第五十一条规定：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。”根据查明的案件事实，潘某作为外观设计的发明人、上海大学作为软件的开发人，丁48公司没有付清研发费用的情况下同意将专利申请权暂时放在刘某名下，庚29公司履行合同后由刘戊49公司。刘某未经潘某同意、事后也未取得处分权的情况下，己公司关于转让涉案外观设计专利申请权的约定应属无效，己公司取得涉案外观设计专利申请权时也非出于善意，故涉案外观设计专利申请权应属于潘某3有。己50公司所称刘某向其转让涉案外观设计专利申请权取得了潘某的同意，己公司的行为也表明将来在取得专利证书的情况下仍不会向潘某支付约定的开发费用，构成了根本违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条的规定，潘某也有权庚51公司返还涉案外观设计专利申请权。 综上所述，潘某的诉讼请求成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国专利法》第六条第二款，《中华人民共和国合同法》第五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： “便携式自发光诱导牌”的外观设计专利申请权（专利申请号为201630404007.X）归原告潘某3有。 案件受理费1000元，辛52公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。 审判长　樊　坤 审判员　汪　寒 审判员　张某 二〇一八年六月十一日 书记员　桑　玉 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条2款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条2款 中华人民共和国合同法 第51条 中华人民共和国合同法 第94条 中华人民共和国合同法 第97条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第142条 更多