甲公司专利权转让合同纠纷案

甲公司专利权转让合同纠纷案 合肥市中级人民法院 民事判决书 (2012)合民三初字第00152号 原告:刘某。 被告：乙公司。 丙公司（以下简称丙公司）专利权转让合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭于2012年10月8日公开开庭进行了审理。原告刘某及委托代理人封正杰、张燕，丁公司委托代理人孙某庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘某诉称，2005年6月29日，其向国家知识产权局申请了名称为“机油滤清器外壳”的实用新型专利。2006年8月9日，获得国家专利局授权并公告，专利号ZL200520110560.9。2005年12月11日，戊公司订立专利使用权转让协议，2006年10月18日，双方又订立专利实施许可合同，己公司由此获得使用该项专利的许可。订立上述专利许可合同后，丙公司尚能按照合同履行义务。 2009年4月9日，上述双方订立专利权转让合同，约定：庚公司；转让费按月支付，每月5000元，支付至本专利作废时止（至2015年6月29日）；任何一方不及时、全面履行义务即构成违约，守约方有权终止本合同，并有权要求赔偿损失。 专利权转让后的第一个月，丙公司即开始违约，或交付费用远低于合同约定，或完全不交费用。至2012年8月8日按照合同规定，丙公司应给付20万元，但其却仅付了3.5万元。刘某多次催要欠款，丙公司不予理睬，构成严重违约。原告刘某按“在违约情况出现时，守约方有权终止本合同”的书面约定，有权依法终止本案合同，辛公司将涉案专利权返还原告。为此，刘某诉至法院：1、请求判令被告立即给付拖欠的专利权转让费至本案转让合同被判决终止时止（暂计算至2012年8月8日为16.5万元）；2、依法判令终止原、被告双方签订的专利转让合同，判令“机油滤清器外壳”实用新型专利权返还原告并由被告承担本案全部诉讼费用。 为证明和支持其诉讼主张，原告刘某提交了以下证据：1-2、专利使用许可协议、专利实施许可合同。壬公司使用刘某涉案的实用新型专利权。3-4、专利权转让合同、专利登记簿副本。分别证明a.刘某将涉案的实用新型专利权转让丙公司，b.涉案的实用新型专利权转让事实。5-7、营业执照、流水帐及查询单、付款统计表。分别证明a.丙公司诉讼主体情况，b.丙公司付款情况。8、刘某的居民身份证。证明其身份情况。 丁公司辩称，一、本案系专利权转让合同纠纷而不是专利实施许可合同纠纷。根据我国专利法第十条的规定“专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效”。2012年5月10日，国家知识产权局专利登记簿副本证实，本案完成了著录事项变更手续，癸公司。 二、本案应为转让费给付之诉。2009年4月9日，原、被告双方虽订立《专利权转让协议》，约定被告每月支付5000元转让费至2015年，但基于以下原因，原告同意每月支付2000元转让费：1、2005年12月11日原、被告双方订立了《专利使用权转让协议》，约定“除北汽摩以外，不给任何一家滤清器厂使用”，“使用权至2016年1月1日止（十年期）”。子公司（以下简称丑公司）也在使用该专利。2、2006年8月29日，国家专利局授予涉案专利权后，刘某与被告于某10月18日又订立了《专利实施许可合同》，许可期限至2015年4月18日止（八年半）。在履行合同过程中，丙公司得知，2006年8月14日，丑公司在网上发表“郑重声明”，称专利号为ZL200520110560.9的“机油滤清器”等三项专利权归其所有，寅公司与第三人签署专利使用权转让协议以及专利权转让协议的行为均为侵权行为。2007年7月4日，北京二卯公司，丙公司得知后，征得刘某同意出资聘请律师，并以刘某名义向北京市高级人民法院提起上诉，该院撤销了一审判决，判决专利权归属刘某，辰公司。3、2009年4月9日，双方签订了转让合同，转让费和前两个合同一样，每月5000元。由于该专利自权属争议以来，蚌埠、北京等上百家生产滤清器企业均存在侵权冒用该专利的行为，而刘某既不禁止他人使用该项专利，又不依法维权，巳公司经营困难，经济损失严重。丙公司向刘某提及此情况，刘遂降低转让费为每月2000元。实际上也是这样履行的（见付款统计表）。综上，原告要求终止转让合同的诉讼请求不能成立，双方应按每月2000元专利转让费的约定进行结算。 丁公司针对原告的指控所提出的抗辩，提出了如下证据：1、2007年7月26日《人民法院报》；2、丑公司郑重声明；3、北京高级人民法院（2007）高民终字第1554号民事判决书。均证明原告专利权的取得与被告有很大关系。4、转让合同。证明专利转让是客观存在的事实。5、手续合格通知书；6、专利登记薄副本。午公司已履行专利登记手续。7、专利年费缴纳发票。未公司已缴纳专利年费至2013年。8、付款统计表。未公司引用原告的统计表，经核实与其一致。原告认可每月2000元的专利转让费，且一直在履行。 本院当庭主持原、被告相互对证据进行质证和本院的认证。丁公司对原告所举证据的真实性均不持异议。本院认为，鉴于双方举质证意见的一致性，被告对原告所举证据的真实性均不持异议，本院对原告证据予以采信。原告对被告所举证据持有异议的主要有：1、对证据1-3的关联性均有异议，认为被告所举证据是另案的情况，与本案无任何关联；被告是为了自身利益帮助原告进行诉讼。本院对原告的质证意见予以采信，对被告所举证据1-3不作为本案证据使用。2、原告对被告所举证据4-8的真实性、合法性均无异议。本院认为，鉴于双方举质证意见的一致性，原告对上述证据不持异议，本院予以采信。 本院根据采信的证据，确认以下案件事实： 2005年6月29日，刘某向国家知识产权局递交了名称为“机油滤清器外壳”的实用新型专利申请。2006年8月9日，获得授权并公告，专利号ZL200520110560.9。同年12月11日，申公司签订了一份专利使用权转让协议，约定：甲方许可乙方专利使用期限为2006年1月1日至2016年1月1日止；乙方按销售数量，按每只单价支付专利使用费等内容。 2006年10月18日，酉公司为受让方（甲方）与刘某为让与方（乙方）订立一份专利实施许可合同，约定：乙方以普通许可方式许可甲方在全国范围内，用提成方式实施其所拥有的上述实用新型专利；实施期限为2006年10月18日至2015年4月18日等内容。 2009年4月9日，申公司签订一份“机油滤清器外壳”专利转让合同，约定：由甲方有偿转让给乙方，转让费按月支付，每月5000元，将上述专利转让费支付到该专利权作废时为止；在违约情形出现后，守约方有权终止本合同，并有权追究违约方的违约责任，造成守约方经济损失的，守约方有权要求违约方赔偿；乙方在本合同生效后，应向国家知识产权局专利局办理上述专利权转让手续，并承担相关费用，甲方应积极配合等内容。 合同签订后，戌公司，专利登记簿副本显示，著录变更生效日为2009年5月22日，丙公司按时交纳专利年费。该专利权处于有效法律状态。 亥公司确认的付款统计显示：自2006年12月8日至2009年4月2日止，丙公司向刘某先后累计支付专利使用费89200元；自2009年5月28日至2010年3月30日，丙公司每月按2000元，向刘某先后累计支付专利转让费22000元；又自2010年9月8日至2011年9月2日止累计支付专利转让费13000元；总计支付专利转让费35000元。在此情况下，甲23公司多次催要转让费未果，该公司已构成根本违约，因此成讼。 本院认为： 根据原、被告的诉讼及抗辩主张，本案的诉争焦点为一、本案案由应确定为专利实施许可合同纠纷还是专利权转让合同纠纷；二、丁公司所称，原告刘某同意将涉案专利权转让费由每月5000元，降为2000元的口头变更是否成立。原告指控被告已构成根本违约，要求终止双方订立的涉案专利权转让合同是否必要。 一、所谓专利权转让合同，是指专利权人作为转让方将其发明创造专利的所有权移交受让方，受让方支付约定价款所订立的合同。根据原告的诉讼请求第一条内容，其请求判令被告立即给付拖欠的专利权转让费至本案转让合同被判决终止时止（暂计算至2012年8月8日为16.5万元）。同时，从原告提供的付款统计表的书证来分析，其主张自2009年4月9日暂计至2012年8月8日这一阶段，被告尚某其专利权转让费165000元。综合判断，原告真实主张是想通过诉讼手段来解决涉案专利权转让费的拖欠问题。因此，本案案由确定为专利权转让合同纠纷。 二、专利的转让，包括专利申请权和专利权的转让。按照我国专利法第十条的规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。 本案中，原、被告双方就涉案专利权订立了转让合同，且已向国家知识产权局进行了登记，即2009年5月22日起，由原来的专利权乙24公司。但现在的问题是，双方的专利转让合同是否全面履行？如有违约情况发生，守约方是否必要终止本合同 首先，原、被告双方就涉案专利权订立了转让合同，从合同形式到条款内容，双方均无异议，该合同系双方真实意思表示，且又经国务院专利行政部门登记，故转让合同合法有效。其次，转让合同在实际履行中，如前所述，从2009年5月22日起，由原专丙25公司。根据合同条款约定，丁26公司，转让费按月支付，每月5000元，转让费支付到该专利权作废时为止。双方确认的付款统计显示：自2009年5月28日至2010年3月30日，丙公司每月按2000元，向刘某先后累计支付专利转让费22000元；又自2010年9月8日至2011年9月2日止累计支付专利转让费13000元；总计支付专利转让费35000元。为什么会出现约定每月转让费5000元，戊27公司每月转让费实际支付仅2000元？一方面，丙公司辩称，自专利权属产生争议以来，有上百家生产滤清器企业均存在侵权冒用该专利的行为，而刘某不依法维权，巳公司经营困难，经济损失严重。其向刘某提及此情况，刘遂承诺降低转让费为每月2000元。而另一方面，原告诉称，专利权转让后的第一个月，丙公司即开始违约，或交付费用远低于合同约定，或完全不交费用。至2012年8月8日按照合同规定，丙公司应给付20万元，但其却仅付了3.5万元。刘某多次催要欠款，丙公司不予理睬，构成根本违约。如前所述，我国专利法第十条规定，转让专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记后生效。由此可以看出，我国专利法所规定的转让专利权，是一种要式行为。从双方举证、质证的情况看，2009年4月9日，上述双方订立专利权转让合同后，从未协商一致对转让合同的内容进行变更或协议补充。另外，专利权转让生效后,丙公司可以以其名义积极维权。所谓原告自愿降低专利权转让费为2000元∕月的口头承诺，被告就此举证不充分，且原告亦对此予以否认，同时原告又在民事诉讼时效内提起诉讼。因此，丙公司未按转让合同的约定履行自己的合同义务，即履行不当已构成违约，应承担相应的违约责任。己28公司已按约定部分履行合同，尚未导致严重影响对方当事人实现其订立专利权转让合同时所期望的经济利益，在这种情况下，违约方的行为未构成根本违约，尚未达到合同目的无法实现，继续维持合同关系已无必要的情形。双方在过去的履约中，庚29公司，就此终止合同。据此，为推动发明创造的应用，维护技术交易的稳定性，原告主张依法判令终止原、被双方专利转让合同，判令“机油滤清器外壳”实用新型专利权返还原告的诉讼请求，本院不予支持。据此，本院依照《中华人民共和国专利法》第十条第一款、第三款，《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，判决如下： 一、辛30公司于本判决生效后十日内一次性给付原告刘某专利权转让费165000元（自2009年5月暂计至2012年9月） 二、驳回原告刘某的其他诉讼请求。 辛30公司如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费三千六百元，辛30公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。 审判长齐某 审判员汪某 审判员张某 二〇一二年十一月二日 书记员邓某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条3款 中华人民共和国合同法 第107条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第229条