甲公司诉邢为藩发明专利实施许可合同纠纷案

甲公司诉邢某发明专利实施许可合同纠纷案 江苏省南京市中级人民法院 民事判决书 (2016)苏01民初880号 原告：甲公司，住所地在江西省南昌市西湖区某地恒茂国际华城22栋B单元902室。 法定代表人：周某2，该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄某、管某，某律师事务所律师。 被告：邢某。 委托诉讼代理人：周某。 乙公司（以下简称乙公司）诉被告邢某发明专利实施许可合同纠纷一案，由江西省南昌市中级人民法院移送至本院。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月2日公开开庭进行了审理。丙公司的委托诉讼代理人黄某，被告邢某及其委托诉讼代理人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司向本院提出诉讼请求：１、请求判令被告邢某返还原告支付的专利实施许可使用费人民币288000元整及其利息；2、请求判令被告邢某按照合同约定赔偿原告人民币576000元整；3、解除原、被告签订的《关于委托开发“注射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》；4、本案的全部诉讼费用由被告邢某承担。事实与理由：2008年1月18日，丙公司（甲方）委托被告邢某（乙方）开发按专利（专利号：ＺＬ20041006××××.0）方法制备的注射用硫酸头孢匹罗及专利（专利号：ＺＬ20041006××××.0）使用权独家转让有关事宜达成一致，双方签订了《关于委托开发“注射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》，协议约定该专利应能够实现开发药品并通过审批及投产，同时约定被告应在原告购买原料和辅料开票日期后六个月完成该药品的全部药学研究工作，并将该药的申报资料及原始资料交付甲方指定的委托生产企业报批。《协议》签订之后，原告向某支付了第一期专利技术开发许可使用费288000元人民币整，被告亦出具了收款收据。 此后，被告没有依约提供专利所涉委托开发药品的相关申报资料及原始资料等，更未开发出任何产品。原告本着诚实信用及为实现合同目的的原则，丁公司戊公司两次合作经历五年的研发，均无法做出合格的样品，更无法获得药检局的认可和受理。为此，原告多次发函被告要求退还专利技术开发许可使用费用288000元人民币及其利息，被告却以各种理由拒不履行合同义务，拒绝退还原告已支付的288000元专利技术使用费。被告的行为违反了《协议》约定，构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第94条第4款规定，被告邢某构成根本性违约，导致无法实现合同目的，原告有权要求解除原被告签订的协议。依照双方所签《协议》第三条第二款：“双方均不得提前终止本合同，如乙方违约，乙方应赔偿甲方已支付给乙方费用的两倍给甲方……。”因此，被告应当赔偿原告576000元人民币整。 综上所述，原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。 被告邢某辩称：1、己公司至今未能开发出头孢匹罗药品、通过审批及投产的现状不负责任。2、邢某没有违约，因甲方在履行协议过程中的系列失误使乙方蒙受较大损失。3、甲方始终未提供中试生产的产品及原辅料正式发票（复印件），乙方无法完成相关研究，更无法提供申报资料，除非造假。4、甲方请求法院解除双方签订的《关于委托开发注“射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》缺乏依据，理由荒谬。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院认定事实如下： 2004年12月24日，邢某向国家知识产权局提出“一种硫酸头孢匹罗组合物及其制备方法”发明专利申请，2007年12月24日获国家知识产权局授权并予以公告，专利号为ＺＬ20041006××××.0。该专利权目前处于有效状态。涉案专利摘要：本发明涉及药物的制剂领域，具体涉及硫酸头孢匹罗的新组合物及其制备方法。其特征是加入碱性或中性氨基酸作为助溶剂，这样不仅组合物在溶解时澄明度好，而且质量更稳定。 2008年1月18日，原、被告双方签订了《关于委托开发“注射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》，庚公司（甲方）委托邢某（乙方）开发按专利（专利号：ＺＬ20041006××××.0）方法制备的注射用硫酸头孢匹罗及专利（专利号：ＺＬ20041006××××.0）使用权独家转让有关事宜达成一致，依据《中华人民共和国合同法》及药品注册管理办法有关规定签订协议。协议约定了甲、乙双方的责任及其他事宜。其中甲方责任：1、甲方向乙方支付开发该药（用组合物专利处方）的技术转让费为伍万元及专利技术权独家使用费玖拾壹万元，总合计人民币玖拾陆万元。分四期支付。第一期：合同签订后一周内，甲方向乙方支付人民币贰拾捌万捌仟元（288，000元，为总价的30%）。第二期：甲方指定的委托生产企业的注射用硫酸头孢匹罗（规格0.25g、0.5g、1.0g）所在当地省药监局受理并通过审评后两周内，甲方向乙方支付人民币叁拾捌万肆仟元（384，000元，为总价的40%）等……。2、甲方负责采购研制本品所需的原料和辅料，费用甲方自理。3、甲方负责申报，并负责申报和申报以后的各项有关费用（临床前研究的药学资料修改补充除外）。4、协议期间，甲方委托使用专利生产的注射用头孢匹罗品种的生产企业在同一时期内应该是唯一的，但甲方可以变更生产企业，如在同一时期内将生产注射用头孢匹罗品种给第三方生产同时又转第四方生产应征得乙方同意，转第四方生产的转让费利益均享。乙方责任：1、收到第一期款后三天内与甲方签署该产品组合物专利的独家使用权授权书，授权期限为即日起至2027年12月24日止。甲方同时获得授权给第三方委托的生产企业使用该产品组合物专利的权利，协议期间乙方不再有该专利的使用权及转让权。2、在甲方购买原料和辅料开票日期后六个月完成该药品的全部药学研究工作，并将该药的申报资料及原始资料交付甲方指定的委托生产企业报批。3、申报期间，甲方某4科技项目基金需乙方帮助，乙方在技术上积极全力支持配合甲方某4，指导企业试生产，所得基金的15%归乙方所有。如需乙方人员到甲方及甲方委托企业指导工作，其食宿差旅费和住勤费由甲方负责。……协议还就违约责任做了约定：双方均不得提前终止本合同，如乙方违约，乙方应赔偿甲方已支付给乙方费用的两倍给甲方；如甲方违约，甲方应赔偿甲方已支付给乙方费用的同等数额给乙方。该合同及其相关文件自行终止。合同终止后，乙方有权重新转让专利使用权……。当日邢某出具了硫酸头孢匹罗组合物专利独家使用的授权书。 2008年5月11日，乙公司向邢某支付了第一期费用288000元。 2008年5月30日，辛公司发送了注射用硫酸头孢匹罗资料3、4、8、10、11、14号各1份；壬公司法定代表人签收。 2008年6月20日，2010年6月22日，乙公司癸公司、戊公司签订了《关于头孢匹罗新处方工艺专利产品研发，报批及总经销的协议》、《产品合作协议书》。在上述两协议中，甲公司子公司研发、生产，并向国家药监局申请注射用硫酸头孢匹罗新批文。该两份协议履行过程中，乙公司未曾通知邢某前往生产现场进行指导。 2013年间，乙公司与邢某就注射用头孢匹罗产品研发进展情况有过电话及函件沟通。 2013年6月18日，乙公司将其所购用于注射用头孢匹罗药学研究和申报用的头孢匹罗及精氨酸原辅料药约200克（附：苏州致君万庆药业的药检报告）交邢某。 2014年4月12日，乙公司致函邢某称：……由于丑公司、戊公司两次研发历经五年，证明是不合理，无法做出合格样品。希望贵方提出书面解决方案。2寅公司称：……2013年6月18日你送来头孢匹罗和精氨酸时，我再三请你向有关单位索要有关试验资料，以便我们分析研究，查找原因，解决问题，……鉴于提供的原料太少（在你送材料时已明确表示），没有办法放大验证或做其他增项研究。我们单位有无菌检查室，没有符合GMP条件的中试车间，所以一开始就向你说明这一点，请你到你准备委托生产的单位去放大验证工艺，并试生产法规要求数量的产品，我们用你们试生产的产品才能给你做全面质量研究、药品的影响因素试验、加速试验、长期试验等稳定性研究，制定出切实可行的质量标准，在此基础上，我才能整理成套资料，供你们申报，……。双方就此产生纠纷，协商未果。原告于2015年4月28日诉至法院。 本院认为，原、被告双方所订立的合同，从合同内容及双方责任与义务的约定看，原告负责项目出资，被告授权使用其专利并分享利益。由此，依据我国《合同法》有关技术开发合同的规定，双方所签合同符合委托开发合同的特征，属技术开发合同。该合同的签订系原、被告双方当事人真实意思的表示，没有违反法律和行政法规的规定，且无法律、行政法规规定的应当办理批准、登记等手续生效的情况，故该合同依法成立，具有法律效力。原、被告双方应在上述合同约定和法律规定的范围内享有权利、承担义务，任何一方不履行约定的义务或履行义务不符合要求，都要承担相应的合同责任。在处理本案纠纷时也应当以上述合同为基础，依法确定双方当事人的责任。 根据双方所签协议，原、被告双方按约履行了协议第一期所约定的义务。乙公司支付了288000元合同款，被告邢某按约出具了专利独家使用授权书，交付了部分注射用硫酸头孢匹罗资料。根据我国《药品注册管理办法》第六十三条的规定，样品应当在取得《药品生产质量管理规范》认证证书的车间生产；……。本案中，原、被告双方虽未在协议中明确约定由哪一方负责联系生产厂家，但从协议约定内容可以看出（如甲方责任第一条：甲方指定的委托生产企业的注射用硫酸头孢匹罗……），系由原告方某系生产企业。而事实上，卯公司、戊公司等两家企业，并委托两企业研发、生产注射用头孢匹罗。现原告认为，由于被告专利处方不合理，致河南、苏州两家企业均未能生产出合格的注射用头孢匹罗样品。对此，本院认为，原告在委托河南、苏州两家生产企业研发、生产注射用头孢匹罗样品过程中，并未通知邢某前往生产现场进行指导，亦未向邢某提供可供分析的数据资料，以便查找原因，原告辰公司、戊公司两家生产企业不能生产出注射用头孢匹罗合格样品，系可归咎于被告专利的原因。原告认为其已履行合同义务缺乏事实依据。 原告还认为其按约将研制涉案产品所需的原料和辅料交付给被告邢某，而邢某在协议约定时间内未完成该药品的全部药学研究工作，没能提供该药的申报资料及原始资料，邢某构成违约。本院认为，“注射用头孢匹罗”药品，关系人的生命与安全，其研发过程必须严格按照科学规程进行操作。虽然双方所签协议并未要求原告方某2购买原料和辅料的发票或发票复印件，但开票日是协议约定的研发（实验）基准日。且，庭审中双方均认可提供发票是为了确保所购研发用原料和辅料来源的合法性。而原告在交付研发用原、辅料给被告邢某时，未能一并提供发票或发票复印件以明确原、辅料的来源及开票日，故原告方某3为被告邢某违约亦缺乏事实依据。本案中，邢某作为涉案专利许可使用授权人，其亦应按双方协议约定，在技术上全力支持原告方某4，指导企业试生产。而被告邢某在协议签订后的合理期内怠于履行合同义务。由于本案原、被告双方均未能适当履行合同义务，又由于“注射用头孢匹罗”研发前期，双方缺乏积极沟通，贻误开发进程，丧失了专利产品市场化的有利时机，致使原、被告双方所签合同目的无法实现，原、被告双方签订的《关于委托开发“注射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》符合法定解除条件。原告提出解除双方所签协议的请求本院予以支持。原、被告双方由此产生的费用各自承担。原告提出要求被告赔偿其损失576000元的诉讼请求缺乏事实依据，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）、（五）项、第九十七条、第一百二十条、第三百三十一条、第三百三十三条、第三百三十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、巳公司与被告邢某签订的《关于委托开发“注射用头孢匹罗0.25g、0.5g、1.0g规格”的协议》； 二、午公司其他诉讼请求。 本案案件受理费12440元，乙公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于江苏省高级人民法院，如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的按自动撤回上诉处理。根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，预交上诉案件受理费（汇往户名:江苏省高级人民法院,开户行:江苏省南京市某地支行，账号:10×××75）。 审判长　卢　山 审判员　叶某 审判员　谢某 二〇一六年十一月三十日 书记员　刘某 本案法律依据 药品生产质量管理规范(2010年修订) 中华人民共和国民事诉讼法(2012修正) 第64条 中华人民共和国合同法 第120条 中华人民共和国合同法 第331条 中华人民共和国合同法 第333条 中华人民共和国合同法 第334条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第8条 更多