甲公司乙公司专利权转让合同纠纷一审民事判决书

甲公司乙公司专利权转让合同纠纷一审民事判决书 上海知识产权法院 民事判决书 (2015)沪知民初字第46号 丙公司。 法定代表人李某。 委托代理人刘某，某律师事务所律师。 丁公司。 法定代表人付某。 委托代理人邓某和，某律师事务所律师。 丙公司戊公司技术委托开发合同纠纷一案，本院于2015年1月28日受理后，依法组成合议庭，分别于2015年5月29日、10月16日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘某，被告的委托代理人邓某和均到庭参加诉讼。本案经本院院长批准延长审理期限三个月，现已审理终结。 原告诉称：原告与被告于2013年8月16日签署《技术联合开发合同》，约定由原告为被告开发第三代智能固体绝缘环网柜项目，并约定由原告赠送被告与开发项目相关的10个实用新型专利技术（包括3个已有专利技术和7个尚未申请的专利）。签约后，原告为履行合同，依约将已取得实用新型专利权的3个专利无偿出让给了被告，同时无偿提供7个自有产品的专利技术给被告并协助被告申某专利。后因故被告提出解除合同，并向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，导致合同不能继续履行，原告转让专利技术的初衷和目的不能实现，为此，原告为维护自身合法权益，向某2提出返还上述10项专利技术，但被告拒绝。原告遂诉至法院请求判令被告返还应属原告的10项实用新型专利技术。原告在庭审中表示可以通过折价或者变更专利权人的方式进行返还。 被告辩称：原告所述的10项实用新型专利技术中，3项被告已经取得了专利权，且系原告赠与的，其无权收回；其余7项是原告协助被告申请的，是被告自己的专利技术，不应返还；技术开发合同和专利转让合同均未约定三个专利被告在什么情况下返还，原告赠与被告后无权请求返还；本案被告已经向法院提起诉讼要求解除合同，法院也已判决合同解除，原告双倍返还定金。因此，被告认为原告的诉请无依据，应当驳回。 经审理查明：原、被告于2013年8月16日签订《技术联合开发合同》。合同第一条约定：技术开发项目的内容为第三代智能固体全绝缘环网柜，包括8个主要方案；被告负责投入研发费用，原告成某目研发小组负责技术研发，即完成8个方案的产品图样设计及技术工艺文件的编制，设计应符合《JB／T5054.5-2000产品图样及设计文件完整性》的要求，还应指派专业技术人员到被告所在地现场技术指导、技能培训，直至该项目的样机试制完成并通过国家权威机构的型式试验及双方按设计要求验收合格。第二条约定：从合同生效日起，180天完成样机组装；根据项目推进实施表，原告的方案初稿应在60天内完成，之后15天由双方进行方案确认，接着由原告继续开发，包括机构连锁开发、模具开发和环氧样品试制，再由双方进行样机组装调试，最后由被告进行样机型式试验。第四条约定：合同总价款1，100，000元，包括模具费500，000元和技术开发费600，000元。在合同签订生效后五个工作日内支付100，000元作为定金。第五条第二款约定：原告承诺在本合同履行期内，免费转让三个实用新型专利（专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.9、ZLXXXXXXXXXXXX.2、ZLXXXXXXXXXXXX.5）给被告，并协助被告申请7个关于本项目固体全绝缘环网柜的国家实用新型专利，专利权归被告。合同签订后，被告向某支付了定金100，000元。 2013年9月11日，原、被告签订专利权转让合同三份，就原告免费转让“一种开关断路器”（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.2）、“一种进出线套管”（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.5）、“一种开关柜进出线套管”（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9）三项实用新型专利给被告等事项作了约定。合同还约定，原告拒不交付合同规定的全部资料，办理专利权转让手续的，被告有权解除合同，要求原告返还转让费，并支付违约金：按双方2013年8月16日签订的《技术联合开发合同》总价款的百分之二支付违约金。 2013年10月24日，原告向某2交接涉案10个专利的权利要求书、说明书、附图、摘要及摘要附图、请求书，3个免费转让的专利还交接了代理委托书、受理通知书、授权决定、专利证书及副本。被告确认其申请专利的文件就是原告交接的上述文件。 2013年11月，被告申某7个实用新型专利，分别为：XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘开关设备母线套管”、XXXXXXXXXXXX.8号“固体绝缘开关设备上的母线套管”、XXXXXXXXXXXX.0号“一种母线套管”、XXXXXXXXXXXX.4号“母线套管”、XXXXXXXXXXXX.1号“一种具有接地开关的固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.2号“固体绝缘熔丝筒”。其中6个为母线套管，1个为固体绝缘熔丝筒。上述专利均于2014年5月14日获得授权。 原、被告双方一致确认，涉案10项专利与合同约定的开发项目无关，但在环网柜使用中需要实施这些专利。 2014年6月26日，原告向某2发送电子邮件：《合同》签订之初其已将十个固体柜的专利技术无偿转让给被告，专利技术转让作为《合同》不可分割的内容条款，若《合同》失效，则其不具备无偿转让的义务，被告需支付400，000元的专利技术估值费用给原告，合同方可解除，且还需协商确认被告单某止合同造成原告投入成本的损失，并表示在被告明确答复前，将暂停本固体柜项目的所有研发。同年7月21日，双方就10个专利的返还问题在qq上进行协商，但未达成一致，被告仅同意返还原告免费转让的3个专利，原告协助申请的7个专利所有权归被告。原告则回复：“请问那七个专利，是因贵司拥有的技术或产品所申请到的专利吗？己公司的技术，所以请您及贵司客观对待这个问题，我司的要求就是十个专利都得还给我们才行。” 另查明，2015年9月21日，本院就被告诉原告技术委托开发合同纠纷一案作出（2015）沪知民终字第89号民事判决，该判决认定原告未依约履行交付技术设计图纸的合同义务，致使合同目的不能实现，构成根本违约，遂维持上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第1043号关于解除原、被告签署的《技术联合开发合同》、原告双倍返还被告定金20万元的民事判决。 上述事实，有原告提供的《技术联合开发合同》、7项实用新型专利材料、专利权转让合同、双方往来邮件、被告提供的专利文件交接单、（2014）浦民三（知）初字第1043号民事判决书、（2015）沪知民终字第89号民事判决书以及原、被告的陈述等证据在案证实。 原告庚公司出具的证明内容、原告的产品编制目录、企业手册以及被告提供的设计图纸等证据材料，因缺乏证明力，本院不予采纳。被告提供的委托合同、专利缴费资料，与本案不具有关联性，本院不予采纳。 本院认为：原、被告间的技术联合开发合同经诉讼解除。根据我国合同法规定，合同解除后，尚某行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告主张其基于与被告的开发合同关系而转让涉案专利，因合同已判决解除，被告理应返还。被告则认为三个专利系原告免费转让，七个专利是原告协助被告申请的，专利权属于被告，故原告无权请求返还。因此，本案的争议焦点在于涉案专利是否系基于开发合同关系而发生的转让以及原告协助被告申请的七个专利的技术由谁研发拥有。本院经查，原、被告间的技术联合开发合同约定，原告在合同履行期内，免费转让三个专利给被告，并协助被告申某2个关于本项目固体全绝缘环网柜的实用新型专利，专利所有权归被告所有。可见，原告免费转让三个专利并协助被告申某2个专利系双方技术联合开发合同约定的部分履行内容，原告免费转让三个专利并协助被告申某2个专利均是基于其与被告之间签订技术联合开发合同。现该合同已解除，原告有权据此提起返还之诉，原告主张被告返还其免费转让给被告的三个专利，于法有据，被告理应予以返还。至于原告协助被告申请的七个专利，被告提供的专利文件交接单能够证明该七个专利的文件包括权利要求书、说明书、附图、摘要、摘要附图等均由原告完成，被告辩称该七项专利的技术由其研发，但未能提供充分有效的证据予以证明，其虽提供了自己设计的图纸，但该些图纸均系被告单某2作，且无原件，又缺乏其他证据予以印证，不能证明系由被告设计研发的主张。综合审查在案现有证据，本院认为，原告主张该七项专利的技术由原告研发具有证据优势，本院予以采信。该七项专利，被告亦应当予以返还。据此，原告要求被告返还十个专利的诉讼请求，本院予以支持。被告关某告无权要求返还的抗辩理由，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，判决如下： 丁公司于本判决生效之日辛公司涉案十项实用新型专利权（XXXXXXXXXXXX.2号“一种开关断路器”、XXXXXXXXXXXX.5号“一种进出线套管”、XXXXXXXXXXXX.9号“一种开关柜进出线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘开关设备母线套管”、XXXXXXXXXXXX.8号“固体绝缘开关设备上的母线套管”、XXXXXXXXXXXX.0号“一种母线套管”、XXXXXXXXXXXX.4号“母线套管”、XXXXXXXXXXXX.1号“一种具有接地开关的固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.3号“一种固体绝缘母线套管”、XXXXXXXXXXXX.2号“固体绝缘熔丝筒”）。 本案案件受理费人民币800元，丁公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状正本1份，副本1份，上诉于上海市高级人民法院。 审判长　　陆某 审判员　　徐某 审判员　　胡　宓 二〇一五年十月二十八日 书记员　　沈某 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十七条合同解除后，尚某行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第97条