成某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

成某与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2016)京行终5396号 上诉人（原审原告）成某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人葛某，副主任。 委托代理人谭某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人任某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人成某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2015）一中行(知)初字第00007号行政判决，向本院提起上诉。本院2016年11月14日受理本案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2016年12月15日,上诉人成某及被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)委托代理人谭某2庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定：2010年9月29日，成某向国家知识产权局提出名称为“打孔蓄水提高地层储水能力增加地下水资源防干旱的一种方法”的第201010500371.8号发明专利申请（简称本申请）。2012年12月4日，国家知识产权局原审查部门以本申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定为由驳回了本申请。成某不服向专利复审委员会提出复审请求。2014年3月20日，专利复审委员会作出第65370号复审请求审查决定（简称第65370号决定），以本申请修改超范围为由，维持了对本申请的驳回决定。成某不服第65370号决定提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为：成某对本申请权利要求书和说明书的修改主要涉及以下两方面内容： 1、修改后的权利要求1中记载有“该方法即将降水或外来河流引入的降水通过打孔引入地下贮存增加地下水资源防干旱”； 2、修改后的说明书第0004段记载有“下雨溶雪时的水或外来河流引入的降水被引入地下孔内”、“一部份降水或外来河流引入的降水被引入地下贮存”、“待到降水时或外来河流引入的降水时又可不断补充增加孔内渗入量进行新的循环”；修改后的说明书第0003段记载有“彻底解决干旱现象，解决自古以来靠天吃饭的局面”、“本发明打孔蓄水有两种方式即蓄降水和外来河流引入的降水(既将丰水地区降水和季节性不需用水量调到旱区地下贮存以此平衡水资源不均解决不同地区的干旱)，提高地层储水能力即把地表渗蓄延伸地下或直接注入贮水层加快渗速和渗量。扩大渗蓄面增加横向渗入和孔内积水增加渗压加快渗速渗量减少降水的流失量”、“方法具有筒单易行造价低见效快不受地理气候环境的影响和有绝对优于内陆水域面积的立体贮存空间和目前水利工程等其它技术所不能达到的效果”。 在上述修改中，“将外来引入的降水通过打孔引入地下贮存”的技术内容、以及说明书第0003段中对打孔贮水效果的特征是在原说明书和权利要求书的基础上增加的内容，其在原说明书和权利要求书中均未记载，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地得到，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。第65370号决定结论正确，应当予以维持。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回成某的上诉请求。 成某不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决和第65370号决定，判令专利复审委员会重新作出决定，其上诉理由是：修改后的本申请权利要求1属于原申请中记载的范围，修改符合专利法和《专利审查指南》的规定。 专利复审委员会服从一审判决。 经审理查明： 本案涉及申请号为201010500371.8，名称为“打孔蓄水提高地层储水能力增加地下水资源防干旱的一种方法”的发明专利申请（下称本申请）。申请人为成某，申请日为2010年9月29日，公开日为2011年5月25日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2012年12月4日作出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：申请人对说明书和权利要求书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。驳回决定所依据的文本为：2012年2月29日提交的权利要求第1项、说明书第1-4段（第1-2页）；2011年7月17日提交的说明书摘要。 驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.打孔蓄水提高地层储水能力增加地下水资源防干旱的一种方法。该方法即将大气降水和外来引入水通过打孔引入地下贮存增加地下水资源防干旱和增加发电量。其特征是在农作物栽培区及需要的范围内和水利水电工程上游供水流域即从地表向地下打入一定深度的孔，孔口低于四周地面，孔深孔径孔距根据需要及地况地貌等具体情况而定。孔口段用滤料保护以防塌孔堵塞保证水流畅通和孔的长期形成。孔内也可用农作物及其它植物等填入防塌孔。” 驳回决定中认为：（1）说明书和权利要求1中提到“外来引入水通过打孔引入地下贮存”、“在农作物栽培区及需要的范围内和水利水电工程上游供水流域即从地表向地下打入一定深度的孔”，但在原始申请文件中只提到将降水通过打孔引入地下贮存，没有提到将外来引入水通过打孔引入地下贮存，也没有提到在水利水电工程上游供水流域打孔，因此，上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定；（2）在驳回决定的其它说明部分还指出，即便申请人删除外来引入水等修改超范围的内容，本申请权利要求1也不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 成某对上述驳回决定不服，于2012年12月19日向专利复审委员会提出了复审请求，并在提出复审请求后、于2013年1月29日对申请文件进行了修改，重新提交了权利要求第1项、说明书第1-2页和说明书摘要的修改替换页。复审请求人认为：（a）将降水或外来引入水通过打孔引入地下储存这两者的同一性能关系是显而易见的，“在农作物栽培区及需要的范围内和水利水电工程上游打孔蓄水”也未超出原说明书和权利要求书记载的范围，其修改依据是“该方法可用于农林牧的防旱之处外还可解决河流干涸流量减少人畜需水以及水利水电正常运行等诸多问题”；修改在原有技术范围内增加新内容是法律给予复审请求人的权利，是完善的一种手段，不能认为原件中没有的内容一增加就超出了范围；外来引入水是在提出实审时就主动修改，但到实审第二次审查意见通知书时才提及，在此期间审理是没有超范围的；（b）本申请的方法的技术领域是将降水引入地下储存增加地下水资源从而解决自然界中的干旱现象，与对比文件1、2、3存在不同之处。因此，本申请符合专利法第二十二条第二款的规定。 经形式审查合格，专利复审委员会于2013年5月10日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为，复审请求人没有对申请文件进行实质性修改，因而坚持原驳回决定。 专利复审委员会于2013年11月20日向成某发出复审通知书，其中指出：（a）修改后的权利要求和说明书中提到的“将外来引入水通过打孔引入地下贮存”、“在水利水电工程上游供水流域打孔”、“通过打孔贮水增加发电量”以及说明书第0003段中增加的对打孔蓄水取得的技术效果的描述在原说明书和权利要求书中均未记载，并且也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地得到，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定；（b）即使复审请求人将权利要求1中修改超范围的特征删除，修改后的权利要求1相对于对比文件1仍不具备新颖性；（c）针对复审请求人的意见，专利复审委员会认为，原说明书和权利要求书仅仅记载了将降水通过打孔引入地下贮存，而未提及外来引入水，外来引入水的种类很多，本领域技术人员根据原说明书和权利要求书记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到“将外来引入水通过打孔引入地下贮存”这一技术内容，同理，本领域技术人员根据原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地得到“在水利水电工程上游供水流域打孔”；对比文件1与本申请实现的技术目的实质上是相同的，都是通过在地表之下打孔蓄水来防止干旱，本申请的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性。 成某于2013年12月7日提交了意见陈述书，同时修改了权利要求书和说明书，将权利要求书和说明书中的“外来引入水”修改为“外来河流引入的降水”。成某认为：外来河流引入的降水对降水来说只是一个直接和间接的关系问题，从而更好地体现打孔蓄水不是一种片面性的解决某个地区干旱的问题，而是一种全面性的大自然改造；并认为说明书第0003段中所说的特征问题，在这里说成解释较合适，原说明书中虽然没有，但它是其技术方案的必然结果。 成某在答复复审通知书时修改的权利要求书如下： “1.打孔蓄水提高地层储水能力增加地下水资源防干旱的一种方法。该方法即将降水或外来河流引入的降水通过打孔引入地下贮存增加地下水资源防干旱和增加水能资源保证水电工程的正常运行。其特征是在需要的范围内（即需要打孔蓄水增加地下水资源的地区）从地表向地下打入一定深度的孔，孔口低于四周地面，孔深孔径孔距根据需要及地况地貌等具体情况而定。孔口段用滤料保护以防塌孔堵塞保证水流畅通和孔的长期形成。孔内也可用农作物及其它植物等填入防塌孔。” 专利复审委员会于2014年3月20日作出第65370号决定，认定：修改中提及的特征“将外来河流引入的降水通过打孔引入地下贮存”以及说明书第0003段中增加的对打孔贮水效果的特征是在原说明书和权利要求书的基础上增加的内容，这些特征在原说明书和权利要求书中均未记载，并且也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地得到，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。成某在答复复审通知书时，提交的修改后的权利要求1请求保护的技术方案仍然超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此，不再对修改超范围的权利要求1请求保护的技术方案的新颖性进行评述。综上，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2012年12月4日对本申请作出的驳回决定。 上述事实，有第65370号决定、本申请审查文本、当事人陈某庭审笔录等证据在案佐证。 本院认为： 专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。法律之所以对专利申请文件的修改作出上述限制，主要原因在于我国对于专利申请采取先申请原则，如果允许专利申请人通过对申请文件的修改引入新的内容，超过原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，有可能造成先就该新的内容提出申请的申请人因为其申请日在被修改申请的申请日之后而得不到专利权，造成对其他专利申请人不公平的后果。上述规定的实质内容为，如果修改的内容未记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，则该修改不符合专利法第三十三条的规定。 本案中，成某对本申请权利要求书和说明书的修改主要涉及以下两方面内容： 1、修改后的权利要求1中记载有“该方法即将降水或外来河流引入的降水通过打孔引入地下贮存增加地下水资源防干旱”； 2、修改后的说明书第0004段记载有“下雨溶雪时的水或外来河流引入的降水被引入地下孔内”、“一部份降水或外来河流引入的降水被引入地下贮存”、“待到降水时或外来河流引入的降水时又可不断补充增加孔内渗入量进行新的循环”；修改后的说明书第0003段记载有“彻底解决干旱现象，解决自古以来靠天吃饭的局面”、“本发明打孔蓄水有两种方式即蓄降水和外来河流引入的降水(既将丰水地区降水和季节性不需用水量调到旱区地下贮存以此平衡水资源不均解决不同地区的干旱)，提高地层储水能力即把地表渗蓄延伸地下或直接注入贮水层加快渗速和渗量。扩大渗蓄面增加横向渗入和孔内积水增加渗压加快渗速渗量减少降水的流失量”、“方法具有筒单易行造价低见效快不受地理气候环境的影响和有绝对优于内陆水域面积的立体贮存空间和目前水利工程等其它技术所不能达到的效果”。 在上述修改中，“将外来引入的降水通过打孔引入地下贮存”的技术内容、以及说明书第0003段中对打孔贮水效果的特征是在原说明书和权利要求书的基础上增加的内容，上述内容在原说明书和权利要求书中均未记载，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地得到，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。成某的上诉理由不能成立，本院不予支持。 综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，结论正确，应予维持。成某的上诉理由不能成立，其上诉请求不应予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由成某负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由成某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长刘某 审判员孔某 代理审判员 蒋某 二〇一六年十二月二十二日 书记员王某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第89条1款1项