何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书 四川省高级人民法院 民事判决书 (2018)川民终1244号 上诉人（一审原告）：甲公司，住所地四川省成都市武侯区某地。 法定代表人：罗某，执行董事。 委托诉讼代理人：黄某。该公司员工。 委托诉讼代理人：华某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：何某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：乙公司，住所地四川省成都市高新区石羊工业园。 法定代表人：何某2，董某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称丙公司）因与被上诉人何某、乙公司（以下简称乙公司）知识产权侵权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初747号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年12月11日立案后，依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭进行了审理。丁公司的委托诉讼代理人黄某、华某，被上诉人何某3其委托诉讼代理人黄某2、赵某，乙公司的委托诉讼代理人黄某2、赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：1.依法撤销一审判决。2.依法判令二被上诉人连带赔偿上诉人经济损失50万元及律师费2万元。3.本案一审、二审诉讼费由二被上诉人承担。 其主要的事实与理由为： 一、一审判决认定事实错误。1.2010年3月22日，何某与上诉人签订的《保密协议》明确约定了何某对在工作中知悉的上诉人的商业秘密负有保密义务，该协议中对商业秘密的范围明确规定了包括技术信息、专有技术、经营信息和上诉人的《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件。上诉人与何某签订的《劳动合同》中也约定了何某为上诉人的总工程师，在实际经营过程中，何某不仅是上诉人的总工程师，还是上诉人的总经理，负责上诉人的日常经营工作、技术研发、日常生产工作。一审法院以劳动合同中“没有明确何某作为总工程师的具体工作职责”为由，进而认为何某在工作过程中完成的发明不是职务发明存在错误。2.专利号为201220119566.2，名称为“宽带电调衰减器”实用新型专利（以下简称申41公司）为上诉人的专有技术，其专利权应归上诉人所有。《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。戊公司的名义申请的申41公司就是上诉人的其他技术人员与何某在工作中共同作出的发明。 二、申41公司失效是因二被上诉人恶意行为造成的后果，依法应当由其承担相应的法律及经济责任。在上诉人提起诉讼时，申41公司是合法有效的。本案诉讼过程中，二被上诉人故意不按法律规定缴纳年费造成申41公司的失效，以达到损害上诉人合法权益的目的。 三、一审法院审判程序违法。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，一审法院依法应当在2014年6月7日前做出判决。但在诉讼过程中，由于二被上诉人故意向法庭提供伪证，导致诉讼时间的无限延期，致使申41公司在漫长的诉讼过程中失效，在二被上诉人提供伪证的行为被鉴定机构依法确认后，一审法院却没有对二被上诉人的违法行为进行处理。特别是在申41公司失效后，有可能导致法律关系改变的事实后，一审法院没有依法向上诉人进行释明。 四、上诉人的赔偿请求有法可依，应当依法予以确认。《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定;“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”，在二被上诉人给上诉人造成的损失无法进行实际计算的情况下，一审法院也应当依法酌情予以确认。 被上诉人何某、乙公司辩称： 一、上诉人认为一审判决认定事实错误的理由均不成立，理由如下：1.何某是否在设计开发计划书及生产计划书上签过字，与上诉人主张的申41公司属于职务发明之间毫无关联性，因为何某签过字的设计开发计划书或生产计划书，并非是与申41公司有关的设计或生产开发计划书，佐证不了其主张；己公司成立之前就已经发明，只不过是在后才申请。何某在一审诉讼中向某提交的两个开关是何某在2008年6月就完成了的实物样品，这说明何某早在2008年6月就有了相关的技术，并且也有了将技术转化为样品的能力和物质条件，所以即便是制作实物样品，庚公司的物质技术条件；何某于1992年至2辛公司壬公司工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师，微波专业组组长，这是国内最先进的微波设计制造中心。何某早在2005年以前就已经是该领域知名的专家，有多项成果、多篇论文。癸公司之前的技术积累发明。2.上诉人认为申41公司为其专有技术，是其他技术人员与何某在工作中共同作出的，故专利权应归其所有，此主张无事实和证据佐证。（1）迄今为止，上诉人根本就说不出或者说不清自己的专有技术是什么？与申41公司有何异同？（2）上诉人无证据证明申41公司是上诉人的其他技术人员与何某在工作中共同作出的发明。（3）关于《产品购销合同》，根本证明不了上诉人的证明目的。首先该合同的真实性就存疑，没有任何其他证据，诸如该合同所涉及的产品实物、收发货证明、付款凭据等予以印证，即便该《产品购销合同》真实存在并已实际履行，上诉人也没有向某提交任何合法有效证据证明合同标的从技术上讲就是申41公司。 二、上诉人认为申41公司终止是因为二被上诉人恶意行为造成的，依法应该由二被上诉人承担相应的法律及经济责任的主张仍不成立，理由如下：1.所谓为了诉讼故意不缴纳年费，所谓故意不将申41公司终止的事实告诉上诉人等等，均是上诉人的主观臆断，没有任何事实依据。2.申41公司为实用新型专利，众所周知，与发明专利相比，实用新型专利又称为“小发明”，容易获得审批，同时也很容易丧失新颖性和实用性。就本案而言，被上诉人在获得申41公司后，发现其新颖性和实用性均在快速丧失，实用价值较低，故选择了法律允许的不缴纳年费和滞纳金的方式使专利权自然终止，这是根据技术发展和市场需求等综合因素做出的自然反应，无可非议。3.事实上，关于申41公司的权属状态问题，上诉人随时可以在国家专利管理机关对社会公众公开的网站上进行查询，无须他人告知。 三、所谓一审程序违法，只是上诉人的单方说法而已，实际并不存在。理由为：1.延期审理不等于超期限审理，这是两个概念。2.对于申41公司终止后有可能导致法律关系改变的事实，一审法院并没有向上诉人释明的义务。 四、上诉人的赔偿请求无事实和法律依据，属于滥用诉权。理由为：1.就所谓技术秘密而言，上诉人连自己的技术秘密是什么、是哪些都说不清楚，何来侵权之说？2.没有任何证据证明上诉人有何损失或被上诉人因此获利多少。3.退一万步说，即便申41公司属于上诉人的职务发明，也因为损害后果实际并没有发生，故而也谈不上赔偿。 丙公司向一审法院起诉请求：依法判令何某、乙公司子公司经济损失人民币50万元，并承担律师费2万元。 一审法院认定事实： 丙公司于2008年12月3日成立，经营范围包括：电子信息技术开发；电子产品、电子设备、集成电路产品的研发、生产、销售及技术服务；销售汽摩配件，化工产品及原料（不含化学危险品）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、普通机械（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。丑公司股东。 2010年3月22日，寅公司签订《保密协议》，卯公司提供服务和履行职务，已经（或将要）辰公司的商业秘密。为了明确何某的保密义务，巳公司的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何方式泄露，何某对其因身份、职务、午公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用；协议中的所称商业秘密包括技术信息、专有技术、未公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件，但协议中没有指明具体技术信息、专有技术包含何种技术。同年4月6日，寅公司签订《劳动合同》。约定：合同为无固定期限，自2010年4月6日起至法定的终止条件出现时终止；申公司工作需要，酉公司安排总工程师岗位工作。合同中没有明确何某作为总工程师的具体工作职责。 乙公司于2008年6月12日成立，经营范围包括：研发、销售电子产品、通讯产品（不含无线电发射设备）；科技交流服务；高科技产品的研究、开发及成果转让。 2012年3月27日，乙公司以名称为“宽带电调衰减器”实用新型向国家知识产权局申请专利，于2012年11月21日获得授权，专利号为201220119566.2，戌公司，发明人为何某。亥公司未按规定缴纳第3年度年费和滞纳金，国家知识产权局于2014年12月3日发出专利权终止通知书，当事人没有请求恢复权利，该专利权于2014年3月27日终止，国家知识产权局于2015年5月13日在实用新型专利公报上公告该专利终止。 一审庭审中，何某举示于2甲23公司公章的《知识产权归属确认书》，乙24公司确认何某在任职前、任职期间及任职后所研发的科技成果，包括发明、实用新型、外观设计的专利申请权、专利权及其他相关的知识产权归何某所有。乙公司举示了于201丙25公司、乙公司公章的《保密协议》，丁26公司戊27公司代为加工的产品，己28公司所有。丙公司对上述两份书证有异议，向一审法院申请对上述两份书证中丙公司印章的形成时间进行鉴定。成都联合司法鉴定中心于2014年12月10日作出成联鉴[2014]文鉴字第122号《司法鉴定意见书》。鉴定意见为：标期2010年3月5日的《知识产权归属确认书》上盖印的“丙公司”红色印文不是2010年形成；标期2012年11月20日《保密协议》上盖印的骑缝章“丙公司”印文及末页落款处盖印的“丙公司”红色印文不是2012年形成。丙公司为此支出鉴定费20000元（包括本案在内的6件案件均涉及此鉴定）。 一审法院认为，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”可见，对职务发明的认定，不仅要考虑单位对其员工的日常工作安排是否涉及所涉发明创造的内容，还要考虑本单位的有关物质技术条件是否有效促成了所涉发明创造的完成；不仅要注重鼓励单位参与发明创造，也要注重激发单位员工自主创新的积极性。一、申41公司是否属于何某在本职工作中作出的发明创造。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”丙公司主张何某担任总工程师职务，何某负有技术研发工作职责，故申41公司系何某在本职工作中作出的发明创造。一审法院认为，执行本单位的任务所完成的职务发明创造应是体现本单位与发明人双方意志的结果。职务发明与非职务发明的根本区别在于:职务发明的创造过程受本单位任务的约束，带有一定的被动性，体现的是单位与发明人两方面的意志；而非职务发明的创造过程不受本单位的约束，本单位的意志（任务）并没有体现在发明人的创造过程中。判断是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明，不仅要考虑发明人的工作岗位、还要考虑发明人的工作职责、工作内容及与申41公司技术方案的关系等情况进行综合判断。本案中，何某庚29公司的总工程师，可以确定双方存在雇佣关系。但总工程师系工作岗位，丙公司辛30公司总工程师工作岗位的工作职责及工作内容，丙公司提供的《劳动合同》及《保密协议》也未明确何某的具体工作职责及工作内容，壬31公司作为总工程师的工作职责及工作内容，也无法确定何某的工作职责及工作内容是否包括申41公司技术的研发。丙公司癸32公司在申41公司申请日之前就已经销售相同技术的“电调衰减模块”产品并拥有该产品的相关技术，丙公司子33公司签订的《产品购销合同》。该购销合同载明的合同签订日期为2011年5月31日，申41公司申请日为2012年3月27日。丑34公司在申41公司申请日之前就已经销售相同技术的“电调衰减模块”产品，那么在该产品销售过程中相关技术也向社会公众公开，该领域的技术人员可以获得该项技术，该项技术自然丧失新颖性。寅35公司将该项技术申请专利，卯36公司的相关知识产权。何某作为电子技术领域的技术人员，辰37公司研发的电子技术经常具有某种关联性，丙公司没有举出充分证据证明何某研发的技术属于其具体工作职责的情形下，不适宜将其研巳38公司，否则有失公平。午39公司关于申41公司系何某在本职工作中作出的发明创造的主张不能成立。 二、涉未40公司的物质技术条件所完成的发明创造。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定:“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”丙公司主张申41公司的网络分析仪、频谱仪、金丝焊机、烙铁焊耗材、元器件（芯片、电阻、电容、电杆）、金丝、金代、电路板，但却未提供任何证据证明，午39公司酉42公司的物质技术条件所完成申41公司的发明创造主张不能成立。虽然在案证据能够证明在申41公司申请日以前，戌43公司处任职，但是并不能证明何某负有研发申41公司的工作任务，也缺乏证据证明申41公司系何某利用本单位的物质技术条件所完成，亥44公司基于申41公司主张的赔偿损失及合理开支，该院不予支持，对于双方所举示的相关证据材料，该院不再予以审查。 综上，丙公司的诉讼请求不能成立。一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第二款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决：甲45公司的诉讼请求。案件受理费9000元，丙公司负担；鉴定费3333元，由何某负担1666元、乙公司负担1667元。 本院二审期间，丙公司提交的新的证据材料为：第一组，四川省高级人民法院（2016）川民终1194号民事裁定书，拟说明该裁定书载明了本案的性质，本案是专利的权属及侵权纠纷。第二组，乙46公司任总工程师履行职务的书证、设计图纸。拟证明何某作为总工程师负责技术指导研发。 何某、乙公司质证认为，对第一组证据的真实性、关联性、合法性不持异议，但其认为因为上诉人在本案中诉讼请求不明确，法律关系不清楚。上诉人要求确权，是确认专利权、专利申请权还是侵权赔偿，均需要明确。对第二组证据，认可何某签字属实，但该证据系上诉人的设计图纸，属上诉人长期控制之材料，但上诉人在本案一审、二审及重审的一审程序中均未提供，有故意不向法庭提供之嫌；同时，该证据与本案的申41公司在技术特征、外观、实用性上均不同，没有关联性，不应采纳。通过对比上诉人前后针对同一申41公司提交的两份证据，该两份证据中记载的两个产品技术有较大差异，根本不属于同一技术产品。也就是说上诉丙47公司的何种工作任务所得出的发明，或者说搞不清楚自己拥有的何种技术与被上诉人的专利相似，并且就该证据所载技术特征及相关设计而言，本身也与申41公司在技术上存在巨大差异，从而不能证明申41公司为职务发明。 本院认为，被上诉人对上诉人提交的第一组证据，即本院的民事裁定书的真实性、关联性、合法性不持异议，故本院予以采信。第二组证据，虽然有何某的签字，但所显示的内容不能证明与申41公司技术相同、一致，该证据达不到上诉人拟证明申41公司系职务发明的证明目的，故对其证明力不予采信。 本院对一审法院查明的案件事实予以确认。 本院认为，二审的争议焦点主要是申41公司丁48公司工作任务而作出的发明创造，戊49公司物质技术条件，即是否属于何某在本职工作中的发明创造。 丁公司己50公司总工程师，还与其签订了《劳动合同》《保密协议》，并且何某在设计开发计划书及生产计划书上签字，故何某的发明理所当然属于职务发明。对此主张因无事实和法律依据，本院认为不能成立。首先，从事实上看，上诉人向某提交的证据无法证明涉案庚51公司辛52公司物质技术条件的发明创造。上诉人向某提交了《劳动合同》《保密协议》《产品购销合同》《产品手册》《设计开发计划书》等证据材料，但其中《劳动合同》《保密协议》并未规定何某的具体工作职责和工作任务，上诉人也无其他证据证明被上诉壬53公司的工作任务。《产品购销合同》癸54公司子55公司存在产品购销关系，但不能充分证明合同所涉产品即为申41公司产品，同时亦无法证明丑56公司。《产品手册》《设计开发计划书》寅57公司内部材料，不能与其他证据形成完整的证据链。同时，丙公司无证据证明其上记载的相关产品（技术）与申41公司在技术上属于同一产品（技术）。其次，从法律上看，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”本案诉讼中，丁公司所举示的证据既不能证明涉案庚51公司工作任务，也无法证明卯58公司物质技术条件而创造。综上，根据谁主张谁举证的民事诉讼原则，丁公司提供的证据不辰59公司巳60公司物质技术条件完成的申41公司的发明，故对其该项主张，本院不予支持。因申41公司不属于职务发明，丁公司有关经济损失赔偿的主张亦不成立。 丙公司上诉中还认为一审法院程序违法，对此本院认为，一审诉讼中因双方当事人延期举证等因素导致审理期限延长并不属于上诉人所称的违法超审限审理。申41公司权终止后，上诉人是知情的，是否调整、变更诉讼请求应当由其自行决定，一审法院无法定义务向其释明。 综上所述，丙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9000元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　　刘某 审判员　　陈　洪 审判员　　韦某 二〇一九年二月二十六日 书记员　　赵某2 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条2款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第148条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第148条2款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第148条3款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款1项 更多