甲公司诉孔德凯未申请专利之前签订的专利申请权转让合同应为非专利技术转让合同纠纷案

甲公司诉孔某未申请专利之前签订的专利申请权转让合同应为非专利技术转让合同纠纷案 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司）。 被告：孔某，男，50岁，无锡六合微电子技术研究院院长。 1987年6月，甲公司与孔某经中介人介绍，双方签订了一份“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”。合同约定：孔某将自己的非职务发明“安全节能电镀循环过滤加热器”乙公司，甲公司自主办理专利申请，孔某永远放弃本产品实用新型专利申请权，丙公司只实施，未申请专利，孔某也不提出申请；甲公司同意支付给孔某专利申请权转让费10万元，付款方式是：合同签约后预付5万元，合同公证后补付5万元；合同签字生效后，丁公司到公证机构办理公证手续。合同还约定，戊公司在生产中的经济效益如何，己公司支付报酬，亦不承担经济退回风险。 合同签订后，甲公司分二次支付给孔某转让费6万元（一次1万元，一次5万元），但未按合同规定办理公证手续。庚公司未按约支付转让费，便于1987年7月23日向中国专利局提出专利申请。1988年6月1日，孔某申请的专利经中国专利局公告。据此，甲公司向某市中级人民法院起诉，要求孔某返还转让费6万元，并赔偿违约金1万元。 被告辩称：合同规定合同签字生效后，丁公司到公证机构办理公证手续，辛公司既未去办理公证手续，也未按照合同约定的方式支付转让费，已构成违约在先。其向专利局申请专利的行为，不影响转让合同的履行。 【审判】 一审法院经审理后认为：壬公司与被告孔某于1987年6月签订的专利申请权转让合同有效，原、被告双方应恪守履行。被告孔某在签约后又自行申请专利，属违约行为。故其根据合同收取的专利申请权转让费应全数退还。合同未规定违约金，故原告起诉要求被告赔偿1万元违约金不予支持。本案系被告违约引起诉讼，诉讼费应由被告负担。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第三十二条第一款之规定，判决： 一、原、被告1987年6月签订的“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权”合同予以解除； 二、被告应返还原告专利申请权转让费6万元。 被告承担本案诉讼费640元。 被告孔某不服，向某市高级人民法院提出上诉。 二审法院经审理后认为：专利申请权依法可以转让，但必须订立书面合同，经专利局登记和公告后方能生效。癸公司签订转让专利申请权合同后，未向中国专利局提出登记和公告，不符合合同生效的形式要件，应认定该合同未依法成立。依照《中华人民共和国专利法》第十条第四款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决： 一、维持上海市中级人民法院民事判决第二项； 二、撤销上海市中级人民法院民事判决第一项。 本案二审诉讼费640元，由上诉人孔某负担。 上诉人孔某不服，向某市高级人民法院提出申诉。 上海市高级人民法院审判委员会经过讨论认为：一、二审法院对于本案甲公司有无违约在先等主要事实没有查清，一、二审判决认定事实的主要证据不足。二审判决适用法律错误。据此裁定中止原判决执行，由上海市高级人民法院对本案再审。 上海市高级人民法院再审认为：甲公司未按约支付转让费，已违约在先。在新情况下，孔某将该技术申请专利，防止他人抢先申请，是对该技术权益采取的保护措施。专利法第十条所称的专利申请权转让，是指已经提出专利申请而尚未授予专利阶段内的技术转让。而本案转让合同所涉及的技术，并未向中国专利局提出过专利申请，因此不是专利申请权转让合同，而是普通的非专利技术转让合同，该条款对本案不适用。至于某项技术在提出专利申请之前，当事人即将他们之间订立的非专利技术转让合同称之为“专利申请权转让合同”，是当事人对法律的误解，不影响合同的性质和实际履行。因此，二审适用《中华人民共和国专利法》第十条第四款认定为专利申请权转让合同未成立，系适用法律错误，应予纠正。在法律适用上，本案合同性质为非专利技术转让合同，本应适用《中华人民共和国技术合同法》，但由于该法是1987年11月1日施行的，而转让合同是1987年6月签订的，该法对此没有溯及力。因此，本案应适用《中华人民共和国经济合同法》，该转让合同系有效合同。经再审法院主持调解，双方当事人自愿达成协议： 一、原审上诉人与原审被上诉人之间对“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”不再存在任何权益争议；原审被上诉人不再使用该安全节能电镀循环过滤加热器技术； 二、原审被上诉人同意不再要求原审上诉人退还有关技术转让费用6万元； 三、原一、二审诉讼费由原审被上诉人与原审上诉人各自承担。 本案法律依据 中华人民共和国专利法 第10条4款 中华人民共和国技术合同法[失效] 中华人民共和国经济合同法[失效] 第32条1款 中华人民共和国经济合同法[失效] 第6条