甲公司（VOLVO Trademark Ho1ding Aktiebo1ag）乙公司商标侵权纠纷案——商标合理使用的判断标准

甲公司（VOLVOTrademarkHo1dingAktiebo1ag）乙公司商标侵权纠纷案 ——商标合理使用的判断标准 【裁判要旨】商标的合理使用应以不引起混淆或误认及不引起联想为界限。被告在汽车零件上突出使用他人商标，隐匿自己的名称、商标，有使消费者误认或联想到商品与商标所有人之间有某种联系的可能，被告的行为构成了对原告注册商标专用权的侵犯。 【案号】（2005）浦民三（知）初字第40号 【案情】 原告：甲公司（VOLVO Trademark Ho1ding Aktiebo1ag）。 被告：丙公司。 上海市浦东新区人民法院经审理查明：丁公司于1997年在我国注册了“VOL－VO”文字商标，核定使用商品为第7类和第12类。商标注册号分别为第1089832号、第1060406号。2003年4月14日，“VOLVO”注册商戊公司。2005年4月16日，被告向某申报出口叙利亚滤清器50箱，价值2250美元。该滤清器上以醒目的、大号的英文标有“FOR VOLVO”字样，在数行不同语言的产品名称之下，有一个小字体的单词“Replace”，在商品或外包装盒上未明确制造者被告的名称，也没有被告客户的名称。在滤清器上使用了激光标志，上面标有“OK”己公司简称英文字母。但该激光标志的底色为银白色，英文字母为白色，字体极小。又因是激光标志，只能在一定的角度和光线下，才能依稀辨认该英文字母，故该标注并不显著。2005年4月30日，上海海关根据原告的申请，以被告出口的滤清器涉嫌侵犯原告的“VOLVO”注册商标专用权为由，将上述50箱滤清器予以扣留。上海海关向原告发出了扣留侵权嫌疑货物通知书。2005年5月27日，原告向某2提出诉前财产保全申请，法院于6月1日依法查封了海关扣留的50箱滤清器，庚公司仓库内。 原告诉称：原告的“VOLVO”商标在全球包括中国的相关公众中享有很高的知名度和市场影响力。原告的第1089832号“VOL－VO”商标于1997年8月28日获得注册，有效期至2007年8月28日，核定使用在第7类过滤器（机器零件）等商品上。第1060406号“VOLVO”商标于1997年7月21日获得注册，有效期至2007年7月21日，核定使用的商品包括第12类项下的汽车、汽车组件及附件等。2005年4月8日被告向某3亚出口50箱滤清器，申某额为2250美元。该批货物因涉嫌侵犯原告的“VOLVO”商标专用权，被上海海关于2005年4月30日予以扣留。被告的产品为汽车用滤清器，与原告享有商标专用权的上述两个“VOLVO”商标所指定的商品构成相同或类似商品。被告未经原告许可擅自在其生产销售的滤清器商品及包装上使用“FOR VOLVO”标识，且不标注任何其他能够表明商品来源的商标、生产厂商等标记，导致“FORVOLVO”成为标识该产品来源的唯一辨别符号，消费者会误以为被告所生产的滤清器产品来源于原告，或者与原告有某种特定联系。另外被告的商品还采用了与原告的商品极为相似的外观，进一步导致消费者的混淆和误认。被告的行为已经构成对原告“VOLVO”注册商标专用权的侵犯。辛公司的调查及被告的广告宣传册发现，被告自2002年以来大量制造仿冒他人注册商标的商品，并将大部分产品销往中东国家，被告的侵权恶意明显、情节严重。故原告请求法院判令被告停止侵权，赔偿原告经济损失和原告为制止侵权行为所支付的合理开支，包括已经发生的海关仓储、销毁等费用，调查取证、公证、翻译和律师费等，共计人民币50万元。 被告辩称：原告称其商标具有高知名度，获得重点保护，没有充分的证据。被告应叙利亚客户的要求进行生产，产品上已经标示了客户名称和商标“OK”，标示“FOR VOLVO”是为了说明该零件适用于VOLVO汽车，故被告的行为不构成对原告商标专用权的侵犯，请求法院驳回原告的诉讼请求。 【审判】 上海市浦东新区人民法院认为，本案争议的焦点在于： 一、被告生产的滤清器上使用了原告享有商标权的“VOL－VO”文字是否侵犯原告的注册商标专用权 被告认为其在滤清器上使用“FOR VOLVO”文字并非作为商标标识使用，而是为了向消费者说明该滤清器适用于VOLVO这种品牌的汽车，况且被告生产的滤清器上已经使用了叙利亚客户拥有的“OK”激光防伪商标，因此其在生产的滤清器上使用“FOR VOL－VO”文字不构成对原告的注册商标专用权的侵犯。 法院认为，依法注册的商标受法律保护，未经许可他人不得擅自使用。商标最基本的作用在于让消费者区别商品的来源，避免出现混淆、误认或联想。如果是为了指明商品的基本信息，应当允许他人在不引起消费者混淆、误认或联想的情况下，正常、合理地使用权利人的商标。由于不同品牌的汽车使用的滤清器规格可能不同，当消费者选择使用滤清器时，他必须了解其选择的滤清器是否能够适用于他的汽车，那么生产厂家必须在该滤清器上指出它可以匹配的汽车的品牌、型号等，以使消费者能够作出正确的选择，此时在该滤清器上有可能会标明汽车的品牌。但这种使用必须是使用者善意的、合理的使用，以起到说明的作用，不能因此而造成相关消费者的混淆和误认，或者使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想。 分析本案，被告的行为不属于对注册商标的合理使用。（一）被告在滤清器上使用的“FOR VOL－VO”文字中含有原告的注册商标“VOLVO”，“FOR”在英文中可以有多种含义，如“为了”、“对于”、“因为”、“作为”等，被告所说的“适用于”只是其中的一种解释，因此当消费者看到商品上标明的“FOR VOLVO”文字，可以产生多种理解。（二）被告出口的滤清器上没有标明表示商品来源的显著性的文字。有关制造商、产地等的标注是表明商品来源的重要标志，被告以较大的字号在其生产的滤清器上标注了“FOR VOLVO”文字，却未在商品或外包装盒上明确制造方的名称，也没有客户的名称，消费者只能从“FOR VOLVO”文字上猜测商品的来源，极易使消费者产生混淆。（三）被告认为其已在滤清器上使用了激光防伪商标“OK”，可以表明该滤清器的商标，但被告没有提供充分的证据证明“OK”是客户的注册商标。且该激光防伪商标的标注并不显著，底色为银白色，色彩较淡，上面的英文字母为白色，字体极小，极易使消费者忽视该标识上的文字内容。壬公司简称，但如果不仔细辨认，癸公司的名称，可见被告具有使消费者对滤清器的来源产生混淆的意图。（四）被告生产的滤清器与原告生产的滤清器外观造型极其相似，文字的颜色、排列也相似。综合以上因素，由于被告未经原告许可，在其生产的滤清器上以较大的字体突出使用了“FOR VOLVO”文字，且其使用的“FOR VOLVO”文字含义不清，又未在滤清器上表识产品制造商的名称等能够识别商品来源的文字，客观上易使消费者联想到该商品的来源与“VOLVO”商标注册人存在某种联系，因此被告的行为不属于对注册商标的合理使用，已构成了对原告注册商标专用权的侵犯。被告认为其根据叙利亚客户提供的样品与商标生产了滤清器，但未提供相应的证据，法院不予采信。 二、关于赔偿数额 原告请求被告赔偿经济损失50万元的依据是被告的产品宣传册及原告的调查报告，以及原告为制止被告的侵权行为支付的合理开支，包括律师费、仓储费、公证费、翻译费等。法院认为，原告提供的被告的产品宣传册及原告的调查报告并不足以证明被告除本案所涉的50箱滤清器外，还大量生产销售了与本案使用方式相同的滤清器，由于这50箱滤清器尚未出口，被告未获取利润，也未对原告造成损失，因此，被告的赔偿范围主要包括原告为制止被告的侵权行为支付的合理开支。原告提供了律师工作记录以证明原告的代理律师根据工作时间收取15000美元律师费的依据，但该工作记录中某些内容如律师对案件处理的讨论、查询法律法规等不应列入工作时间范围，且部分工作的时间计算过长，故原告提出要求被告承担的律师费金额过高，法院将考虑原告律师合理的工作时间、内容，酌情予以确定被告应承担的律师费金额。原告主张的翻译费及从2005年4月30日至判决日的仓储费属于原告支付的合理开支，应由被告承担。原告主张的公证费包括对其主体资格进行公证、认证的复印件与原件相符的公证费1560元；商标证的复印件与原件相符的公证费480元；证据保全的公证费1000元。但其中复印件与原件相符的公证费不是必须发生的费用，原告完全可以提供上述证据的原件，而不必再对复印件与原件相符进行公证，故对这两笔公证费法院不予支持。证据保全的公证费1000元可以作为原告支付的合理费用由被告承担。由于原告提供的调查报告法院未予采纳，故其支付的咨询费1800元不应由被告承担。 上海市浦东新区人民法院根据民法通则第一百一十八条，第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项；商标法第五十二条第（一）项、第五十六条第一款之规定，判决如下：一、子公司丑公司享有的“VOLVO”注册商标专用权的侵犯。二、子公司应于本判决生效之日寅公司仓储费人民币2787.50元（该费用计算至2005年12月8日）。三、子公司应于本判决生效之日寅公司律师费等经济损失人民币4万元。 一审宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经发生法律效力。 【评析】 一、商标合理使用的基本理论 被告认为其在滤清器上使用“FOR VOLVO”文字并非作为商标标识使用，而是为了向消费者说明该滤清器适用于VOLVO这种品牌的汽车，况且被告生产的滤清器上已经使用了叙利亚客户拥有的“OK”激光防伪商标，因此其在生产的滤清器上使用“FOR VOL－VO”文字不构成对原告的注册商标专用权的侵犯。换言之，被告认为其使用原告商标是一种合理使用行为。那么，被告的行为是不是合理使用呢？ 商标合理使用是指他人在生产经营过程中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。它是为了使社会主体间的利益达成平衡而设计的一种制度。商标合理使用应包括商业性使用和非商业性使用，商业性使用中又包括叙述性合理使用和指示性合理使用。限于篇幅和案例涉及的内容，本文主要论及商业性合理使用。叙述性合理使用（Descriptive Fair Use）也称描述性合理使用，指的是对注册商标的词汇在一般叙述意义上的使用，如为了说明产地、说明商品的成分、服务的特征等而使用注册商标词汇，所使用的一般为普通词汇构成的商标词汇，这种情况下使用的商标词汇并不具有商标的含义。对指示性合理使用，有的学者也称之为“被提及的合理使用”（英语原文为Nominative Fair Use，从原文来看，似乎这一翻译更为贴切，即在描述自己的产品或服务时提及他人商标之意）。指示性合理使用或被提及的合理使用是指为了指示商品或服务的用途而使用注册商标词汇，所使用的商标词汇可能是臆造词汇，也可能是普通词汇，但正当的指示性使用往往是为了说明商品与注册商标的商品之间的某种联系。可见本案被告所要主张的是第二种合理使用即指示性合理使用。 二、我国的商标合理使用制度 我国商标法规定了商标权人积极使用商标的权利和排除他人侵犯商标权的权利，并没有对商标专用权的限制性规定。商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人使用。”该条例虽然对商标权的限制有了规定，但该规定比较原则，可操作性较差。关于合理使用问题，主要是通过行政执法中的摸索、归纳和司法实践中的个案处理，如国家工商总局《关于商标行政执法中若干问题的意见》第九条就是对商标合理使用的列举性界定。在国家工商总局的其他相关文件中也涉及一些指示性合理使用的内容，如在《卯公司、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》和《辰公司（专修店）企业名称及营业招牌的通知》中都明确指出，未经注册商标人许可，不得使用他人注册商标作为零件销售店、维修点、专卖店的名称或营业招牌；巳公司的经营范围与注册商标的关系，应直接使用叙述性文字，如“本店销售××汽车零部件”、“本店维修××汽车”“本店销售xx服装”等，且字体应一致，不得突出使用商标部分。笔者认为，区分商标合理使用和侵权使用的界限应该是：这种使用不致引起一般消费者或相关公众对商品来源的混淆或误认，也不应使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想。商标最基本的作用在于让消费者区别商品的来源，避免出现混淆、误认。如果是为了指明商品的基本信息，应当允许他人在不引起消费者混淆、误认或联想的情况下，正常、合理地使用权利人的商标。是否正常、合理使用，可以从以下几方面判断： （一）从使用人主观方面判断，看使用人是否有恶意的商标性使用的故意。因为主观故意是行为人的内心意思，只能从其行为的外在表现去推测。所以，商标的显著性和知名度、商标名词与被告产品的关联程度、标示行为的具体方式等，是判断其主观状态所要考虑的重要方面。 （二）从行为的客观表征判断，看商标使用行为是否能使公众正确区别商品与所使用的商标之间的真实关系。 （三）从行为的客观结果和可能判断，看商标使用行为是否造成了公众的误认、混淆，或有引起误认、混淆的可能。误认不仅包括对产品来源的误认，还应包括对产品生产者与商标所有者之间关系的误认。 另外，被使用商标本身的显著性和知名度是一个重要的考量因素。这不仅是用以判别使用人是否恶意的重要依据，也是判断一般公众是否容易混淆和误认的重要依据。 当然，商标使用行为千差万别，任何细微的差别都有可能影响到对商标侵权是否构成的判断。因此，必须仔细考察商标使用行为的全部特征，结合被使用商标的显著性、知名度，做全面的、综合的判断。 本案涉及的商品是汽车零件，不同品牌的汽车使用的滤清器规格可能不同，当消费者选择使用滤清器时，他必须了解其选择的滤清器是否能够适用于他的汽车，那么生产厂家应当在该滤清器上指出它可以匹配的汽车的品牌、型号等，以使消费者能够作出正确的选择，此时在该滤清器上有可能会标明汽车的品牌。但这种使用必须是使用者善意的、合理的使用，以起到说明的作用，不能因此而造成相关消费者对商品来源的混淆和误认，或者使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想。分析本案，被告标示“FOR VOLVO”的方式，不能使人正确识别商品来源，故不能构成合理使用。 文/陈惠珍 （作者单位：上海市浦东新区人民法院） 本案法律依据 午公司未公司、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知[失效] 午公司政管理申公司(专修店)企业名称及营业招牌的通知[失效] 午公司政管理局关于商标行政执法中若干问题的意见[失效] 第9条 中华人民共和国民法通则 第118条 中华人民共和国民法通则 第134条1款1项 中华人民共和国民法通则 第134条1款7项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第52条1款1项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第56条1款 更多