陈某与戴玉林专利实施许可合同纠纷上诉案

陈某与戴某专利实施许可合同纠纷上诉案 江苏省高级人民法院 民事判决书 （2006）苏民三终字第0111号 上诉人（原审原告、反诉被告）陈某。 被上诉人（原审被告、反诉原告）戴某。 委托代理人潘某，某律师事务所律师。 上诉人陈某因与戴某专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省镇江市中级人民法院（2005）镇民三初字第9号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年7月12日立案受理，并依法组成合议庭，于2006年11月2日公开开庭审理了本案。上诉人陈某，被上诉人戴某、委托代理人潘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 一审法院认定事实：2003年2月28日，陈某与戴某签订一份协议，约定陈某将其拥有的电动汽车保护罩生产技术（专利号为ZL99236443.4、ZL00240033.2、ZL02272653.5）给戴某生产经营。陈某必须保证将产品技术全部投入生产中去，并积极配合戴某采购原材料及配件，严格把好质量关。如果戴某按照陈某的专利技术不能生产出合格产品或出现质量问题，所造成的相关经济损失全部由陈某赔偿。陈某在戴某生产经营期间不得将该技术泄露或转让给第三方，或者在协议签订之日起八年内不得再向他人转让，否则应承担违约金300万元，并无条件地赔偿戴某已投入的资金及可得利益损失。戴某必须保证100万元资金投入到产品的生产。在生产经营期间，第一年应给付陈某每月1万元的技术费。在产品投放市场开始获取利润后，戴某应给陈某30%的股份。并约定戴某在合作期间无故退出，应给陈某300万元作为赔偿金。还约定在生产经营期间有关事宜由双方协商解决，但最终决定权归戴某所有。 协议签订后，戴某即购买了部分设备和原材料，利用陈某转让的专利技术在广州市芳村区某地2甲公司进行生产。2003年4月29日戴某将其购买的设备乙公司。陈某以戴某盗窃为由分别于2003年4月22日、7月1日两次向公安机关报案。2003年5月戴某将上述设备和产品全部运至江苏丙公司继续生产经营。2003年3月3日、4月25日、5月31日戴某分别支付给陈某技术费各1万元。 另查明，2003年5月30日，丁公司戊公司（以下简称丁公司己公司）签订合作生产销售协议书一份，庚公司己公司独家实施汽车保护罩产品专利技术（专利号为ZL99236443.4、ZL0024033.2、ZL02272653.5）。协议签订后，辛公司即在《汽车用品导购指南》、《中国汽车用品市场专业购销指南汽车改装分册》等刊物上刊登广告进行汽车保护罩的产品宣传。 一审法院认为： 一、关某某的行为是否构成违约的问题。陈某与戴某签订的协议是双方真实意思表示，是合法有效的。该协议虽然约定双方合作生产，但从协议主要内容看，陈某的主要义务是提供其拥有的专利技术给戴某生产，主要权利是收取专利技术使用费。戴某的主要义务是支付专利技术使用费，主要权利是利用陈某的专利技术生产产品。且双方的协议没有约定陈某参与戴某的经营管理活动。故双方的协议从性质上看属于专利实施许可合同。作为受让人戴某有权按约定使用陈某提供的专利技术组织生产汽车保护罩，自主决定生产经营中的相关事宜，且双方在协议中约定在生产经营期间有关事宜由双方协商解决，但最终决定权归戴某所有。因此，戴某将其生产地点的变更并没有事先要取得陈某同意的义务，戴某有权变更生产地点，且戴某继续支付了2003年5月份的技术费，陈某认为戴某擅自变更生产地点构成在合作期间无故退出双方所签订的协议，已经严重违约的观点，并无事实和法律依据。对陈某请求法院判令解除双方所签订的协议书，由戴某向陈某支付违约金30万元的诉讼请求不予支持。戴某在专利实施许可合同期间，应该严格按照双方的约定按期支付专利使用费。但在陈某将涉案专利技术再许可第三人实施的行为已构成违约的情况下，戴某有权停止支付陈某专利使用费，其从2003年6月起停止支付专利使用费的行为并不构成违约。在陈某承担了违约责任，合同继续履行，戴某又实际实施了专利技术的情形下，戴某应按协议的约定，将协议签订后第一年未支付的9个月专利使用费按每月1万元的标准支付给陈某。至于协议签订一年后的专利使用费问题，由于陈某并未提出相应的诉讼请求，法院不予处理。 二、关于陈某的行为是否构成违约的问题。根据双方签订的协议可以认为陈某与戴某签订的协议为排他性的专利实施许可，且陈某不能再以任何方式将涉案的专利技术许可第三方实施。但陈壬公司己公司签订合同，该协议名称虽然为合作生产销售协议，但从内容上看属于独占性专利实施许可合同，故陈某的行为违反了双方协议的约定，陈某应按约承担违约责任。双方在协议中约定的违约金为300万元，陈某并未以约定的违约金过高为由请求法院予以减少，故对于戴某请求法院判令陈某承担50万元违约金的反诉请求应予以支持。戴某变更生产地点未及时通知陈某，故无理由要求陈某在变更生产地点后生产的产品所出现的任何质量问题承担责任。 据此，该院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十六条、第三百四十五条、第三百四十六条、第三百五十一条的规定，判决：一、陈某于判决生效后10日内支付给戴某违约金50万元；戴某于判决生效后10日内支付给陈某专利使用费9万元。两项冲抵，陈某应于判决生效后10日内支付给戴某人民币41万元。二、驳回陈某其他诉讼请求。本诉案件受理费8360元，反诉案件受理费10010元，由陈某负担16440元，戴某负担1930元。 上诉人陈某不服一审法院判决，向本院提起上诉称：一审判决认定事实错误，判决不符合法律规定。1.认定事实错误。（1）上诉人与被上诉人签订的协议书明确双方是共同经营，且上诉人亦实际参与了经营管理。（2）上诉人以专利技术入股，占公司30%股份，怎么会没有经营管理的权利。（3）协议虽未约定履行地点，但就履行情况看，明确在广州市芳村区某地B座四楼。2.遗漏重要事实。被上诉人在未通知上诉人的情况下，将工厂生产设备全部搬走，其中包括上诉人的物品，但一审判决未作出认定。3.被上诉人私自搬走生产设备，且对企业未作股份明确，故其行为构成欺诈。故请求二审撤销一审判决，支持上诉人的全部诉讼请求，并承担本案的诉讼费用。 上诉人陈某二审中提交的证据为：2003年深圳国际汽车零部件、保修检测设备暨汽车电器及精品展览会请柬。用以证明上诉人实际参与了经营，从而进一步证明合同的性质应为合作经营，而非技术转让。 被上诉人戴某庭审答辩认为，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求维持原判。 被上诉人戴某二审中未提供新的证据。 对上诉人陈某二审提供的证据，被上诉人戴某对其真实性没有异议，但认为该证据的来源不清，且参加展览会与共同经营没有直接关系，故该证据与本案没有关联性。 当事人在二审中争议的主要焦点是：1.涉案合同的性质应如何认定。2.双方当事人是否按约履行了合同义务。 二审庭审中，上诉人陈某对一审未认定被上诉人戴某搬走其个人物品有异议，对其他事实无异议；被上诉人戴某对一审认定的事实无异议，本院对双方当事人无异议的事实予以认定。 对于上诉人陈某有异议的事实，本院认为，关某某搬迁所带走的设备物品，陈某在诉讼中并未提出明确的诉讼请求，即要求戴某予以返还，故一审法院在审理本案中并未涉及，对于该节事实未作出认定是正确的。 结合案件事实，围绕争议焦点，本院认为： 1．涉案协议应认定为专利实施许可合同。合同性质的确定应以合同约定的当事人权利义务内容为准。本案中，陈某与戴某签订的协议书约定，陈某将其研制发明的专利技术在八年内独家许可给戴某制造生产经营，戴某给付技术费。由此可见，该协议属于专利实施许可合同。上诉人陈某认为，其是以技术入股，占30%股份，同时双方约定在生产经营期间，有关事宜双方协商解决，且实际其也参与了经营，与戴某一起购买设备，参加有关汽车产品展览会等。因此，该协议应是合作经营合同。本院认为，就协议约定来看，陈某只是许可戴某使用其专利技术，并不是以技术入股，而30%的股份是附条件的。戴某给付陈某30%股份的前提是产品销售获利，并不是陈某参与经营的报酬，也非技术入股所占的股份。与戴某一起购买设备，是陈某履行协议约定的配合戴某采购产品所需的原材料及配件的义务，并非共同经营。虽然双方约定在生产经营期间，有关事宜双方协商解决，但同时明确最终决定权在戴某。再者，综观协议的全部内容，均没有陈某参与经营的明确约定。陈某二审提供的展览会请柬，不能直接证明其实际参与了经营。因此，陈某关于涉案合同为合作经营合同的上诉理由，缺乏事实依据，依法不能成立。 2．陈某违反合同约定，应承担违约责任。协议约定，陈某许可戴某实施的专利技术，自协议签订之日起8年内不得再向他人转让，否则承担违约责任。而协议签订后，陈某却在癸公司己公司。陈某的行为违反了协议，构成违约，理应承担违约责任。戴某在协议签订后，即购进设备进行生产，并按约支付技术费。鉴于协议为专利实施许可合同，且协议对履行地点未作约定，故戴某在何处实施专利，不影响协议的履行。因此，戴某在未通知陈某的情况下，将生产地点搬至江苏省扬中市，不违反协议，不构成违约。在戴某得知陈某将专利许可给他人实施，严重违约的情况下，停止支付技术费，亦不构成违约。上诉人陈某称，戴某私自搬迁，并带走其私人物品，同时拖欠房租、水电费，构成违约。本院认为，如前所述，戴某搬迁生产地点并不违反协议约定，而搬迁时是否带走陈某个人物品，以及拖欠房租、水电费与协议的履行没有直接关联，不能以此认定戴某违约。上诉人陈某认为，戴某未给其30%的股份，构成欺诈。对此，本院认为，协议中对给付30%股份的约定是附条件的，即戴某在第一年支付每月1万元技术费，且在产品投放市场开始盈利后，给付陈某30%股份。而协议履行后3个月双方即发生纠纷，给付股份的条件未成就。因此，戴某未给付陈某30%股份不构成违约。上诉人陈某关某某违约的上诉理由不能成立。 综上，上诉人陈某的上诉理由不能成立，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。鉴于二审庭审中，被上诉人戴某同意终止履行涉案协议，双方当事人对终止履行协议达成共识，故本院对当事人终止履行协议的主张予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、《中华人民共和国合同法》第九十一条第（七）项的规定，判决如下： 一、维持江苏省镇江市中级人民法院（2005）镇民三初字第9号民事判决。 二、陈某、戴某于2003年2月28日签订的《协议书》终止履行。 二审案件受理费18370元，其他诉讼费300元，合计18670元，由上诉人陈某负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　张婷婷 审　判　员　徐美芬 代理审判员　曹某 二○○六年十一月十六日 书　记　员　黄　茜 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第345条 中华人民共和国合同法 第346条 中华人民共和国合同法 第351条 中华人民共和国合同法 第60条 中华人民共和国合同法 第66条 中华人民共和国合同法 第91条1款7项 中华人民共和国民事诉讼法 第128条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款1项 更多