甲公司、乙公司专利权权属纠纷二审民事判决书

甲公司、乙公司专利权权属纠纷二审民事判决书 广东省高级人民法院 民事判决书 (2018)粤民终1268号 上诉人（原审被告）：甲公司。住所地：广东省东莞市。 法定代表人：符某，总经理。 委托诉讼代理人：梁某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：乙公司。住所地：河南省周口市。 法定代表人：胥志刚，董事长兼总经理。 原审被告：符某2。 丙公司（以下简称丙公司）因丁公司（以下简称丁公司）、原审被告符某2专利权权属纠纷一案，不服广州知识产权法院（2017）粤73民初2570号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：1.依法撤销一审判决，依法改判；2.本案一、戊公司承担。事实与理由：一、一审法院认定事实不清，证据不足。1.涉案《OEM合作协议》己公司与中机美源智能装备（深圳）庚公司（以下简称戊27公司）签订的《销售协议》所变更、代替。辛公司。丙公司壬公司交付4台机器，癸公司未依照合同约定交付图纸，子公司无法依照合同约定制造机器并交付。2.丑公司在履行《OEM合作协议》过程中改进的技术。二、一审法院认定丙公司寅公司卯公司与符某2之间的专利转让合同无效没有事实和法律依据。三、一审法院认定丙公司辰公司合理开支3860元没有事实和法律依据。 丁公司辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。 丁公司向一审法院起诉请求：1.确认专利号为ＺＬ20162095××××.6、名称为“预送料张紧机构”巳公司所有；2.丙公司、午公司所支付的合理费用共计3860元；3.丙公司、符某2承担本案诉讼费用。 一审法院认定事实：专利号为ＺＬ20162095××××.6、名称为“预送料张紧机构”的实用新型专利的发明人为张毅斌、符贞海、许燕宇，未公司，该专利的申请日是2016年8月26日，授权公告日是2017年2月1日，该专利的第2年度年费已经缴纳，现处于有效状态。2017年6月16日，申公司变更为符某2。 2015年6月3日，丁公司（甲方）丙公司（乙方）经协商就“ZDC-50Ⅱ自动上袋包装系统”的加工、优化设计、生产制造等事宜签订了《OEM合作协议》。该协议第2条中“甲方的义务”约定：“为加快设备的性能完善进程，图纸设计上，甲方有责提供包括现有的整体系统的机械结构图纸、控制电器原理图及三维立体效果图等……”；第2条中“乙方的权利”约定：“乙方对本产品进行必要的设计完善及制造改进期间所发生的人员工资公差费用及必要的硬件设施改进费用，在本产品（自动包装机）获得认可前，甲方支付伍万元整作保证金（若乙方制作不成功且在两个月内连续改造仍不能达到甲方要求的，乙方无条件退款给甲方）……”；第3条中的“附件：本产品系统组成”约定：“1.定量秤机组（双体包装秤）……2.自动包装及自动上袋机组……3.自动加标签系统（对包装后编织袋缝口前自动送标签到1套编织袋口）……4.全自动制袋机……5.输送机输送台车……6.缝纫机、自动折边机……7.电器及操作系统……8.真空系统……9.控制系统……总价金额：35万整（不含税价）总价金额38.5万元整（含税率17%增值税单价）”；第3条中的“采购合同的签订”约定：“签订采购合同的条件：必须在乙方受甲方委托改进、完善后，经甲方终端客户认可定型后方可。”；第5条“知识产权归属”约定：生产及开发过程中所述技术创新、改进、完善等知识产权权利最终归甲方所有……；第7条“合同有效期限”约定：“本合同有效期于签订之日起至2019年12月31日止……”；另，酉公司的银行账户信息：开户银行为工行东莞凤岗雁田支行，银行卡号为符贞海62xxxXX。 丁公司主张，戌公司在履行上述《OEM合作协议》过程中产生的技术，依照该协议第5条“知识产权归属”的约定，亥公司所有。为此，丁公司提交了以下证据：1.《证明》一份。甲23公司，乙24公司，丙25公司丁26公司自2015年8月20日起代为实际履行《OEM合作协议》。2.国家企业信用信息公示系统查询结果打印件。内容显示：戊27公司于2015年8月18日成立，法定代表人为胥志刚。3.银行客户专用回单四张，己28公司庚29公司实际履行了《OEM合作协议》约定的付款义务。载明：戊27公司于2016年12月26日、2017年1月20日、2017年2月9日、辛30公司账号为20×××61、壬31公司的账户转账24万元、10万元、47万元、40万元。4.借记卡账户历史明细清单2张。载明：户名为胥志刚的工商银行账户分别于2015年6月4日、2015年7月22日向户名为“符某海”、账号为“62×××72”的账户转账各5万元。丁公司认为第一次支付的5万元即为《OEM合作协议》中约定的保证金，第二次其又支付5万元，说明该协议继续履行。5.样机图片打印件、微信群名为“中机美源交流群”的微信内容截图，癸32公司实际履行了《OEM合作协议》，交付了样机并对设备进行过现场调试。子33公司标签；上述微信群内容显示：“符贞海”表示“许工，十二今天中储粮的过来叫他们都穿厂服”…………，“许燕宇”表示“好，工厂现在没电，要跟管理处说下通下电”，微信中“符贞海”展示了多张工人聚集于“中储粮”标识前及车间的照片。 丙公司确认上述证据1-4的真实性，但认为《OEM合作协议》双方没有实际履行，其确丑34公司，并确认该4台机器均使用了涉案专利技术，寅35公司向其支付的设备款，卯36公司的《销售协议》，并非《OEM合作协议》；证据4中的两笔5万元不是《OEM合作协议》中的保证金，也不是履行该协议的款项，而是胥志刚借款给符贞海，跟本案无关；对证据5的真实性、合法性、关联性不予确认，其生辰37公司的，巳38公司的牌，午39公司。另，丁公司未40公司于2016年9月30日交付第一台样机，调试了两个月就交给了客户，但断断续续有问题，一边做一边改，至今未合格。丙公司称对第一台样机的交付时间不清楚。 丙公司向一审法院提交了以下证据：1.丙公司戊27公司于2016年12月1日签订的《销售协议》一份。上述协议载明：申41公司酉42公司研发、制造自动上袋机，戊27公司戌43公司采购自动上袋机机组，并销售上述机组。自动上袋机组的销售单价为人民币肆拾伍万圆整等信息，亥44公司签章信息，仅有胥志刚的手写签名。2.《知识产权委托合同》3份、发票5张。甲45公司委托案外人代理多项专利的申请及包括涉案专利在内的年费缴纳事宜，其中10件实用新型专利申请的代理费共30000元，1件外观专利申请的代理费1500元，11件专利年费（前2年）代理费每件1505元。乙46公司向案外人支付了知识产权服务费。3.《技术转让（专利权）合同》一份、入账汇款业务凭单一份。丙47公司将包括涉案专利在内的十项专利（九项实用新型专利、一项外观设计专利）转让予符某2，丁48公司在合同上签名，上述专利转让价款总额为5万元。上述业务凭单载明：2017年7月24日，丙公司通过账户跨行汇款的方式向符某2转账68000元，附言购买专利费用。 针对上述证据，丁公司确认《销售协议》为胥志刚本人签名，但对该协议的内容不确认，该证据的骑缝章无法对齐，系伪造的，当时确实签订了协议，真实的协议内容为继续生产，两个月内把设备做出来；涉案专利申请后，戊49公司协商违约事宜，丙公司便将包括涉案专利在内的多项专利与符某2恶意串通进行转让，上述专利的转让价格明显低于市场价格，符某2就是符贞海的弟弟。对此，丙公司辩称，符某2与符贞海是广西的老乡，是否亲戚关系，其代理人不清楚；丙公司又研发出更新的专利，涉案专利现已不值钱，生产的设备太大，物流成本高，有人买就卖了。 丁公司就包括涉案专利在内的11个专利，己50公司、符某2存在专利权权属纠纷为由提起包括本案在内的11件诉讼。丁公司庚51公司及符某2的侵权行为而产生了合理费用，提交了专利诉讼服务费、交通费、住宿费等票据。上述专利诉讼服务费票据金额为40000元；上述交通费金额为1695.5元；上述住宿费票据金额为492.55元。针对上述证据，丙公司认为上述费用主张没有法律依据，不予认可。 另查明，丙公司辛52公司，成立日期2015年5月22日，注册资本570万元，经营范围包括研发、产销工业自动化控制化系统、五金加工机械、金属通用零部件，原法定代表人为符贞海，2017年变更为符某。符某的身份证住址为广西××××程村队014号。 一审法院认为，本案为专利权权属纠纷案件。丁公司丙公司签订《OEM合作协议》，双方意思表示真实，内容合法有效，双方应当按照合同的约定履行自己的义务。丁公司主张，壬53公司在履行上述协议过程中所改进的技术，依该协议第5条之约定，该癸54公司，丙公司与符某2恶意串通转让涉案专利无效，亥公司所有，丙公司与符某2应共同承担其维权合理开支。丙公司则辩称，《OEM合作协议》并未实际履行，丁公司未交付该协议约定的“现有的整体系统的机械结构图纸、控制电器原理图及三维立体效果图等”，涉案专利为其自行独立研发的技术，其将涉案专利转让符某2合法。结合双方当事人的诉辩意见，本案主要的争议焦点在于：一、子55公司在履行《OEM合作协议》过程中所改进的技术；二、丙公司将涉案专利转让符某2是否存在恶意串通；三、丑56公司维权合理开支如何承担。 关于争议焦点一。首先，在《OEM合作协议》签订的次日，丁公司的法定代表人胥志刚即向该协议约定的符贞海账户转账5万元，与该协议中约定的保证金在时间及数额上均吻合，寅57公司已实际履行该协议所约定的义务。丙公司辩称该5万元为借款，并无证据，难以采信。其次，丁公司于签订《OEM合作协议》卯58公司代为实际履行该协议，戊27公司于2016辰59公司分四笔转账共121万元。丙公司确认该款项，巳60公司所签订的《销售协议》中的设备款，与《OEM合作协议》无关。经查，《OEM合作协议》第3条对“采购合同的签订”进行了约定，午61公司关于第一台样机交付时间的陈述、《销售协议》的签订时间及内容可以相互印证，且《销售协议》与《OEM合作协议》的合同标的均为打包粮食的机器，未62公司戊27公司所签订的《销售协议》申63公司丙公司所签订的《OEM合作协议》的实际履行。最后，丙公司酉64公司交付的4台机器采用了涉案专利技术，其虽辩称该技术为其自主独立研发，丁公司没有向其提供《OEM合作协议》约定的ZDC-50Ⅱ自动上袋包装系统的机械结构图纸、控制电器原理图及三维立体效果图等，但并未提交相应证据。因此，一审法院认定涉案戌公司在履行《OEM合作协议》过程中所改进的技术，依《OEM合作协议》戌65公司。 关于争议焦点二。首先，丙公司在涉案专利获得授权公告未足半年时间内即将包括涉案专利在内的10项专利（其中9项实用新型、1项外观设计）以总金额5万元的对价转让给符某2，亥66公司申请专利并缴纳年费的成本就达4万余元，且按《销售协议》使用了涉案专利的机器单价高达45万元，故该转让价格明显存在不合理之处。丙公司辩称涉案专利已不值钱，其已研发出更新更好的技术，但并未提交相应证据。其次，甲67公司原法定代表人与符某2的关系，丁公司认为符某2是符贞海的弟弟，亥66公司称符某2与符贞海是广西的老乡，至于是否亲戚关系，其表示不清楚。乙68公司现法定代表人符某的身份证信息，两者的登记住址为同村的相邻门牌号，亦可知双方的关系密切。最后，符某2经一审法院传票传唤无正当理由拒不到庭，应视为其放弃答辩权利。因此，依据本案现有证据，一审法院认定丙公司与符某2系恶意串通，丙69公司的利益，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，涉案专利转让合同无效，亥公司所有。 关于争议焦点三。《中华人民共和国专利法》第六十五条第一款的规定，侵权人应赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。丙公司丁70公司的发明创造自行申请专利，不仅违反了《OEM合作协议》的约定，戊71公司的专利申请权。之后，丙公司与符某2恶意串通转让涉案专利，己72公司的合法权益，丁公司庚73公司、符某2共同承担其维权合理开支，于法有据。故此，辛74公司提交的证据及本案为关联案件之一，丁公司确实聘请了专业律师出庭等因素，其主张本案合理开支为3860元，在合理必要范围内，一审法院予以支持。 综上所述，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第八条、第六十五条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第二项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零八条第一款的规定,判决:一、专利号为ＺＬ20162095××××.6、名称为“预送料张紧机构”的实用壬75公司所有；二、甲公司、符某2于判决发生法律效力之日起十日癸76公司合理开支3860元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费50元，甲公司、符某2负担。 本院经审理查明，一审法院认定事实属实，本院予以确认。 二审中，丙公司提交四份证据证明涉案专利系其自主研发的事实。1.设计彩图、工程图纸、电脑截图。证明上诉人自主设计研发专利的事实。2.证人证言。证明研发专利的发明人为上诉人员工、涉案专利是上诉人自主研发。3.购买原材料、配件的记账凭证、研发费。子77公司安装设计图纸进行加工生产相关配件及自行研发专利的事实。4.专利合同。证明申请人自主申请专利的事实。丁公司对上述证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。本院认为，上述证据并非一审庭审结束后才出现的新证据，上诉人无合理理由在一审期间不予提交，而在二审期间提交，不符合民事诉讼证据的相关规定。并且，丑78公司单方制作和提供的证据，寅79公司员工作出，丁公司不确认其真实性、合法性的情况下，本院对其真实性、合法性不予认可。退一步讲，即使上述证据可予采信，相关设计图纸记载的时间均晚于涉案《OEM合作协议》签订的时间，卯80公司在合同约定的权利义务范围之外独立研发。综上，本院对上述证据不予采信。 本院认为，本案系专利权权属纠纷。根据当事人的上诉请求与理由、答辩意见，本案的争议焦点为：涉案实用新型专利权的归属问题。 首先，双方签订的《OEM合作协议》合法有效且已经实际履行。《合同法》第三百二十九条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效”。《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定：“下列情形，属于合同法第三百二十九条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件”。本案中，《OEM合作协议》第5条约定：“生产及开发过程中所有的技术创新、改进、完善等知识产权权利最终归甲方（辰81公司）所有”。该合同条款是否属于前述司法解释条文第一项“限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”规定的情形，对此，本院认为，本案专利技术方案属于《OEM合作协议》约定的标的技术，不属于在合同标的技术的基础上研究开发的新的技术。巳82公司作为加工方，加工制造自动上袋包装系统产品的对价。丙公司作为理性经营者，应当能够衡量合同约定的加工制造义务与收取加工费权利以及前述技术归属合同条款之间的利益关系。该合同条款属于双方当事人意思自治的范围，不属于“要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权”的情形。综上，丁公司丙公司签订的《OEM合作协议》系双方真实意思表示，不存在违反法律强制性规定的情形，应当认定为有效合同。 根据协议约定，丙公司午83公司委托，未84公司的技术及产品要求进行改进和加工制造涉案产品，丁公司支付相应对价。合同签订次日，丁公司的法定代表人胥志刚即依约向指定账户转账支付保证金5万元。申85公司酉86公司代为实际履行合同，戊27公司丙公司支付设备款121万元，丙公司交付设备，丙公司确认其交付的该4台设备均使用了涉案专利技术。故一审法院据此认定《OEM合作协议》合法有效并已得到实际履行，于法有据，本院予以确认。丙公司戌87公司支付的5万元系胥志刚与符贞海间的借款，但对该主张不能提供任何证据予以证明，本院不予支持。丙公司还辩称设备交付及1亥88公司戊27公司签订的《销售协议》，与《OEM合作协议》并无关联，对此，本院认为，从《销售协议》约定的内容来看，甲89公司受委托研发制造产品，该内容与《OEM合作协议》相符合，且《销售协议》仅就涉案产品的交货时间、数量和付款等内容进行约定，明显系对《OEM合作协议》的补充协议，与《OEM合作协议》并无冲突，丙公司乙90公司的转账行为是否系履行《销售协议》的约定，并不影响《OEM合作协议》的效力及实际履行的事实，丙公司以此主张《OEM合作协议》从未履行，与事实不符，本院不予支持。 其次，《OEM合作协议》明确约定了双方履行合同期间的知识产权归属。《OEM合作协议》第5条约定：“生产及开发过程中所有的技术创新、改进、完善等知识产权权利最终归甲方（辰81公司）所有。”丙公司辩称上述条款的含义是指在某项现有技术的基础丙91公司所有，丁92公司并未交付所谓的基础技术，因此也不存在任何在基础技术上的改进，壬53公司独立研发的全新技术。对此，本院认为，首先，从本案情况来看，《OEM合作协议》附件中已详细列明产品系统组成、材质和电机功率等参数，戊93公司在双方《OEM合作协议》签订时已经初步掌握己94公司，丙公司庚95公司未依约提供涉案技术方案和图纸的主张与事实不符。另外，从合同第5条约定来看，该条不仅约定在基础技辛96公司所有，还明确约定了“生产及开发过程中所有的技术创新”壬97公司所有。癸98公司未提供相关技术方案和图纸，丙公司子99公司的要求研发出涉案技术并制造涉案产品，按照该条约定，这种“生产及开发过程中的技术创新”丑100公司所有。未62公司寅101公司所有的主张缺乏事实与法律依据，本院不予支持。 再次，卯102公司与符某2之间的专利权转让合同无效，并无不当。丙公司辰103公司对涉案专利权属存在异议的情况下，于半年之内将相互关联的10项专利权以5万元的价格转让给符明海，考虑到使巳104公司申请专利的成本等支出远远高于5万元，该转让价格明显不合理地低于正常价格。此外，丙公司法定代表人符某与符某2的身份证住址为相邻门牌号，可知二者存在密切关联，而符某2经一、二审法院依法传唤，均无正当理由拒不到庭，且未出具书面答辩意见，因此，一审法院认定戊49公司恶意串通，午105公司合法权益，符合《中华人民共和国合同法》第52条规定，本院予以维持。 最后，丁公司为索回本案专利技术，需要支付律师费等合理维权费用。一审法院判决支持其3860元合理维权费用，有法律依据且公平合理，本院予以维持。 综上所述，丙公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费人民币50元，丙公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长　张学军 审 判 员　岳利浩 审 判 员　肖少杨 二〇一八年十月二十四日 法官助理　黄慧懿 书 记 员　郑斯明 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第65条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第8条 中华人民共和国合同法 第8条 中华人民共和国合同法 第52条1款2项 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第144条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第108条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条 更多