甲公司诉刘某等专利权转让合同纠纷案

甲公司诉刘某等专利权转让合同纠纷案 湖北省高级人民法院 民事判决书 (2011)鄂民三终字第111号 上诉人（原审被告）：甲公司 法定代表人：刘某4 委托代理人：袁某 委托代理人：刘某2 被上诉人（原审原告）：刘某 委托代理人：刘某3 委托代理人：王某 原审被告：糜志远 委托代理人：田某 乙公司（以下简称乙公司）因与被上诉人刘某、原审被告糜志远专利权转让合同纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2010）武知初字第331号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丙公司的委托代理人袁某，被上诉人刘某的委托代理人刘某3、王某，原审被告糜志远的委托代理人田某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审原告刘某2010年7月2日诉至一审法院，请求判令：一、丁某、糜志远2006年9月8日签订的《专利权转让合同》无效及专利号为ZL01133524.6、专利名称为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利权人为刘某、糜志远；二、乙公司、糜志远将前述专利权在国家知识产权局的著录项目恢复原状；三、乙公司、糜志远承担本案全部诉讼费用以及刘某为主张权利所支出的合理费用。 一审经审理查明，2001年9月30日，刘某作为申请人、糜志远作为共同申请人向某人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）提交名称为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利申请。2003年10月29日，国家知识产权局对该申请发布授权公告，发明人刘某、糜志远，专利权人刘某、糜志远，专利号为ZL01133524.6。2009年5月12日，乙公司戊公司向国家知识产权局提交“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利著录项目申报书，请求将上述发明专利专利权人刘某、己公司，并附上有《专利权转让合同》和专利权人的身份证复印件等。上述《专利权转让合同》上有糜志远的签名、“刘某”字样的签名，乙公司加盖了印章，显示的签订时间为2006年9月8日，乙公司一审庭审中陈述该合同实际签订时间是2009年。2009年6月12日，国家知识产权局对乙公司发出《手续合格通知书》。目前，庚公司。因刘某否认该合同上的签名栏“刘某”字样为其本人所写，经刘某申请，一审法院组织刘某、乙公司和糜志远对双方存有争议的《专利权转让合同》（包括备案于国家知识产权局的《专利权转让合同》乙公司提交的《专利权转让合同》）上刘某的签名是否为刘某本人所签进行了鉴定，北京明正司法鉴定中心于2011年1月27日向一审法院出具《司法鉴定书》，鉴定书第五部分鉴定意见显示：备案于国家知识产权局的落款时间为“2006年9月8日”的《专利权转让合同》原件、乙公司提交的落款时间为“2006年9月8日”的《专利权转让合同》原件落款部位的“刘某”签名字迹与样本字迹不是同一人所写。对鉴定书及上述鉴定结论，刘某、乙公司及糜志远均无异议。 2004年1月12日，刘某、糜志远作为甲方辛公司（以下简称辛公司）、壬公司（以下简称壬公司）签订《更昔洛韦钠专利权属备忘录》，双方确认：甲方为乙方员工、利用乙方的物质技术条件、执行乙方的任务、受乙方委托以甲方名义申请了“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利，批准的专利号为：ZL01133524.6。根据国家相关法律法规，该专利的所有权和使用权归属乙方。相关的专利证书变更手续在乙方认为合适的时间，由甲方协助申请完成。即使上述变更手续未完成，乙方也可在2001年至2021年期间无偿使用和处置该专利。也是在2004年，涉案专利的发明人刘某、癸公司签发《发明专利授权书》，授权书载明：兹有中国发明专利“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”，专利号：ZL01133524.6，国际专利分类号：C07D473/18。该专利发明人刘某先生（身份证号xxx）和糜志远先生（身份证号xxx）授权位于湖北省潜江市某地x子公司独家使用本发明专利，授权期限自2004年10月1日至本专利有效期止。2006年8月2日，刘某、左阿玲、辛公司作为甲方与作为乙方的刘某4、彭某签署《股权置换协议》。协议约定，丑公司70%寅公司29%的股权进行置换；除上述股权置换外，乙方将给予甲方人民币贰佰万元的补偿（含注射用更昔洛韦钠的技术转让费），该补偿在《股权置换协议》签章生效后即履行。为履行上述《股权置换协议》，乙公司于2006年8月8日召开股东大会，卯公司《股东大会决议》，刘某、乙公司各持有一份，两份决议第一条均载明：“辰公司巳公司股份、午公司股份、未公司申公司的股份共70%酉公司股东刘某4和程远洪（分别为69%和2%）”；乙公司持有的决议第七条载明：“作为上述第一条股权转让的补偿，荷普药业及刘某、糜志远同意将注射用更昔洛韦钠的权益（即拥有专利权，其专利号ZL01133524.6的知识产权专利）戌公司亥公司，支付方式为此决议作出之日起每月支付20万元人民币”；甲23公司的决议第七条则载明：“作为上述第一条股权转让的补偿，注射用更昔洛韦钠的权益（含知识产权专利）戌公司亥公司，支付方式为此决议作出之日起每月支付20万元人民币”。2006年8月8日，壬公司也召开股东大会，形成《壬公司股东大会决议》，该决议第一条载明：“乙24公司未公司申公司的股份共20%亥公司股东刘某4”；第四条载明：“作为上述第一条股权转让的补偿，注射用更昔洛韦钠的权益（含知识产权专利）戌公司亥公司。” 刘某为到国家知识产权局查询、复印涉案专利权属变更材料共支出差旅费1654.5元（人民币，下同）。 一审法院认为，（一）关于刘某是否为本案适格的诉讼主体。虽然2004年1月12日刘某、丙25公司、壬公司签订《更昔洛韦钠专利权属备忘录》，明确涉案专利为职务发明，其所有权和使用权归属后者；但该申明不影响刘某作为本案适格的诉讼主体资格。《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第十条第三款规定：转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。根据该条规定，专利权转让的生效以向国务院专利行政部门登记为生效要件，当事人对专利权属的约定对专利权不产生直接的变更效力。本案中，辛公司、壬公司均未主张涉案专利为职务发明，也未在国务院专利行政部门办理变更专利权人相关的登记手续，该专利证书上登记的专利权人并不因该备忘录的订立而直接发生变更。丁26公司戊27公司、壬公司在本案中提出职务发明权属主张。因此，在己28公司、壬公司之前，乙公司一方面质疑刘某和糜志远的专利权人身份，另一方面又坚持其与刘某和糜志远签订了《专利权转让合同》，受让了涉案专利，明显自相矛盾，对此辩称理由，一审法院不予支持。刘某作为涉案《专利权转让合同》及变更著录项目前专利行政部门登记的专利权人，仍是本案适格的诉讼主体。（二）关于糜志远有无权利处分涉案专利及《专利权转让合同》是否为有效合同的问题。根据《专利法》第十五条规定，除非共有人对权利的行使有明确的约定，行使共有的专利权尤其是处分专利的权利，必须征得全体共有人的同意。本案中，刘某、糜志远双方并未约定糜志远有处分涉案专利的权利，因此，在未取得共有人刘某的同意之前，糜志远单方同意涉案专利的行为不发生专利权转让的法律效力。乙公司向国家知识产权局办理专利权著录项目变更申请的文件中，司法鉴定确认专利权人之一的刘某签名并非本人笔迹，刘某亦否认其有转让涉案专利权的意思表示，该合同上“刘某”的签名可以认定为伪造，乙公司使用这份伪造签名的合同向国家知识产权局申请办理了专利权人登记变更，将涉案专利据为己有，违背了《中华人民共和民法通则》（以下简称《民法通则》）第五十五条关于民事法律行为应当意思表示真实的基本要求，也违反了《专利法》第十五条的规定，损害了刘某的合法权益，应属无效合同。（三）庚29公司是否有恶意串通行为的问题。如上文所述，刘某、辛30公司、壬公司对涉案专利权属约定并不直接产生专利权变更的效力，在办理变更登记前，糜志远仍系涉案专利权的共有权人。尽管《专利法》第十五条规定，专利权的转让需要经得全体共有人的同意，但是专利权的共有人对共有专利仍有作出处分的意思表示，只是该意思表示在全体共有人同意前，不发生法律效力。本案中，在涉案专利共有权人刘某同意前，糜志远并非没有做出处分共有专利意思表示的自由，只是该意思表示在共有人追认前不发生法律效力，因此，不能因糜志远在《专利权转让合同》上的签字就认定其具有恶意；再者，糜志远陈述其在《专利权转让合同》上签字时，该合同上已经有刘某的签字，对此，刘某也并未提出相反的证据予以证实；最后，壬31公司单方委托癸32公司办理的，糜志远并未参与其中。综上，子33公司有恶意串通行为，丑34公司在国家知识产权局办理专利权著录项目变更手续并承担为制止侵权支付的合理费用，无事实和法律依据，一审法院不予支持。（四）关于刘某请求确认涉案发明专利“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利权人为刘某、寅35公司、糜志远在国家知识产权局办理涉案专利著录项目恢复原状能否支持的问题。刘某请求确认涉案发明专利“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”发明专利权人为刘某、糜志远，卯36公司、糜志远未经其同意使用伪造签名的《专利权转让合同》变更专利权人，并非职务发明争议，辛公司、壬公司未参加诉讼的情况下，一审法院对本案争议的专利是否为职务发明，不予审查和判断。本案中只辰37公司申请变更专利权人是否合法及应否恢复专利权人登记问题。巳38公司向国家知识产权局提交的《专利权转让合同》为无效合同，乙公司据此向国家知识产权局申请办理专利权人变更，明显不当。另外，乙公司一审庭审中辩称，午39公司，并支付了相应的对价。理由是，2006年8月2日，刘某、左阿玲、辛公司作为甲方与作为乙方的刘某4、彭某签署的《股权置换协议》有约定，壬公司及刘某、糜志远同意将注射用更昔洛韦钠的权益（即拥有专利权，其专利号ZL01133524.6的知识产权专利）戌公司亥公司。对此，一审法院认为，未40公司向一审法院提交的《股东大会决议》还是刘某提交的《股东大会决议》，其中第七条约定的都是注射用更昔洛韦钠的权益，而注射用更昔洛韦钠只是涉案专利包含范围中的一种使用制剂的形式，并非涉案专利权全部，该约定虽然表述上使用了“转让”字样，实则是专利权的许可使用。不能据此判申41公司的意思表示。况且，涉案《股权置换协议》并无明确的专利权转让条款，专利权共有人之一糜志远也未在该《股权置换协议》上签字，不发生专利权属转让的法律效力。《民法通则》第一百三十四条第一款第（五）项规定，恢复原状为承担民事责任的主要方式之一。本案中，乙公司在《专利权转让合同》上冒用刘某签名，并在国家知识产权局办理涉案专利的专利权人变更，损害了刘某的合法权益，应承担恢复原状的民事责任。酉42公司在国家知识产权局办理涉案专利著录项目恢复原状的诉讼请求有事实和法律依据，一审法院予以支持。另外，对刘某到国家知识产权局查询、复印涉案专利权属变更资料所支出的差旅费1654.5元，属维权的合理费用，乙公司应予负担。综上，一审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（五）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国专利法》第十条第三款、第十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定，判决：一、确认合同名称为“专利权转让合同”、显示签订时间为2006年9月8日、转让方名称为“刘某、糜志远”、受让方名称为“甲公司”、转让专利号为ZL01133524.6，专利名称为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”的《专利权转让合同》无效；二、乙公司于一审判决生效之日起十日内向某人民共和国国家知识产权局办理专利号为ZL01133524.6、专利名称为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”的著录项目变更手续，将专利权人恢复原状，即将专利权人由“甲公司”变更为“刘某、糜志远”；三、乙公司于一审判决生效之日起十日内一次性赔偿刘某经济损失人民币1654.5元；四、驳回刘某的其他诉讼请求。本案一审案件受理费1000元，乙公司负担。 乙公司不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判或发回一审法院重审。其理由为：1、一审法院将《股权置换协议》中的“转让知识产权专利”认定为专利权的许可使用，明显违背合同的字面意义与原旨。且，刘某与糜志远共有的专利权只有一个，即更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用，其专利权中没有针剂、片剂、胶囊之分，更昔洛韦钠水合物是原料药，针剂、片剂、胶囊是加工制成品（药品）；2、《股权置换协议》中涉案专利权的处分人是刘某、辛公司壬公司，这与一审法院认定刘某、辛30公司、壬公司签订的《更昔洛韦钠专利权属备忘录》尚未生效、刘某属本案适格的诉讼主体相矛盾。 刘某二审庭审中口头答辩称，《股权置换协议》虽使用“转让”字样，但实际上是一个制剂的技术许可合同。如果双方在《股权置换协议》中已将涉案专利权转让，乙公司与糜志远就没必要再签订虚假的《专利权转让合同》。一审判决并无矛盾，乙公司的上诉理由均无事实与法律依据，请求驳回上诉，维持原判。 糜志远二审庭审中口头答辩称，《股权置换协议》中的“转让”是对涉案专利权的整体转让，不只是一个制剂。刘某有让人代为签名的习惯，《专利权转让合同》虽不是刘某本人所签，但是其真实意思表示。 各方当事人在二审举证期限内均未提交新证据。 二审经审理查明，一审查明的事实属实，本院依法予以确认。 二审另查明，专利号为ZL01133524.6、名称为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”专利的权利要求书如下：1、一种更昔洛韦钠水合物的化合物，其化学名为9-[[2-羟基-1-(羟甲基)乙氧基]甲基]鸟嘌呤钠二水合物，分子式为C9H12N5O4Na?2H2O。2、一种更昔洛韦钠水合物的制备方法，该方法包括下列步骤：将更昔洛韦溶于氢氧化钠溶液中，调节溶液的pH值10-14，在搅拌下加入低碳链的单元醇或酮，放置，抽滤，洗涤，将所得沉淀于40-80℃减压干燥至恒重，即为更昔洛韦钠水合物。3、根据权利要求2所述的更昔洛韦钠水合物的制备方法，其特征在于所述的低碳链的单元醇或酮为甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、丙酮其中的一种，也可以是其中的两种或六种以下的混合物。4、权利要求1的更昔洛韦钠水合物作为原料药，加入药学上可接受的载体，制成注射剂、口服制剂、滴眼剂，用于治疗免疫功能下降并发的CMV感染症、巨细胞病毒性视网膜炎、疱疹病毒感染和乙型肝炎。2006年8月9日，即《股权置换协议》签署后，乙公司辛公司、壬公司签订《产品生产技术服务及原料购销协议》，戌43公司、壬公司亥44公司仅在更昔洛韦钠针剂品种的生产营销上，无偿使用“荷普欣”商标20年（2006年—2025年），辛公司、壬公司乙公司提供相关产品的原料，其价格比市场价格低于10%。此后，乙公司甲45公司购买更昔洛韦钠水合物作为原料药，生产注射用更昔洛韦钠，并自行销售。 根据当事人的诉辩主张，本案争议的焦点问题在于本案所涉的《股权置换协议》是否已将“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”乙46公司，乙公司是否已支付对价实际取得涉案专利权。 关于该争议焦点，本院认为，2006年8月2日，刘某、左阿玲、辛公司乙公司法定代表人刘某4、彭某签署的《股权置换协议》系双方真实意思表示，未违反法律法规的禁止性规定，合法有效。但“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”专利权并未经由《股权置换协议》发生转让，乙公司未实际取得该专利权。其理由为：首先，《专利法》第十五条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”根据上述规定，除非共有人对权利的行使有明确的约定，否则共有人之一行使共有的专利权尤其是处分专利的权利，必须征得全体共有人的同意。本案中，刘某、糜志远并未约定刘某有单独处分涉案专利权的权利，糜志远作为该专利的共有专利权人，未在《股权置换协议》上签字。刘某单独签署的《股权置换协议》不能发生转让涉案专利权的法律效力；其次，“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”专利共有四项权利要求，权利要求1、2分别为“一种更昔洛韦钠水合物的化合物”和“一种更昔洛韦钠水合物的制备方法”，权利要求3为权利要求2的从属权利，权利要求4为权利要求1的从属权利。权利要求4系采用权利要求1的更昔洛韦钠水合物作为原料药，加入药学上可接受的载体，制成注射剂、口服制剂、滴眼剂。可见，注射制剂的更昔洛韦钠水合物只是更昔洛韦钠水合物的一种使用方式，并非涉案专利权利要求4的全部，更非涉案专利权的全部。虽然《股权置换协议》中约定刘某4等给予刘某、辛公司等200万元的补偿包含注射用更昔洛韦钠的技术转让费，但显然该补偿是针对注射用更昔洛韦钠技术，乙公司并未对“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”整个专利技术支付对价；并且，由于专利权的转让是所有权的转让，不是使用权的转让，专利权只能全部转让而不能部分转让，故《股权置换协议》中“注射用更昔洛韦钠的技术转让费”只能认定为“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”专利技术的许可使用费，而不能认定为专利技术转让费；最后，如果在签订《股权置换协议》时，丙47公司，那么此后，刘某、辛公司丁48公司均无权再生产专利产品更昔洛韦钠水合物，戊49公司在签订《股权置换协议》己50公司购买更昔洛韦钠水合物明显相悖。乙公司壬公司、辛公司之间的合作，也印证了《股权置换协议》约定的不是涉案专利权的转让，而是专利技术的许可使用。乙公司的该条上诉理由不能成立，本院不予支持。 一审法院在审查《股权置换协议》时认定涉案专利的有权处分人是刘某、糜志远，在审查刘某、辛30公司、壬公司签订的《更昔洛韦钠专利权属备忘录》以及刘某是否是本案适格的诉讼主体时，同样认定涉案专利的有权处分人是刘某、糜志远，乙公司认为一审认定相互矛盾无事实依据，乙公司的该条上诉理由不能成立，本院亦不予支持。 综上，涉案《专利权转让合同》未取得专利权人刘某同意，该《专利权转让合同》无效。“更昔洛韦钠水合物及制备方法和应用”专利权亦未经《股权置换协议》发生转让，乙公司未实际取得该专利权。乙公司使用无效《专利权转让合同》在国家知识产权局办理专利权著录项目变更，侵犯了刘某的合法权益，应承担恢复原状和赔偿刘某为制止侵权支出的合理费用的民事责任。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理得当，本院依法予以维持。经合议庭评议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费人民币1000元，乙公司负担。 本判决为终审判决。 审判长徐某 代理审判员陈某 代理审判员童某 二O一一年九月二十日 书记员毛某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第15条 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款5项 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第55条 中华人民共和国合同法 第52条1款5项 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第128条 中华人民共和国民事诉讼法(2007修正) 第153条1款1项