甲公司与史俊稳专利权权属纠纷一审民事判决书

甲公司与史某专利权权属纠纷一审民事判决书 北京知识产权法院 民事判决书 (2017)京73民初314号 原告：甲公司，住所地北京市朝阳区某地院6号厂房4层6-15。 法定代表人：张某，董某。 委托诉讼代理人：谢某，某律师事务所律师。 被告：史某。 委托诉讼代理人：胡某。 乙公司（丙公司）与被告史某专利权权属纠纷一案，本院于2017年4月27日立案后，依法适用普通程序，并于2018年5月22日公开开庭进行了审理。丁公司委托的诉讼代理人谢某，被告史某及其委托的诉讼代理人胡某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 戊公司向本院提出诉讼请求：1、己公司系名称为“高压溶剂萃取池”的ZL201520973225.5号实用新型专利的专利权人；2、庚公司办理专利权的变更登记事宜；3、辛公司因本案维权的合理费用62000元。事实和理由：一、史某于2007年2月27日至2壬公司担任技术研发工作。名称为“高压溶剂萃取池”的ZL201520973225.5号实用新型专利（简称涉案专利）的申请日为2015年11月30日，癸公司辞职之日未满一年。子公司的任务所完成的发明创造，系职务发明创造，丑公司。二、史某明知涉案专利属于职务发明创造仍恶意申请并获得授权，寅公司的合法权益，卯公司因此产生维权合理费用共计62000元，史某应对此承担赔偿责任。 史某辩称：一、涉案专利并非史某执行本单位的任务所完成的发明创造。辰公司工作期间历任研发岗位、方法研发岗位、研发经理职，其工作职责为分析仪器的工艺流程设计、工艺流程的调试和测试，而未涉及萃取池产品的结构研发。即巳公司午公司分配的任务有关的发明创造。二、未公司制造的快速溶液萃取仪产品的部件之一，戊公司委托案外人研发并制造的，史某并未参与涉案专利的研发。三、基于自身的教育背景及所具有的专业知识，申公司的工作经历，即已具备对萃取池结构进行独立研发的能力，酉公司并无任何关联。故史某请求法院驳回戊公司的诉讼请求。 戊公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：第一组证据，证据1、戊公司与史某于2007年2月27日签订的劳动合同，证据2、戊公司与史某于2010年2月24日签订的劳动合同，证据3、戊公司与史某于2013年1月25日签订的劳动合同，证据4、史某的员工辞职申请表。第二组证据，证据5、戊公司与史某于2007年5月24日签订的保密协议，证据6、戊公司与史某于2013年1月25日签订的员工保密合同与知识产权协议。第三组证据，证据8、戊公司制造的快速溶液萃取仪产品（即APLE产品）的宣传册，证据9、戊公司产品综合介绍宣传册，证据10、戊公司于2008年9月2日申请的ZL200810119516.2号、名称为“耐高温高压萃取池”发明专利的授权文本。第四组证据，证据11、史某于2007年5月27日填写的职员试用鉴定表，证据13、史某于2014年6月30日以电子邮件形式提交的第二季度工作周报，证据14、史某于2015年1月16日以电子邮件形式提交的2014年度述职报告草稿，证据15、史某的离职员工工作、物品移交会签单，证据16、史某的离职技术交接相关资料清单，证据18、（2017）京国立内证字第6517号公证书（简称第6517号公证书）。第五组证据，证据17、史某于2015年11月30日申请涉案专利的授权文本。第六组证据，证据19、律师费发票及委托代理合同，证据20、公证费发票。第七组证据，证据21、戊公司的工商登记信息，证据22、戊公司戌公司介绍，证据23、戊公司官网上关于APLE等前处理产品的介绍。其中，第一、二亥公司任职，戊公司与史某曾就职务发明创造及其他职务成果的知识产权归属和保密义务作出约定；第三、甲23公司一直在从事高压溶剂萃取池及其部件的研发和改进工作,未公司APLE产品的部件之一；第四组证据用于乙24公司的工作任务所完成发明创造；第五组证据用丙25公司辞职之日起一年内完成的发明创造；丁26公司为本案支出的合理费用。 史某依法提交了以下证据：证据1、郑秀峰于2015年2月28日以电子邮件形式发送至【邮箱已隐去】的萃取池装配图，证据2、郑秀峰于2015年3月5日以电子邮件形式发送至【邮箱已隐去】的萃取池装配图，证据3（戊27公司提交的证据13）、史某于2014年6月30日以电子邮件形式提交的第二季度工作周报，证据4（戊27公司提交的证据10）、戊公司于2008年9月2日申请的ZL200810119516.2号、名称为“耐高温高压萃取池”发明专利的授权文本，证据5、史某的本科学位证书，证据6、史某的硕士学位证书，证据7、US5647976号专利文件，证据8、US5850934号专利文件，证据9、CN101007219号专利文件，证据10、CN00212204.9号专利文件，证据11、CN00203460.3号专利文件，证据13、（2017）京潞州内民证字第5491号公证书（简称第5491号公证书）。其中，上述证据1-3、己28公司任职期间未曾从事萃取池的结构研发；证据4-6用于证明史某具有独立进行萃取池结构研发的能力；证据7-11用于证明史某发明涉案专利所依据的系公开的技术资料。 本院组织当事人进行了证据交换和质证，戊公司、史某对上述证据的真实性均不持异议，经审查，本院对其真实性亦予以确认。 根据当事人陈某和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 一、涉案专利情况 涉案专利系名称为“高压溶剂萃取池”的ZL201520973225.5号实用新型专利，申请日为2015年11月30日，授权公告日为2016年5月11日，专利权人为史某，发明人为史某。 涉案专利有独立权利要求1及其从属权利要求2-7共7项权利要求。其中，权利要求1为：“一种高压溶剂萃取池，其特征在于，包括具开口的萃取池体、螺帽、内密封圈、筛板、内衬接头、外密封圈和外接头，所述螺帽通过螺纹套设于所述萃取池体的两相对端，所述内密封圈夹设于所述螺帽与所述萃取池体的接触处，所述筛板设置于所述螺帽与所述萃取池体之间的空隙处，并封闭所述萃取池体的两端开口，所述内衬接头设置于所述螺帽与所述筛板之间，所述螺帽包括设于其中心处的塞孔，所述外接头设于所述的塞孔，所述外密封圈夹设于所述螺帽与所述外接头的接触处。” 涉案专利说明书摘要部分记载有：“本实用新型通过设置内密封圈和外密封圈，使得高压溶剂萃取池可实现在微小形变范围内的动态密封，密封效果更好。”技术领域部分记载有：“本实用新型涉及样品萃取装置技术领域。”实用新型内容部分记载有：“为了解决上述现有萃取池存在的装卸复杂、密封刀口易损伤、密封性能一般和成本较高的技术问题，本实用新型提供一种装卸方便、密封性能好且成本较低的高压溶剂萃取池。” 二、关于涉案专利是否属于史某执行本单位的任务所完成的职务发明创造的有关事实 2007年2月27日，戊公司与史某签订劳动合同，合同期限自2007年2月27日至2010年2月27日，该合同第四条约定，庚29公司工作需要，在开发部门担任研发岗位（工种）的工作。2010年2月24日，戊公司与史某签订劳动合同，合同期限自2010年2月27日至2013年2月26日，该合同第二条约定，庚29公司生产（或工作）需要，在开发部门担任方法研发岗位（工种）的工作。2013年1月25日，戊公司与史某签订劳动合同，合同期限自2013年2月27日起至法定的解除或终止合同的条件出现止，该合同第二条约定，戊公司聘用史某从事研发类工作。 戊公司曾先后于2007年5月24日和2013年1月25日与史某签订保密协议，辛30公司商业秘密的保密义务以及职务发明创造和其他职务成果的知识产权归属作出了约定。 在史某于2014年6月30日以电子邮件形式提交的第二季度工作周报（简称工作周报）中，0407-0411的表单显示有“上周完成新萃取池的设计工作，投产6套（委外）”，0505-0509、0512-0516、0519-0523、0526-0530的表单均显示有“本月设计改进萃取池的结构，试加工6台套，并开始开展控制面板的兼容性测试——安装孔、单片机通讯、界面显示、触点相应等”，0526-0530的表单亦显示有“本周6套萃取池加工到货（周二），开始测试”，0609-0613的表单显示有“上周完成新加工萃取池实际样品模拟测试，操作还算方便，需要配套填装漏斗和密封垫拆卸工作”，0616-0620的表单显示有“上周萃取池连续打压测试，未发现泄露等问题”，0623-0627的表单显示有“本月萃取池的模拟使用和寿命测试”，以及“新设计的萃取池的密封垫寿命测试不低于50次（150度，15Mpa），满足使用要求”，0630-0704的表单显示有“上月萃取池的模拟使用测试和寿命测试工作正常开展，结论是新结构性能满足APLE现使用要求”，“本月设计APLE-3000大体积（100ml）萃取池，试加工6套，解决之前提到的装载数量和密封性不好的问题”，以及“本周采购APLE-3000新收集瓶40套，与新萃取池配套测试”。 史某于2015年1月16日以电子邮件形式提交的2014年度述职报告草稿（简称述职报告草稿）显示有：“年初制定的任务是完善APLE产品。改进内容：（3）设计新的小体积萃取池，解决萃取池密封不好的问题（from 11 to 33ml）；（4）设计新的大体积萃取池，解决萃取池笨重和溶剂残留的问题（from 34 to 100ml）”以及“项目名称：APLE产品改进；2014年目标：（3）设计新的小体积萃取池，解决萃取池密封不好的问题；2014年实际完成情况：全部如期完成”等内容。 案外人郑秀峰先后于2015年2月28日、2015年3月5日以电子邮件形式向【邮箱已隐去】发送萃取池装配图共4张，图中显示有萃取池-ID19、100ml萃取池的基本尺寸，2015年3月5日的邮件显示有“更改了ID19的滤片厚度及引流锥孔，建议了滤片加工尺寸；更改了100ml的引流锥孔，建议了滤片技工尺寸”等内容。 2015年3月31日，史某申请辞职。2015年4月1日，戊公司同意史某离职。史某离职时任开发部门产品经理职位。史某的离职员工工作、物品移交会签单所附技术交接相关资料清单上显示有“3、APLE相关资料”及交接人史某、接收人向后强等的签字。 2015年11月30日，史某申请涉案专利，并于2016年5月11日获得授权，该专利的专利权人为史某，发明人为史某。 三、其他相关事实 戊公司成立于2000年10月23日，经营范围包括加工分析仪器，科技产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训等。其官方网站载有其系一家专业从事实验室分析仪器研发、制造、销售的高科技企业，主要产品包括快速溶剂萃取仪、全自动固相萃取仪等。APLE系列快速溶剂萃取仪涉及制药、石油化工、能源等领域，适合现有气相色谱、液相色谱、色质联用等分析仪器样品的萃取和预处理。戊公司于2008年9月2日申请ZL200810119516.2号、名称为“耐高温高压萃取池”发明专利，该专利的授权公告日为2010年12月8日，发明人为叶建平、顾爱平、裴晓华、史某。 戊公司亦提交了律师费发票6万元，公证费发票2500元。 上述事实，有涉案专利授权公告文本、劳动合同、保密协议、离职员工工作、物品移交会签单、第6517号公证书、第5491号公证书、学历证明、发票及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为： 《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。” 根据本院查明的事实，壬31公司签订的劳动合同及保密协议系双方当事人的真实意思表示，未违反相关法律法规的规定，应属有效。即，壬31公司在2007年2月27日至2015年3月31日期间确实存在劳动关系。涉案专利的申请日为2015年11月30日，由于双方当事人均未提交证据证明涉案专利的确切完成时间，癸32公司提交子33公司解除劳动关系之后，即向国家知识产权局提出涉案专利申请，故本院依据在案证据推丑34公司解除劳动关系之后。因此，寅35公司的主张，本院以专利法实施细则第十二条第一款第三项为依据，卯36公司的职务发明创造。具体而言，辰37公司任职期间的工作内容及其与涉案专利的关联性，以及巳38公司劳动关系终止的时间。 午39公司任职期间的工作内容。未40公司签订的三份劳动合同约定史某的工作岗位或为“研发岗位”，或为“方法研发岗位”，或为“研发类”，但上述合同对于以上岗位的具体职责均未予明确。戊公司提交的工作周报可知，史某2014年第二季度完成的工作包括“新萃取池的设计工作”“设计改进萃取池的结构”“新加工萃取池实际样品模拟测试，需要配套填装漏斗和密封垫拆卸工作”“萃取池连续打压测试，未发现泄露等问题”“萃取池的模拟使用和寿命测试”“新设计的萃取池的密封垫寿命测试”“设计APLE-3000大体积（100ml）萃取池，解决之前提到的装载数量和密封性不好的问题”等；戊公司提交的述职报告草稿可知，史某2014年度完成的工作包括APLE产品改进项目，该项目2014年度的工作目标包括“设计新的小体积萃取池，解决萃取池密封不好的问题”，且该目标在2014年度已如期完成；戊公司提交的离职员工工作、物品移交会签单以及技术交接相关资料清单可知，申41公司交接“APLE相关资料”。可见，戊公司工作期间，史某实际任职的岗位从事的工作包括APLE产品改进项目，具体涉及萃取池的设计、改进和测试等，即APL酉42公司任职期间承担的本职工作中的工作任务。 戌43公司的APLE产品改进项目与涉案专利的关联性。戊公司提交的工作周报和述职报告草稿可知，APLE产品改进项目涉及密封垫的拆卸以及解决萃取池密封不好的问题，与涉案专利的主要内容存在较大关联，足以亥44公司承担的本职工作有关的发明创造。 甲45公司委托案外人研发、制造的，史某未参与涉案专利的研发，并提交了第5491号公证书作为证据。但是，一方面，案外人郑秀峰发送的邮件仅包含标注有萃取池基本尺寸的装配图，乙46公司委托其所研发。另一方面，专利授权文件中记载的发明人系专利行政部门对专利申请人在专利申请文件中的相关记载的认可，而上述记载表明申请人对该载明的发明人的创造性贡献的评判。史某作为涉案专利的申请人、专利权人，涉案专利申请文件及其后的专利授权文件应系其真实意思表示，专利授权文件中记载的发明人为史某，即表明史某认可其本人系对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献的人，现史某在诉讼中否认自己曾参与涉案专利的研发，与其在专利授权文件中曾经作出的真实意思表示自相矛盾，故本院对史某的上述辩称不予采信。 虽然史某辩称其具备对萃取池结构进行独立研发的能力，且涉案专利系其依据现有技术完成的，丙47公司关于涉案专利权属的争议，丁48公司任职期间的工作内容及其与涉案专利的关联性，以及巳38公司劳动关系终止的时间，戊49公司的职务发明创造，史某是否具备独立研发涉案专利的能力或是其所依据的背景技术不属于本案的审理范围。 关于巳38公司劳动关系终止的时间。根据前述推定的涉案专利的完成时间，巳38公司劳动关系终止不足一年。 如上所述，戊公司提交的证据体现了其在APLE产品改进项目中形成的技术方案涉及涉案专利的主要内容，己50公司任职期间承担的本职工作中的工作任务，史某可以从中获知相关技术方案的进展情况或者阶段性成果，具备完成涉案专利的条件，涉庚51公司离职后的一年内，且史某在专利授权文件中亦认可其本人对涉案专利作出了创造性贡献，故本院认定涉案专辛52公司的职务发明。壬53公司任职期间即已实际完成涉案专利，根据“举轻以明重”的原则，亦可以认定涉案专辛52公司的职务发明。即，戊公司应为涉案专利的专利权人。 另，本案为专利权权属纠纷，戊公司主张史某应负担其为诉讼支出的合理费用，缺乏法律依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，判决如下： 一、ZL201520973225.5号“高压溶剂萃取池”实用新癸54公司所有； 二、被告史某于本判决生效子55公司办理ZL201520973225.5号“高压溶剂萃取池”实用新型专利的专利权变更登记； 三、丑56公司的其他诉讼请求。 案件受理费一千三百五十元，乙公司负担六百元（已交纳），由被告史某负担七百五十元（于本判决生效之日起七日内交纳）。 如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，按照对方当事人的人数提交副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。 审判长崔某审判员邓卓人民陪审员高睿 二○一八年六月二十七日 法　官　助　理　　　陈　越 书　　记　　员　　　颜成园 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款3项