单某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2010)高行终字第582号 审理法官： 刘某 岑宏宇 石某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2010.05.25 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 维持原判 // 单某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2010)高行终字第582号 上诉人（原审原告）单某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人郭某，该委员会审查员。 委托代理人刘某2，该委员会审查员。 上诉人单某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2183号行政判决，向本院提起上诉。本院2010年3月30日受理本案后，依法组成合议庭，于2010年4月28日公开开庭进行了审理。上诉人单某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人郭某、刘某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，2001年9月12日，单某提出了名称为“网袋截流防洪救灾法”的发明专利申请（简称本申请）。2007年5月18日，国家知识产权局以单某于2006年1月7日提交的说明书不符合专利法第三十三条的规定为由驳回了本申请。单某不服，于2007年8月23日向专利复审委员会提出复审请求。2009年5月20日，专利复审委员会作出第17350号复审请求审查决定（简称第17350号决定），以单某于2009年4月8日提交的修改后的说明书（简称修改说明书）有6处内容超出了原说明书记载的范围从而不符合专利法第三十三条为由，维持了国家知识产权局原审查部门的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为，修改说明书相对于原说明书的6处修改扩大了请求保护范围，且也不能由原说明书及其附图和权利要求书直接地、毫无疑义地确定，构成多处修改超范围，因此专利复审委员会认定修改说明书仍不符合专利法第三十三条的规定是正确的。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决维持专利复审委员会作出的第17350号决定。 单某不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销第17350号决定和原审判决，并要求退还恢复权利请求费1000元。其上诉理由为：修改说明书的第1页第6段、第2页第3段和第2页第4段的修改内容在原说明书中都有明确记载或根据原说明书完全可以导出；修改说明书与原说明书相比的其他一些差异都是打印错误导致，属于文字和符号的明显错误，专利复审委员会应当代为修改，因此，修改说明书中的6处修改并没有超出原说明书的范围。另外，邮局丢失了2007年11月5日的复审请求补正通知书，导致单某未能在指定的期限内补正，单某为此交纳了恢复权利请求费1000元，专利复审委员会应当退还。专利复审委员会服从一审判决。 本院经审理查明： 2001年9月12日，单某向国家知识产权局提出申请号为01128860.4的本申请。2004年6月30日，本申请公开。 2007年5月18日，国家知识产权局以单某于2006年1月7日提交的说明书不符合专利法第三十三条的规定为由驳回了本申请。 2007年8月23日，单某向专利复审委员会提出复审请求，并提交了权利要求书和说明书的修改替换页。2008年10月7日，专利复审委员会向国家知识产权局原审查部门发出前置审查通知书，原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。 2007年11月5日，专利复审委员会发出复审补正通知书，但单某未在指定期限内补正。单某因此交纳恢复权利请求费1000元。单某称，由于邮局将复审补正通知书丢失，其并未收到复审补正通知书，所以才没有在指定的期限内补正。单某还提交甲公司奉节县邮政局出具的《证明》，主要内容为：从北京邮寄往重庆市奉节县某地码为xxx1的邮件因投递员秦永利工作失误而丢失。 2009年3月17日，专利复审委员会向单某发出了复审通知书，指出2007年8月23日的权利要求书和说明书中存在问题，需要修改。 2009年4月8日，单某再次向专利复审委员会提交了权利要求书、说明书和说明书附图。将修改说明书与单某在原审中认可的原说明书进行对比，有以下内容进行了修改。 第一，修改说明书第1页第6段中有以下内容：“防洪网的制作：防洪网可用0.8厘米的尼龙绳编制而成为宽能包所加临时防洪堤一周的平面网，长度确不一定，可视其利于铺设而定长短，因为长可用同样的无数的防洪网相连接至所需长度，网孔要不漏出沙袋为准。”专利复审委员会表示，原说明书中未涉及“防洪网的制作”方案。 单某称，原说明书第2页第一段及第3页最后一行，所述内容就是有关“防洪网的制作”，第2页第一段内容显示为：“防洪则可用加密的平面网尼龙网先铺在危堤上，上面加上沙袋，网下面的堤土被冲走后，上面的网中沙袋沉下来补充，不会决堤。若知洪水要满出堤坝时，可用若干平面网相连接，先铺在河堤平面上。靠河的一面略多，用沙袋砌在网上。待砌到需要的高度时，将网收拢扎紧沙袋，使沙袋成为了整体，洪水到来后冲不走沙袋而达到防洪目的。” 第3页最后一行为：“加防洪堤可用0.8厘米的尼龙编织网就可。” 第二，修改说明书第2页第3-4行为“集装网孔要小于沙袋直径的1/2左右”；原说明书第2页第2段“集装网的制作”中为“网孔要小于沙袋直径的1/2”。 第三，修改说明书第2页第5行的“拦河网铺设”中为“可用起重机或直升机铺设”；原说明书第2页第3段“拦河网铺设”中为“必须起重机或直升机铺设”，专利复审委员会认为“可用”与“必须用”含义完全不同，是可选择与不许选择的区别。 第四，修改说明书第2页第3段为：“江河决堤救灾时，可用船舶或直升机在缺口上铺设平面尼龙或钢丝绳网，网尾部同样可用锚固定水下部分。再用集装网装上沙袋填入拦河网内截流堵缺口”。原说明书第2页第4段为“江河决堤救灾时，一定要用直升机铺上平面尼龙网，同样要用锚固定水下部分，再用集装网袋填入所要截流的缺口。” 专利复审委员会认为，原说明书为“一定”，修改说明书为“可用”；修改说明书比原说明书多了“船舶”、“钢丝绳”和“网尾部”。单某不认可超范围，认为在原说明书第1页“拦河网的制作方法”中记述了“软钢丝绳或尼龙制成平面网或箕形网”。专利复审委员会称，所述“软钢丝绳”和修改后的“钢丝绳”含义不同，“钢丝绳”是“软钢丝绳”的上位概念。 第五，修改说明书第2页第4段为：“防洪网的作用：预防洪水要满堤时，可先在提（堤）上用人工铺设平面尼龙防洪网，靠河一面略多。将沙袋呈梯形砌于网上，当砌到所需高度时把网收拢捆紧沙袋，沙袋就成了一条龙的整体卧于堤上不会被水卷走。网的长度不够时，可任意拼接长度，直到所需的长度为止，将网头收拢扎紧，让这条长龙永远卧于堤上挡住洪水，防危堤坍塌也同样用此方法。” 专利复审委员会认为，上述内容原说明书中没有记载。单某认为原说明书第2页倒数第3段在“拦河网的捕（铺）设”一段有“预防危堤可用人工预先铺设小孔平面尼龙网于堤上。若河堤塌下时，网上沙袋落下补充挡住洪水。”专利复审委员会认为，在原说明书中该内容属于“拦河网的铺设”部分，但修改说明书却变成“防洪网的使用”部分。 第六，修改说明书第2页倒数第2行中为“而小孔的空洞侧有1.2米左右”；原说明书第3页中为“而小孔的空洞侧有1-1.2米左右”。 2009年5月20日，专利复审委员会作出第17350号决定，以单某提交的修改说明书中有6处内容超出了原说明书记载的范围从而违反了专利法第三十三条为由，维持了国家知识产权局原审查部门的驳回决定。 在本院审理过程中，单某表示，修改说明书第2页倒数第2行中的“1.2米左右”在原说明书中是“1-1.2米左右”；修改说明书第2页第3-4行中的“1/2左右”在原说明书中为“1/2”；修改说明书中第2页第5行中“可用起重机或直升机”在原说明书中为“必须用起重机或直升机”；修改说明书第2页第3段中的“钢丝绳”在原说明书中为“软钢丝绳”，但上述区别都是打字错误导致，属于文字和符号的明显错误，应由专利复审委员会代为修改。 上述事实有第17350号决定、本申请原说明书、本申请权利要求书及说明书附图、修改说明书、复审请求视为未提出通知书、《证明》等证据以及当事人陈某在案佐证。 本院认为： 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。本申请修改说明书中的修改是否超出原说明书记载的范围，争议焦点主要有：第一，修改说明书的第1页第6段、第2页第3段和第2页第4段的修改是否可以在原说明书中有明确记载或根据原说明书可以导出；第二，修改说明书与原说明书相比的其他一些差异是否属于文字和符号的明显错误，是否应由专利复审委员会代为修改。 关于第一个争议焦点，本院认为：第一，修改说明书第1 页第6段中的“防洪网的制作”属于原说明书没有的内容，尽管单某主张原说明书第2页第一段及第3页最后一行所述内容就是有关“防洪网的制作”，但原说明书记载的内容并没有明确指出是“防洪网的制作”方案，对此也不能由原说明书直接地、毫无疑义地加以确定。 第二，修改说明书第2页第3段为“江河决堤救灾时，可用船舶或直升机在缺口上铺设平面尼龙或钢丝绳网，网尾部同样可用锚固定水下部分。再用集装网装上沙袋填入拦河网内截流堵缺口”；原说明书第2页第4段为“江河决堤救灾时，一定要用直升机铺上平面尼龙网，同样要用锚固定水下部分，再用集装网袋填入所要截流的缺口”。原说明书为“一定”，修改说明书为“可用”，从不可选择改为可选择，扩大了原有请求保护范围。修改说明书比原说明书多了“船舶”、“钢丝绳”和“网尾部”。单某提出原说明书有“软钢丝绳”的记载，但是，“钢丝绳”是“软钢丝绳”的上位概念，从“软钢丝绳”变为“钢丝绳”扩大了原有请求保护范围。因此，上述修改内容在原始说明书中没有明确记载，也不能从原说明书导出。第三，修改说明书第2页第4段为：“防洪网的使用：预防洪水要满堤时，可先在提（堤）上用人工铺设平面尼龙防洪网，靠河一面略多。将沙袋呈梯形砌于网上，当砌到所需高度时把网收拢捆紧沙袋，沙袋就成了一条龙的整体卧于堤上不会被水卷走。网的长度不够时，可任意拼接长度，直到所需的长度为止，将网头收拢扎紧，让这条长龙永远卧于堤上挡住洪水，防危堤坍塌也同样用此方法。”单某主张原说明书第2页倒数第3段在“拦河网的捕（铺）设”一段有：“预防危堤可用人工预先铺设小孔平面尼龙网于堤上。若河堤塌下时，网上沙袋落下补充挡住洪水。”在原说明书中该内容属于“拦河网的铺设”部分，但修改说明书却变成“防洪网的使用”部分，上述修改内容在原说明书中没有明确记载，也不能根据原说明书导出。 关于第二个争议焦点，本院认为：第一，修改说明书第2页倒数第2行中的“1.2米左右”在原说明书中是“1-1.2米左右”，修改后范围值的允许度超过原说明书给出的范围值，并不属于文字和符号的明显错误。 第二，修改说明书第2页第3-4行为“1/2左右”在原说明书中为“1/2”，修改后的文本多了“左右”二字，已在原有“1/2”数值上扩大数值区间范围，不属于文字和符号的明显错误。 第三，修改说明书中第2页第5行“可用起重机或直升机”在原说明书中为“必须用起重机或直升机”；“可用”与“必须用”含义不同，前者为可选择，后者为不可选择，从不可择到可选择，扩大了原有请求保护范围，不属于文字和符号的明显错误；第四，修改说明书第2页第3段中的“钢丝绳”在原说明书中为“软钢丝绳”，“钢丝绳”是“软钢丝绳”的上位概念，从“软钢丝绳”变为“钢丝绳”扩大了原有请求保护范围，不属于文字和符号的明显错误。 虽然国务院专利行政部门可以依法自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误，但本案涉及的6处修改不属于文字和符号的明显错误，属于单某作为专利申请人享有处分权的修改内容，因此专利复审委员会无权替代其修改。单某已行使了复审审查期间的修改权，不能再要求改回到公开时的申请文本。修改说明书中的6处修改与原说明书的相应内容不同，扩大了请求保护范围，且不能由原说明书及其附图和权利要求书直接地、毫无疑义地确定，构成修改超范围，违反了专利法第三十三条。原审法院维持专利复审委员会第17350号决定，并不无当。 单某还要求专利复审委员会退还恢复权利请求费，但是，专利复审委员会收取恢复权利请求费是否合法与本案诉争的复审请求审查决定是否合法并非同一法律关系，不应在本案中一并处理，单某可以依法向有关部门主张。本院在本案中不予处理。 综上，单某的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费一百元，由单某负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由单某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　刘　辉 代理审判员　　岑宏宇 代理审判员　　石某 二Ο一Ο 年 五 月 二十五 日 书　记　员　　毕　怡 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项