甲公司与吴梅职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷上诉案

裁判规则 关键词：专利权,无效后果,报酬请求权,溯及力 核心问题：1.专利被宣告无效后，职务发明人无权请求原专利权人支付其在有效期内实施该专利的报酬 裁判要点：专利被宣告无效后，一切以专利权为基础的的权利都不存在，职务发明设计人无权请求原专利权人支付其在专利有效期内实施专利的报酬。但为稳定社会关系、保护信赖利益，专利宣告无效前，已经已经通过生效裁判和执行确定的权利义务关系、已经有效订立和履行的交易关系仍有效。例如，已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同仍然有效，职务发明设计人的报酬不用返还。 （北大法宝编写） 甲公司与吴某2务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷上诉案 四川省高级人民法院 民事判决书 (2019)川知民终182号 上诉人（一审被告）：甲公司，住所地四川省眉山市东坡区修文镇。 法定代表人：刘某，董某。 委托诉讼代理人：李某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审原告）：吴某。 委托诉讼代理人：张某，乙公司专利代理人。 委托诉讼代理人：王某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称丙公司）因与被上诉人吴某2务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初1053号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月10日立案后，依法组成合议庭，并于2019年7月18日公开开庭进行了审理。丙公司的委托诉讼代理人李某，吴某的委托诉讼代理人王某2庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：撤销一审判决，判令驳回吴某的全部诉讼请求。事实和理由：一、一审判决事实认定不清，遗漏了涉案专利权被宣告无效的重要事实。一审法院仅查明国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）作出的第28012号无效宣告请求审查决定书（以下简称审查决定书），遗漏了2017年专利复审委作出的第31429号审查决定书。在第31429号审查决定书中，涉案专利权利要求6以及引用权利要求6的权利要求9、10的技术方案已经被宣告无效，涉案专利因与现有技术完全相同而不具有《中华人民共和国专利法》规定的新颖性要件。二、一审判决适用法律错误。《中华人民共和国专利法》第四十七条规定，宣告无效的专利视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。本案职务发明创造奖励报酬纠纷并不属于法律明确限定的交易类型，丁公司实施了已公开的技术方案而获得职务发明创造报酬。 吴某辩称：一、一审判决认定事实清楚，适用法律正确。专利是否被宣告无效，与本案发明人报酬纠纷没有直接关系，戊公司曾在专利有效期内实施专利这一事实；专利已经实施并产生经济效益的事实，不因专利无效而消失。本案中，涉案专利被宣告无效前，已经实施并取得经济效益。涉案专利的无效宣告，己公司为避免支付吴某报酬而通过第三人提出的，对被专利复审委作出的不利于权利人的决定，丙公司也怠于提起行政诉讼。《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条关某“对于在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%”的规定，是指在专利无效宣告请求审查决定作出之前，该专利是处于有效的状态。二、根据《中华人民共和国专利法》第十六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条和《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款的规定，在发明人、设计人起诉要求许可他人实施专利的专利权人依法支付职务发明设计人报酬的案件中，即使专利因丧失新颖性被宣告无效，专利权人以该专利被宣告无效为由，拒绝支付在专利权被宣告无效前已经发生的专利实施许可行为所应支付的职务发明人报酬的，人民法院仍不应予以支持。该裁判观点已被最高人民法院公报案例肯定，该案例刊载于《最高人民法院公报》2009年第7期，系由上海市高级人民法院审理的（2008）沪高民三（知）终字第23号案件。 吴某向四川省成都市中级人民法院起诉请求：庚公司自2013年5月对“多晶硅还原炉”（以下简称被控设备）项目投产后，以每年取得的经济效益的5%作为吴某的报酬共计50万元，支付给吴某。 一审法院认定事实： 一、关某诉讼时效的情况 2015年5月7日，四川省成都市中级人民法院受理了吴某因同一事实理由提起的诉讼，该案件案号为（20l5）成知民初字第509号，四川省成都市中级人民法院于2016年12月23日就该案做出撤诉裁定。2017年3月29日，四川省成都市中级人民法院受理本案。 二、关某涉案专利的情况 2011年3月28日，辛公司（以下简称辛公司）向国家知识产权局申请名称为多晶硅还原炉的实用新型专利，2011年9月7日该专利获得授权，专利号为201120085522.8，发明人为李仙寿、吴某。中国专利审查信息查询显示，壬公司癸公司，变更手续处理日为2011年9月28日。2011年10月8日，子公司癸公司。丑公司。 2016年1月8日，专利复审委第28012号审查决定书作出如下决定：“宣告第201120085522.8号实用新型的权利要求1、2、3、4、5、7、权利要求9、10引用权利要求1-5、7的技术方案无效，在权利要求6、8、权利要求9、10引用权利要求6、8的技术方案的基础上继续维持该专利有效”。该决定现已生效。 涉案专利权利要求1（已无效）： a、一种多晶硅还原炉，包括炉体和底盘；b、所述底盘上具有多对均匀分布的电极；c、所述电极的排布呈蜂窝状；d、所述底盘中心具有六个电极；e、所述六个电极以所述底盘的中心点呈正六边形排布；f、所述六个电极分别位于所述正六边形的六个顶点处；g、其它电极以所述正六边形为中心，依次向外排布；h、最外层电极的连线近似为以所述底盘的中心为圆心的圆。 权利要求2（已无效）： 根据权利要求1所述的多晶硅还原炉，i、所述底盘上还包括：位于正六边形中心位置的进气口，位于所述底盘中心位置的排气口和/或位于所述最外层电极连线处且均匀排布的多个排气口。 权利要求3（已无效）： 根据权利要求2所述的多晶硅还原炉，j、所述电极的每两个电极间的最小距离为130mm-260mm。 权利要求4（已无效）： 根据权利要求3所述的多晶硅还原炉，k、所述电极的每两个电极间设置一个硅芯，最外层硅芯的中心与所述多晶硅还原炉的内筒壁间的距离为100mm-300mm。 权利要求5（已无效）： 根据权利要求4所述的多晶硅还原炉，l、以所述底盘中心为圆心，设置有硅芯的区域被平均分为6个夹角为60°的扇形区；m、所述扇形区内的硅芯布置方式均关某底盘中心对称；n、所述底盘中心处的六个电极分别与外层电极相连；o、所述底盘中心处设置六个硅芯。 权利要求6： 根据权利要求5所述的多晶硅还原炉，p、所述底盘上设置的电极对数为6对、18对、36对、60对、90对。 权利要求7（已无效）： 根据权利要求4所述的多晶硅还原炉，q、以所述底盘中心为圆心，设置有硅芯的区域被平均分为3个夹角为120°的扇形区；r、所述扇形区内的硅芯布置方式均关某底盘中心对称。 权利要求8： 根据权利要求7所述的多晶硅还原炉，s、所述底盘上设置的电极对数为3对、42对、48对、54对、63对、84对。 权利要求9： 根据权利要求1-8任一项所述的多晶硅还原炉，t、所述电极的正负两极在所述底盘上交替间隔设计。 权利要求10： 根据权利要求9所述的多晶硅还原炉，u、所述底盘采用水冷却式结构，其上设置冷却水进口和冷却水出口。 涉案专利说明书0044段载明，所述底盘上还包括进气口和排气口，本实施例中的进气口位于正六边形的中心位置处，也就是说，可以在每个正六边形的中心位置处设置一个进气口，从而使每个硅芯周边的气体环境是一样的，有利于硅棒的生长；并且，结合实际生产过程发现，并非是每一个正六边形的中心位置处都必须设置一个进气口，才能提高硅棒的质量，还可以减少进气口的数量，只要保证每个进气口必须设置在正六边形的中心位置即可，也就是说，相应减少进气口的数量，对硅棒的生长影响很小，因此，具体如何选择进气口的数量和排布可以根据实际生产情况而定。0042段记载，先以底盘中心为中心点做一个正六边形，正六边形的每个顶点处设置一个电极，再以该正六边形的每一条边为边，向外继续做正六边形。0011段记载，最外层电极的连线近似为以所述底盘的中心为圆心的圆。 涉案专利摘要中记载，本实用新型实施例提供的多晶硅还原炉，提高了多晶硅产品的质量，并且，通过扩展电极的对数，在保证产品质量的同时，还能够降低生产单位质量的多晶硅产品的能量消耗。 三、关某被控行为的实施情况 一审庭审中，丙公司自认直至本案最后一寅公司仍然在使用被控设备。 丙公司陈述，被控设备的技术方案与涉案专利的区别在于：S、所述底盘上设置的电极对数为36对；I、位于底盘中心的正六边形中心位置系排气口，没有进气口，最外层电极连线处并没有均匀排布的多个排气口；Q、设置有硅芯的区域未被平均分为3个夹角为120°的扇形区。吴某认可被控设备底盘上设置的电极对数为36对。 一审庭审中，丙公司认可吴某提交的被控设备的照片（以下简称涉案照片）来源于四川省成都市中级人民法院（20l5）卯公司向法院提交的照片。2016年2月28日，丙公司向四川省成都市中级人民法院提交答辩状，其中附有部分涉案照片，四川省成都市中级人民法院于2016年12月23日就该案做出撤诉裁定。照片显示底盘上设置的电极对数为36对，最外层电极连线处并没有均匀排布的多个排气口。 另查明，2010年10月25日，分辰公司签订《聘用合同》，该合同第一条约定：“本合同有效期限为自2010年10月25日至2013年10月25日……”。第3.1条约定：“巳公司研发工程师……”。 其他相关情况 2011年6月，辛公司午公司（以下简称午公司）吸收合并，2011年8月19日，未公司申公司的通知书。2011年8月25日，午公司酉公司吸收合并，双方于2011年11月23日签订《吸收合并协议》，该协议第四条约定，丙公司午公司完成合并及完成所有与本次合并相关的工商变更手续之日起的所有财产及权利义务，戌公司无条件承受，亥公司甲23公司承担，乙24公司享有。2011年11月28日，未公司丙25公司的通知书。 辛公司、午公司、丙公司的经营范围均包括销售多晶硅，辛公司、午公司的法定代表人均为李先寿。 一审法院认为： 关某主体的问题 《中华人民共和国专利法》第十七条第一款：“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人”。依据上述规定研发者有对自己创造表明自己系发明人或设计人身份的权利，依据专利证书记载发明人的功能，丁26公司任职并且也从事过研发工作，故一审法院认为吴某系涉案专利发明人之一。涉案专利著录项目的戊27公司，丙公司认为吴某并非涉案专利的实际发明人，但未提供涉案专利的实际发明人相关证据，故对其上述主张不予支持。 关某诉讼时效的问题 《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外”。“诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算”。根据现有证据，吴某因同一事实曾于2015年5月7日向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，己28公司并未提出诉讼时效抗辩。随后，四川省成都市中级人民法院于2016年12月23日就该案做出撤诉裁定，吴某则于2017年3月29日向四川省成都市中级人民法院提起本案诉讼。吴某因向四川省成都市中级人民法院提起诉讼而导致诉讼时效的中断，故本案并未超过诉讼时效期间。 庚29公司是否实施了涉案专利的问题 《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。《最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。本案中，丙公司认为相较于涉案专利，被控设备具有如下区别：S、所述底盘上设置的电极对数为36对；I、位于底盘中心的正六边形中心位置系排气口，没有进气口，最外层电极连线处并没有均匀排布的多个排气口；Q、设置有硅芯的区域未被平均分为3个夹角为120°的扇形区。 一审庭审中，丙公司与吴某均认为被控设备所述底盘上设置的电极对数为36对，涉案照片显示的电极对数也为36对；同时，依据涉案照片显示，最外层电极连线处没有排气口。因此，一审法院对丙公司关某被控设备底盘上设置的电极对数为36对、最外层电极连线处没有均匀排布的多个排气口的主张予以采信。丙公司同时还认为，设置有硅芯的区域未被平均分为3个夹角为120°的扇形区。一审法院认为，根据涉案专利权利要求书的记载，36对电极对应的底盘区域划分为“6个夹角为60°的扇形区”，即技术方案Ⅰ；而被控设备的照片显示，被控设备的底盘确实能够划分出“6个夹角为60°的扇形区”，故一审法院对丙公司此项主张予以采信。 庚29公司位于底盘中心的正六边形中心位置系排气口，没有进气口的主张，对于进气口，权利要求没有对每个正六边形中心位置均必须有进气口做出限制，而根据说明书0044段对于进气口的表述只要正六边形的中心位置有进气口即可能落入涉案专利的保护范围。丙公司对底盘中心位置的正六边形的中心系进气口提出异议，并未否认其他正六边形中心位置系进气口，而且涉案照片也显示其他正六边形的中心位置有进气口；对于排气口，根据权利要求2及说明书0042段、0011段可以得知底盘中心的正六边形的中心位置与底盘中心位置重合。丙公司认可被控设备正六边形中心位置系排气口，即被控设备底盘中心位置系排气口。 综上，丙公司实施了涉案专利被维持有效的权利要求6及引用权利要求6的权利要求9、10的技术方案。 四、庚29公司是否应该支付报酬的问题 《中华人民共和国专利法》第十六条规定，“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”。本案中，丙公司认为，其辛30公司那里取得了涉案专利的申请权，进而获得涉案专利权，因此，壬31公司获得的转让对价要求付酬，癸32公司随后的专利使用行为主张权利。就此主张，一审法院认为，即便转让这一事实客观存在，子33公司、午公司、丙公司在约半年时间进行了两次合并、辛公司丙公司的法定代表人均为同一人、丑34公司寅35公司前不久，卯36公司辛公司之间存在专利转让合同，辰37公司合并后的财产权属变更。综上，一审法院对丙公司的上述主张不予支持，丙公司应向吴某支付报酬。 五、关某应如何计算报酬的问题 《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定：“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬”。本案中，丙公司应向吴某支付报酬的情况下，一审法院根据吴某的申请要求丙公司提交多晶硅生产报表、财务报告等能够反应实施多晶硅的营业利润的证据，丙公司在无正当理由的情况下，巳38公司整体营业利润的证据，故一审法院无法依据现有证据确定其实施涉案专利的营业利润。因此，一审法院考虑到涉案专利技术除了提高产品质量还具有节约能源的功效、吴某仅为发明人之一、涉案专利已经部分无效等情况，午39公司在吴某起诉的另一案件，即（2017）川01民初1052号中也实施了同一构思下的专利技术，未40公司向吴某一次性支付报酬20万元。 据此，依照《中华人民共和国专利法》第十六条、第十七条第一款、第五十九条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条，《最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百四十条，《申41公司法》第一百七十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款之规定，四川省成都市中级人民法院作出（2017）川01民初1053号民事判决：一、丙公司在判决生效之日起十日内向吴某支付职务发明报酬20万元；二、驳回吴某的其他诉讼请求。本案一审案件受理费8800元，由吴某负担1800元，丙公司负担7000元。 本院二审期间，双方当事人均未提交新的证据。 本院对一审判决已查明的案件事实予以确认。 本院另查明，专利复审委已于2017年作出第31429号审查决定书，即决定：“在针对第201120085522.8号实用新型专利权的第28012号决定维持有效的权利要求、技术方案的基础上，宣告权利要求6、权利要求8的技术方案、及引用权利要求6和权利要求8技术方案的权利要求9-10无效，在权利要求8的技术方案、及引用该技术方案的权利要求9-10的基础上继续维持该专利有效”。丙公司主张其没有实施涉案专利维持有效的部分，对此吴某亦予以认可。 综合各方当事人的诉、辩主张及理由，本案二审争议的焦点是：涉案专利在被宣告无效后，因原专利权人在专利权有效期限内实施了涉案专利，职务发明人是否仍有权主张报酬，酉42公司是否应向吴某支付职务发明设计人报酬。 本院认为，《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。“自始即不存在”，是指权利无效的法律状态溯及到提出权利请求之日起；所谓“视为”，是指虽然曾经被授予专利权，但基于专利权的无效宣告，法律将其拟制为自始即不存在。专利权被宣告无效的法律效果在于，除法律明确规定的情形外，一切以专利权为基础的权利请求都不应该得到人民法院支持。因此，基于专利权的存在而产生的职务发明设计人报酬请求权，也因专利权的无效宣告而不存在。《中华人民共和国专利法实施细则》第七十八条规定的“在专利权有效期限内”实施发明创造专利后应当给予该发明设计人报酬，非指在专利权被宣告无效后仍有权主张。《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款、第三款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力”，明确规定了关某权利无效不具有追溯力的三种例外形态，是法律为稳定社会关系、保护信赖利益，对于专利有效期内已经通过生效裁判和执行确定的权利义务关系、已经有效订立和履行的交易关系的认可和保护，是完全性的列举式规定，排除了专利宣告无效后基于专利权的其他权利主张。本案中，戌43公司在涉案专利权被无效前，实施了部分涉案专利，但该部分已被全部无效，同时，吴某未在专利有效期内主张职务发明报酬，本案亦不存在《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款、第三款规定的例外情形，因此，丙公司关某其实施的涉案专利已被宣告无效，对其在无效前实施专利的行为不应向吴某支付职务发明报酬的上诉主张，有事实和法律依据，本院予以支持。吴某提出本案应参照《最高人民法院公报》2009年第7期所公布的（2008）沪高民三（知）终字第23号案例所作出的支持职务发明人报酬的裁判观点，亥44公司上诉请求的主张。本院认为，该公报案例实质是对专利被宣告无效之前，已经与第三人发生并履行的有效专利实施许可行为的认可和保护，是对《中华人民共和国专利法》第四十七条关某“已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同”规定的合理解释。该案中，基于与第三人已经订立并履行的有效专利实施许可合同所获得的利益，第三人不能以专利无效为由主张返还，因其包含了职务发明设计人的报酬，人民法院应对职务发明人的报酬予以支持。本案中，甲45公司在此期间未与第三人订立和履行专利实施许可合同，案件事实与公报案例存在明显区别，吴某关某保持裁判尺度一致、参考适用该案裁判观点的抗辩主张本院不予支持。关某吴某提出涉案专利被宣告无效，乙46公司为避免支付其报酬而通过第三人提出，丙公司怠于提起行政诉讼的主张，因吴某在本案中并未提出充分证据支持自己的上述主张，且不属于本案的审理范围，本院不予支持。 综上所述，丙公司的上诉请求成立，本院予以支持。一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，判决结果不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初1053号民事判决； 二、驳回吴某的全部诉讼请求。 本案一审案件受理费8800元，二审案件受理费4300元，由吴某负担。 本判决为终审判决。 审判长　　刘某2 审判员　　杨某2 审判员　　林某 二〇一九年九月五日 书记员　　李某2 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第16条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第17条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第47条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第47条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第47条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条1款 最高人民法院关某审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第7条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第78条 更多