甲公司等与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)高行终字第1688号 审理法官： 岑宏宇 焦彦 刘某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2012.12.17 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 第三人 维持原判 相关企业：华某业大学甲公司 // 甲公司等与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2012)高行终字第1688号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地广东省深圳市罗湖区某地东文锦广场文安中心708室。 法定代表人陶某，执行董事。 上诉人（原审原告）陶某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人冯某，该委员会审查员。 委托代理人魏某，该委员会审查员。 原审第三人华某业大学，住所地广东省广州市天河区五山。 法定代表人陈某，校长。 乙公司（丙公司）、陶某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第2487号行政判决，向本院提出上诉。本院2012年11月1日受理本案后，依法组成合议庭，于2012年11月28日公开开庭进行了审理。丁公司的法定代表人陶某、被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人冯某、魏某到庭参加了诉讼。原审第三人华某业大学经本院合法传票传唤，书面表示不参加本案庭审,本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 戊公司、陶某、华某业大学于2006年11月30日向国家知识产权局提出名称为“胆碱酯酶在拮抗速激肽药物中的应用”的发明专利申请（简称本申请），申请号为200610157321.8号，公开日为2008年6月4日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2010年8月11日驳回了本申请。戊公司、陶某及华某业大学对上述驳回决定不服，于2010年9月29日向专利复审委员会提出了复审请求。专利复审委员会经形式审查合格后受理了该复审请求，并将本申请案卷移交原审查部门进行前置审查。原审查部门坚持原驳回决定。2011年8月11日，己公司、陶某、华某业大学发出复审通知书。2011年12月6日，专利复审委员会作出第37754号复审请求审查决定（简称第37754号决定），维持国家知识产权局作出的驳回决定。戊公司、陶某不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为：根据本申请说明书的记载，本申请的发明目的在于利用胆碱酯酶水解P物质（SP）的特性将其用于治疗或预防由SP等速激肽介导的疼痛、炎症、神经、呼吸、胃肠、免疫系统、皮肤病、慢性疲劳等多种疾病。虽然实施例1的体外实验表明乙酰/丁酰胆碱酯酶具有水解SP的活性，实施例6、7所进行的体内实验表明丁酰胆碱酯酶具有镇痛和消炎作用，但本领域已经公知胆碱酯酶本身在体内具有不止一种活性，在发挥酯酶活性同样也能用于治疗疼痛的基础上，本领域技术人员依据本申请说明书记载的上述内容和现有技术无法确定丁酰胆碱酯酶在体内确实是通过拮抗速激肽而发挥镇痛和消炎作用的，说明书提供的实验数据无法证实丁酰胆碱酯酶的上述镇痛消炎作用确实通过拮抗速激肽而产生。而且，说明书中没有公开实施例8-13中记载的创伤、牙龈炎、足癣、过敏性鼻炎、感冒和腹泻等病症与SP等速激肽相关，也没有证实乙酰/丁酰胆碱酯酶的上述治疗多种病症的作用确实通过拮抗速激肽而产生。专利复审委员会认定本申请说明书不符合2001年施行的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第三款的规定并无不当。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定，判决：维持专利复审委员会作出的第37754号决定。 戊公司、陶某不服原审判决，向本院提出上诉，请求撤销原审判决及第37754号决定，判令专利复审委员会重新作出复审决定。其上诉理由是：原审判决及第37754号决定认定事实不清，本申请说明书用实施例1、6和7来证明胆碱酯酶在拮抗速激肽药物中的作用，提供的公知常识证据可以证明P物质导致痛敏、炎症等多种复杂生理过程，实施例中在排除胆碱类物质致痛的前提下，可以毫无疑义地推知胆碱酯酶在拮抗速激肽药物中可以起到止痛、消炎的作用。因此，本申请说明书公开充分，符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 专利复审委员会、华某业大学服从原审判决。 经审理查明： 庚公司、陶某、华某业大学，申请日为2006年11月30日，公开日为2008年6月4日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门以“本申请说明书不符合《专利法》二十六条第三款、权利要求第1、5－7不符合《专利法》二十二条第二款的规定、权利要求2－4和8不符合《专利法》二十二条第三款的规定”为由，于2010年8月11日驳回了本申请。辛公司、陶某及华某业大学于申请日提交的摘要附图；2007年3月15日提交的说明书摘要；2010年7月9日提交的权利要求第1-8项、说明书第1-23页。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.胆碱酯酶在治疗或预防哺乳动物包括人体内由速激肽介导的病症的药物中的应用，其特征在于所述胆碱酯酶选自在C端水解P物质的活性蛋白；所述的病症包括：疼痛、炎症、中枢神经系统疾病、呼吸系统疾病、胃肠紊乱和胃肠道疾病、过敏、神经病理学疾病、与免疫增进或抑制有关的疾病以及风湿病、皮肤病和慢性疲劳综合症。 2.根据权利要求1所述的应用，其中所述胆碱酯酶为单体或混合物；其特征在于所述胆碱酯酶具有在C端水解P物质的活性。 3.根据权利要求1所述的应用，其中所述胆碱酯酶选自： 乙酰胆碱酯酶； 丁酰胆碱酯酶； 乙酰胆碱酯酶或丁酰胆碱酯酶的同工酶及衍生物； 乙酰胆碱酯酶或丁酰胆碱酯酶的基因重组物； 其特征在于所述胆碱酯酶具有在C端水解P物质的活性。 4.根据权利要求1所述的应用，其中所述胆碱酯酶为从动植物细胞、组织或血液提取纯化或通过基因重组从表达载体分离纯化得到的、以乙酰胆碱或丁酰胆碱为底物作酶活检测具有胆碱酯酶活性的非均一状态粗提物。其特征在于所述胆碱酯酶具有在C端水解P物质的活性。 5.根据权利要求2～4任一项所述的应用，其特征在于胆碱酯酶剂量范围为0.01微克至1毫克。 6.一种治疗或预防哺乳动物体内由速激肽介导的病症的药物组合物，包括治疗或预防所述病症有效量的如权利要求2或3或4所述的至少其中之一的胆碱酯酶以及可药用载体。 7.一种拮抗哺乳动物体内速激肽作用的药物制剂，包括如权利要求6所述的药物组合物及药学上可接受的赋形剂。 8.一种制备权利要求7的药物制剂的方法，其特征在于将药学上可接受的赋形剂与如权利要求7所述的药物组合物混合均匀。” 戊公司、陶某及华某业大学对上述驳回决定不服，于2010年9月29日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书和说明书的相关替换页。 专利复审委员会经形式审查合格后受理了该复审请求，并将本申请案卷移交原审查部门进行前置审查。原审查部门进行前置审查后认为：戊公司、陶某及华某业大学于2010年9月29日递交的权利要求书替换页中，新的权利要求1相对于驳回决定针对的权利要求1扩大了保护范围，不符合2003年施行的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第六十一条第一款的规定，坚持原驳回决定。 2011年8月11日，己公司、陶某、华某业大学发出复审通知书。 戊公司、陶某、华某业大学于2011 年9 月5 日提交了意见陈某2书，并提交了权利要求书和说明书的相关替换页。 2011年12月6日，专利复审委员会作出第37754号决定。该决定认定： 1、关于《专利法实施细则》第六十一条第一款和审查文本的认定 戊公司、陶某及华某业大学在提出复审请求时，提交的权利要求书（共9项）和说明书（共23页）的全文替换页及在复审过程中再次提交的前述文件的替换页，不符合《专利法实施细则》第六十一条第一款的规定。 在此基础上，以之前可接受的文本，即驳回决定所针对的2010年7月9日提交的权利要求第1-8项、说明书第1-23页，2007年3月15日提交的摘要、以及2006年11月30日提交的说明书附图第1-6页和摘要附图作为本决定审查的基础。 2、本申请说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定 本案中，权利要求书请求保护胆碱酯酶在治疗或预防哺乳动物包括人体内由速激肽介导的病症的药物中的应用，包括胆碱酯酶的药物组合物、药物制剂及其制备方法。 根据本申请说明书的记载，本申请的发明目的在于利用胆碱酯酶水解P物质（SP）的特性将其用于治疗或预防由SP等速激肽介导的疼痛、炎症、神经、呼吸、胃肠、免疫系统、皮肤病、慢性疲劳等多种疾病（参见说明书第4页）。实施例1记载了使用乙酰/丁酰胆碱酯酶水解SP的实验，实施例2-5记载了上述两种胆碱酯酶制剂的制备。实施例6-7记载了使用丁酰胆碱酯酶分别作用于醋酸诱导的疼痛小鼠模型和佐剂性关节炎大鼠模型，以证明其镇痛和消炎作用。实施例8-11记载了使用乙酰胆碱酯酶水溶液治疗创伤、牙龈炎、足癣、过敏性鼻炎。实施例12和13记载了使用丁酰胆碱酯酶水溶液治疗感冒和腹泻。然而，说明书中没有公开上述的醋酸诱导的疼痛小鼠模型和佐剂性关节炎大鼠模型与SP等速激肽相关。而且，虽然实施例1的体外实验表明乙酰/丁酰胆碱酯酶具有水解SP的活性，实施例6、7所进行的体内实验表明丁酰胆碱酯酶具有镇痛和消炎作用，但本领域已经公知，胆碱酯酶本身在体内具有不止一种活性，例如对比文件4（US2002/0086343A1，公开日为2002年7月4日）就表明胆碱酯酶在体内具有酯酶活性，其可以通过分解胆碱而发挥治疗疼痛的作用，因此，在发挥酯酶活性同样也能用于治疗疼痛的基础上，本领域技术人员依据本申请说明书记载的上述内容和现有技术无法确定丁酰胆碱酯酶在体内确实是通过拮抗速激肽而发挥镇痛和消炎作用的，说明书提供的实验数据无法证实丁酰胆碱酯酶的上述镇痛消炎作用确实通过拮抗速激肽而产生。此外，说明书中没有公开实施例8-13中记载的创伤、牙龈炎、足癣、过敏性鼻炎、感冒和腹泻等病症与SP等速激肽相关，也没有证实乙酰/丁酰胆碱酯酶的上述治疗多种病症的作用确实通过拮抗速激肽而产生。也就是说，本领域技术人员根据说明书公开的内容无法预期乙酰/丁酰胆碱酯酶能够达到通过拮抗SP，治疗或预防由SP等速激肽介导的疼痛、炎症、神经、呼吸、胃肠、免疫系统、皮肤病、慢性疲劳等多种疾病的技术效果。由于说明书中没有记载对于本领域技术人员来说，足以证明所述产品可以用于所述用途或达到所述效果的实验数据，因此本申请说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。 3、壬公司、陶某及华某业大学相关意见的评述 1）本申请虽然通过体外实验证明胆碱酯酶在体外具有水解P物质的能力，但体外环境与体内环境存在一定的差异，由体外实验并不能够直接推断得出胆碱酯酶在体内仍具有水解P物质的活性。虽然现有技术中已知SP等速激肽在相关疾病中起着某种作用，但在这些不同的疾病中其作用是正相关或负相关并不完全相同或明确。而且本领域技术人员已知，体内的疼痛、炎症、免疫、肠胃等多种病症往往由多种途径、因素所控制或影响，是相当复杂的过程。即使胆碱酯酶在体内仍具有水解P物质的活性，也不能由此直接推断得出其可用于治疗或预防速激肽介导的病症。而将拮抗速激肽的药物或速激肽及其受体拮抗剂等同于治疗速激肽介导的病症的药物的说法不能得到本领域技术人员的认同，也缺乏合理的事实依据。胆碱酯酶在体内是否能通过拮抗速激肽来实现治疗、预防相关疾病的效果需要通过合理的实验设计和数据结果加以验证。2）体外的水解实验和体内效果实验中缺少以SP等速激肽作为连接点的验证结果，仅从相关学说推测无法令人信服。就本领域已知的技术内容来说，胆碱酯酶是一类羧酸酯水解酶，能催化各种胆碱酯水解，即其作用底物并不单纯地仅限于SP等速激肽，其在疼痛和关节炎模型中发挥的镇痛消炎作用是否通过拮抗SP而非其他途径所产生是没有得到验证的，也不能从说明书和现有技术中合理预期这一结果。实际上，现有技术（例如，对比文件1：WO97/29750A1，公开日为1997年8月21日）中胆碱酯酶抑制剂的应用从另一角度证实了多种途径的存在。3）欧洲专利局的审查意见仅能作为参考，对中国专利局的审查意见并无约束力。且在欧洲专利局的审查意见中同样对本申请技术方案的技术效果提出了质疑。癸公司、陶某及华某业大学的主张不能得到支持。 综上，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2010年8月11日对本申请作出的驳回决定。 戊公司、陶某不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，并提交了《神经肽基础与临床》、《疼痛的基础与临床》的相关页作为公知常识性证据。 以上事实有本申请公开文本、国家知识产权局作出的驳回决定、专利复审委员会发出的复审通知书、第37754号决定及当事人陈某2等证据在案佐证。 本院认为： 《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。本案属于化学领域的发明，应当在说明书中借助实验数据对发明的有益效果作出说明。 本案中，根据本申请说明书的记载，本申请的发明目的在于利用胆碱酯酶水解P物质（SP）的特性将其用于治疗或预防由SP等速激肽介导的疼痛、炎症、神经、呼吸、胃肠、免疫系统、皮肤病、慢性疲劳等多种疾病。本申请说明书中的实施例1记载了使用乙酰/丁酰胆碱酯酶水解SP的实验，通过质谱图可以看出SP活性的变化状况，从而证明在体外胆碱酯酶的确具有水解SP的能力。实施例6-7记载了使用丁酰胆碱酯酶分别作用于醋酸诱导的疼痛小鼠模型和佐剂性关节炎大鼠模型，虽然可以证明胆碱酯酶在体内可以起到镇痛和消炎作用，但是，本申请说明书中并没有如实施例1的方法公开实验前后SP活性的变化。本领域已经公知胆碱酯酶能催化各种胆碱酯水解，本身在体内具有不止一种活性，即其作用底物并不单纯地仅限于SP等速激肽，其在疼痛和关节炎模型中发挥的镇痛消炎作用是否通过拮抗SP而非其他途径所产生是没有得到验证的，也不能从说明书和现有技术中合理预期这一结果。在发挥酯酶活性同样也能用于治疗疼痛的基础上，本领域技术人员依据本申请说明书记载的上述内容和现有技术无法确定丁酰胆碱酯酶在体内确实是通过拮抗速激肽而发挥镇痛和消炎作用的，说明书提供的实验数据无法证实丁酰胆碱酯酶的上述镇痛消炎作用确实通过拮抗速激肽而产生。戊公司、陶某在诉讼中提交的《神经肽基础与临床》、《疼痛的基础与临床》等相关内容均未排除在炎症、疼痛过程中胆碱类物质的影响，也未记载胆碱酯酶是仅通过SP发挥所述治疗作用。因此，原审判决及第37754号决定认定本申请说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定是正确的，本院予以支持。 综上所述，原审判决及第37754号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院应予维持。戊公司、陶某的上诉理由缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，子公司、陶某共同负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　 岑宏宇 代理审判员　 焦　彦 代理审判员　 刘某 二○一二 年 十二 月 十七 日 书　记　员　 孙鑫鑫 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第12条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第16条 中华人民共和国专利法(2000修正) 第26条3款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 第61条1款