甲公司商标异议复审纠纷二审行政判决书

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2017)京行终3794号 审理法官： 刘某 孔某 亓蕾 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2019.08.02 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 代理律师/律所：侯某,某律师事务所; 权责关键词： 合法 第三人 新证据 证据不足 维持原判 // 甲公司商标异议复审纠纷二审行政判决书 北京市高级人民法院 行政判决书 (2017)京行终3794号 上诉人（原审第三人）林某，住大韩民国首尔特别市。 委托代理人侯某，某律师事务所律师。 委托代理人申某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）乙公司，住所地德意志联邦共和国莱昂贝格莫伦巴赫街。 法定代表人克劳斯·赫伊特米勒，总经理。 委托代理人张某，某律师事务所律师。 委托代理人文某，某律师事务所律师。 原审被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。 法定代表人申某2，局长。 委托代理人李某，中华人民共和国国家知识产权局审查员。 上诉人林某因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）京知行初字第5640号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月11日受理后，依法组成合议庭进行了审理。2017年11月22日，上诉人林某的委托代理人侯某、申某，丙公司（丁公司）的委托代理人张某、文某2本院接受了询问。本案现已审理终结。 戊公司就第7815039号“易事爱ESI及图"商标（简称诉争商标）所提异议复审申请，己公司政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出商评字[2015]第33107号《关于第7815039号“易事爱ESI及图"商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），裁定：诉争商标不予核准注册。庚公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。 北京知识产权法院认为，本案相关诉权和主体资格问题的审理应适用2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），本案其他问题的审理应适用2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）。林某提交的证据中，“ESI"品牌对中国的出口材料、货运提单、发票及韩国海关证明等证据，部分未体现“ESI"商标或未体现商品种类，不足以证明林某在诉争商标申请日前在“扬声器音箱"等商品上在先使用“ESI"商标并已具有一定知名度。“ESI"商标在国外的注册证、双方之间协议及往来信件等证据，因诉争商标尚未在中国核准注册，均不能作为诉争商标在中国归属的证据。林某提交的证据8“ESI"品牌在中国辛公司（壬公司）网站的截屏，癸公司提交的证据4中，子公司表示其自2丑公司的中国地区总代理，寅公司卯公司的代理商，辰公司网站上关于“ESI"商标的宣传，并不能作为林某在先使用“ESI"商标的证据。综上，林某提交的证据不足以证明其在诉争商标申请日前在第9类“扬声器音箱"等商品上在先使用“ESI"商标已具有一定知名度，诉争商标的注册申请未违反2014年商标法第三十二条的规定。庚公司的起诉理由成立，对其诉讼请求予以支持。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、巳公司就诉争商标提出的异议复审申请重新作出裁定。 林某不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：林某在中国在先使用“ESI"商标并已取得一定影响；庚公司销售的“ESI"系列产品，均来自林某的授权许可，诉争商标的申请注册属于2014年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"之情形。 中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）、庚公司服从原审判决。 经审理查明： 诉争商标为第7815039号“易事爱ESI及图"商标（见附图），其申请日为2009年11月6日，2012年5月7日经初步审定公告，指定使用商品为第9类：计算机软件（已录制）；智能卡（集成电路卡）；扬声器音箱；电子监听仪器；振动膜（音响）；麦克风；扩音器喇叭；头戴耳机；拾音器；延时混响器；电声组合件；音响连接器。午公司。 针对诉争商标的申请注册，林某在法定未公司政管理总局商标局（简称商标局）提出异议，商标局作出（2013）商标异字第20973号裁定，对诉争商标予以核准注册。林某不服，向商标评审委员会提出商标异议复审申请，请求裁定不予核准诉争商标的注册申请。 在商标评审程序中，林某提交了如下主要证据：1、林某在韩国的注册证书复印件；2、申公司信件往来资料复印件；3、申公司的技术、商标、专利转让合同资料复印件；4、申公司之间的货运提单、发票等资料复印件；5、酉公司违约之后，林某的律师函；6、林某“ESI"品牌在2002年出口中国的材料复印件；7、申公司之间的分销协议；8、林某“ESI"品牌在中国的宣传广告资料复印件。 在上述证据的基础上，林某又提交以下补充证据：1、2002年韩国出口中国海关证明（带海关章）戌公司与林某管理的企业联系邮件及打款记录；2、2008年林某管理的企业的税务调整计划书；3、亥公司甲23公司执行总裁ClausRiethmueller的协议文件；4、2009年林某管理的企业的税务调整计划书；5、2009年林某的“ESI"乙24公司的发票、装箱单及付款方面的证据。 庚公司在复审阶段提交如下证据：1、庚公司在德国参加展会活动的相关网页复印件；2、庚公司于2007年、2008年、2009年连续参加“上海国际乐器展览会"的参展确认函、支付收据、确认函回执的复印件及翻译件；3、庚公司在中国参加展会活动的相关网页和照片的复印件；4、子公司发表的声明复印件；5、子公司的营业执照复印件；6、庚公司的德国商标注册证复印件及翻译件；7、韩国商标登记机关签发的《商标注册证》的复印件及翻译；8、EgosystemInc.员工与ClausRiethmueller先生之间的往来电子邮件的复印件以及翻译件；9、证明EgosystemInc.不再持有营业执照的文件的复印件及翻译件；10、庚公司的律师于2010年10月12日向林某发出的函件及传真回执的复印件及翻译件；11、子公司的有关文件复印件；12、北京市工商部门网站在丙25公司的检索结果；13、Whois网站在丙25公司的检索结果复印件。 2015年4月30日，商标评审委员会作出被诉裁定，认定:林某提交的证据可以证明其“ESI"商标经在先使用已具有一定知名度。诉争商标与林某在先使用的商标高度近似，两商标使用的商品属于类似商品，且如林某所述，EgosystemInc.丁26公司签订技术资产采购协议，戊27公司拥有全球范围内独家使用“ESI"商标用于销售、出售和开发的权利，EgosystemInc.不再使用“ESI"商标用于销售、出售和开发。对此协议，庚公司亦予以认可。该协议仅涉及“ESI"商标使用权的许可，不包括所有权的转移。庚公司称林某已同意将“ESI"己28公司，但提交的证据不足以支持其主张。据此，庚公司在明知“ESI"商标存在的情况下，申请注册诉争商标具有抢注的主观恶意。诉争商标的申请注册构成2014年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"之情形。此外，诉争商标由汉字“易事爱"及字母“ESI"组成，标志本身并无2014年商标法第十条第一款第八项规定的“其他不良影响"之情形。林某的其他主张因缺乏相应的事实依据，不予支持。依照2014年商标法第三十二条、第三十五条、2001年商标法第三十三条第一款的规定，商标评审委员会裁定：诉争商标不予核准注册。 在原审诉讼程序中，庚公司提交了四组新证据，庚29公司的主体证明文件；辛30公司已通过受让方式合法取得“ESI"商标的所有权，系该商标的真实所有人；壬31公司就“ESI"商标在世界范围内以及韩国的注册情况；癸32公司在中国对诉争商标进行持续、广泛宣传和使用情况。 在二审诉讼程序中，林某提交了以下主要证据：1、国家图书馆科技查新中心出具的《检索报告》；2、“中国知网"的相关文章；3、《电脑爱好者》杂志摘页；4、子33公司的核准登记信息；5-6、丑34公司官方网站的宣传、推广，寅35公司系ESI品牌旗下两款型号的总代理；7、卯36公司出具的证明及相关授权书、进口申请表、许可证、装箱单等；8、辰37公司出具的证明及发票、代理商标奖杯等；9、巳38公司出具的证明及包装盒；10、王兰峰出具的证言；11、2006年3月16日，午39公司未40公司签订的《销售权和品牌所有权协议》及其翻译件；12、周广平出具的证言；13-16、午39公司出具的《声明》《登记事项全部证明书》《股东名簿》《股东决议》等，申41公司仍存续，授权林某行使对ESI商标的相关权利。上述证据1、2仅少部分内容涉及“ESI"品牌介绍、宣传报道，且未有明确记载该品牌的实际提供者。 此外，林某在二审诉讼中陈述：1、酉42公司在中国大陆以外地域未申请注册“ESI"商标；2、戌43公司未40公司签订的《销售权和品牌所有权协议》的履行情况不清楚；3、午39公司于2011年停止运营。 另查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 上述事实，有诉争商标的商标档案、被诉裁定、相关文件、当事人提交的证据材料及其陈述等证据在案佐证。 本院认为： 本案实体问题的审理适用2014年商标法。本案二审的焦点问题为诉争商标的申请注册是否属于2014年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"之情形。 2014年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。"该条规定适用时一般应考虑以下要件：首先，“他人已经使用并有一定影响的商标"是在中国境内已经实际使用的未注册商标；其次，该未注册商标在中国一定地域范围内已为相关公众所知晓；有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等，可以认定其已为相关公众所知晓而有一定影响；再次，诉争商标在商标标志上与该未注册商标构成相同或近似商标，在所指定使用的商品上与该未注册商标使用的商品属于同一种或类似商品；最后，诉争商标申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注的，可认定其采用了不正当手段。 根据林某提交的证据，其在商标评审阶段提交的对中国的出口材料、货运提单、发票及韩国海关证明等证据，部分未体现“ESI"商标或未体现商品的种类；其二审诉讼中补充提交的《检索报告》、相关文章、代理商的网站记载等证据，多数证据并未涉及“ESI"商标使用，少数证据为案外人对“ESI"商标标示产品的宣传和推广，但未明确记载使用该商标的商亥44公司。综合上述证据，虽可证明在诉争商标申请日前，韩国的“ESI"商标在中国市场进行过使用，但尚不足以证明已为中国相关公众所知晓而有一定影响。 甲45公司提交的证据，乙46公司未40公司早在2004年即有对“ESI"商标的使用约定，并于2006年3月签订销售权和“ESI"商标所有权转让协议，以及2010年双方签订了技术资产采购协议。虽然“ESI"商标所有权转让协议的履行情况不能查实，但各方当事人都认可该协议真实有效。而且，2010年双方签订的技术资产采购协议载明：乙46公司不再使用“ESI"商标用于销售、出售和开发，该协议被韩国法院认定有效。丙47公司表示其自2丑公司的中国地区总代理，并对“ESI"商标进行宣传使用；庚公司于2010年在第9类和第15类商品上在林某所在国韩国申请注册成功，而林某自始至终在其本国没有注册商标；丁48公司自2011年9月停止经营等事实，可以证明“ESI"商标自2006年3月以后，在包括韩国在内的各国市场上，戊49公司。 中国商标法以申请在先为原则，对于在先未注册商标的保护，应以该商标在中国境内经使用形成一定程度的客观稳定市场为要件。诉争商标为“易事爱ESI及图"商标，林某提交的使用证据并未体现诉争商标的汉字部分“易事爱"，也不足以证明“ESI"商标经使用已有一定影响。相对而言，在诉争商标申请日前后，庚公司已实际控制并在中国境内使用“ESI及图"、“易事爱ESI及图"商标，该使用行为已起到阻断早期韩国的“ESI"商标在中国的零散性使用的作用。对诉争商标的商誉和市场价值做己50公司，若不予以保护，有违商标权保护的地域性原则，也与2014年商标法的立法本意不符。因此，原审法院认定诉争商标的注册申请未违反2014年商标法第三十二条的规定并无不当。林某的相关上诉理由，本院不予支持。 综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。林某的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费人民币一百元，乙公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由林某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长　　刘某 审判员　　孔某 审判员　　亓　蕾 二〇一九年八月二日 书记员　　赵某 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2013修正) 第10条1款8项 中华人民共和国商标法(2013修正) 第32条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第35条 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第70条1款2项 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款1项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第33条1款