陆某与何某等专利权转让合同纠纷上诉案

陆某与何某等专利权转让合同纠纷上诉案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2021)最高法知民终1501号 上诉人(一审原告、一审反诉被告)：陆某乙。 被上诉人(一审被告、一审反诉原告)：何某。 被上诉人(一审被告)：某环保公司。 被上诉人(一审被告)：马某。 上诉人陆某乙与被上诉人何某、某环保公司、马某因专利权转让合同及专利权权属纠纷一案，不服上海知识产权法院于2021年2月5日作出的(2019)沪73知民初511号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月9日立案受理后，依法组成合议庭。因上诉人陆某乙申请对本案进行书面审理，被上诉人何某亦同意，故本院对本案进行书面审理。本案现已审理终结。 陆某甲向上海知识产权法院提起本案诉讼，一审法院于2019年7月9日立案受理。陆某甲起诉请求判令何某：1.判令将专利号为201210446344.6、名称为“一种生物质干馏和发电系统”发明专利(以下简称乙公司)的专利权返还至陆某甲；2.取消何某乙公司的发明人资格，恢复陆某乙为发明人；3.判令何某支付陆某甲专利使用费，以每日3223元为基数，从2015年10月28日计算至实际支付之日止，暂计至2018年10月28日，共计3529400元；4.判令何某支付陆某甲顾问费及为修理发电机所垫付的费用共计253300元。事实与理由：陆某甲曾系乙公司的专利权人。2015年10月28日，甲公司签订《专利转让协议书》，该协议书约定专利权的转让价款总额为2000万元。上述协议书签订后，何某、某技术公司仅支付定金30万元，其余款项至今未予支付，也未办理股权转让。在纠纷发生之后，何某、某技术公司为了逃避责任，乙公司名下，后又将该专利转至马某名下。此外，何某还未经原发明人同意，非法变更发明人，并拖欠有关的顾问费以及陆某甲为修理发电机所垫付的费用。 针对陆某甲的本诉请求，何某、某环保公司一审辩称：何某与陆某甲就乙公司约定的转让价格为45万元，何某已经按约支付了相应的款项，双方之间的合同已经履行完毕。陆某甲要求支付其专利许可费也没有事实与法律依据。此外，乙公司转让协议书并未约定所谓的顾问费。综上，陆某甲的相关诉请缺乏事实与法律依据，请求驳回其全部诉讼请求。 马某一审未到庭参加诉讼，亦未针对陆某甲的本诉请求提交书面答辩意见。 何某向一审法院提出反诉请求：1.判令解除陆某甲与何某之间签订的《专利转让协议》；2.判令陆某甲返还何某专利转让款45万元，并支付自2015年11月15日至今的利息或资金占用费，暂计为97256元。事实与理由：乙公司仅为理论成果，未经实验检验，亦未投入实际生产。何某为将该专利技术产业化，投入了大量资金，但依照该专利技术所生产的产品无法市场化，签订涉案合同的目的已经无法实现，故有权解除合同，并要求陆某甲返还已支付的合同款项。 对于何某的反诉请求，陆某甲一审辩称：何某主张就乙公司约定的转让价格为45万元系捏造事实，不同意解除合同，亦不同意返还相应款项。 一审中，丙公司于2015年10月28日签订的《专利转让协议书》，该协议书载明乙公司的转让总价款为2000万元，其中1000万元为现金，丁公司戊公司10%的股份实现。己公司应根据该协议书的约定，向陆某甲支付2000万元的专利转让费。何某、某环保公司则认为，《专利转让协议书》所加盖的骑缝章不能吻合，该协议书的第二页是真实的，但第一页的内容中有关合同价款的内容系伪造。由于当时为招商引资需要，某技术公司与陆某甲确实签订过《专利转让协议书》，但所约定的专利转让金额只有几十万元，从未签订过2000万元的合同金额。 一审法院对该证据的认证意见为：经审查，该协议书上加盖的骑缝章不能吻合。陆某甲辩称何某在对该协议加盖公章时，在协议的第一页和第二页之间插入了一张白纸，导致骑缝章不能吻合。对于上述辩称，陆某甲未提交相应证据予以证明。其次，在该协议书签订之日，陆某甲与何某还签订了一份《专利申请权／专利权转让合同》，该合同未约定转让对价；同时，该合同为办理乙公司转让登记时向国家知识产权局所提交的专利转让合同。陆某甲辩称，庚公司签订了《专利转让协议书》，后何某让其先将专利转让给他本人，辛公司，故其与何某又签订了一份《专利申请权／专利权转让合同》。对于上述辩称，陆某甲未提交相应证据予以证明。综合上述因素，一审法院认为，陆某甲提交的《专利转让协议书》第一页正文处并未签字和盖章，加盖在第一页和第二页上的骑缝章不能吻合，且向国家知识产权局办理乙公司转让登记时所提交的合同并非该《专利转让协议书》，壬公司为招商需要确实签订过《专利转让协议书》，仅对该协议书中约定金额有异议。因此，一审法院对该《专利转让协议书》第一页有关转让金额的内容不予确认，对于该协议书其余内容的真实性予以确认。 一审法院认定事实： 名称为“一种生物质干馏和发电系统”(ZL201210446344.6)发明专利的原发明人为陆某甲、陆某乙，原专利权人为陆某甲，该专利申请日为2012年11月9日；授权公告日为2014年10月29日。 2015年10月28日，某技术公司(甲方)与陆某甲(乙方)签订《专利转让协议书》，该协议书主要内容如下：本合同乙方将其拥有的专利权转让甲方，甲方受让并支付相应的转让价款。第一条：本合同转让的专利权：(一)发明名称：一种生物质干馏和发电系统发明专利……专利号：ＺＬ201210446344.6……第七条：1.乙方应保证该专利技术成熟完善能实现工业化生产，自本合同签订生效后，乙方负责完成中试实验成功，为甲方应用该专利技术的落地项目进行全程的技术服务。2.在本合同签字生效后，癸公司的股东，子公司的技术工作，乙方不得在固废处理行业(包括但不限于垃圾干馏处理)内与其他人合作。3.在本合同签字生效后，癸公司的成员，应积极进行技术创新，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，所有权归甲方所有。 2015年10月28日，陆某甲与何某签订《专利申请权／专利权转让合同》，该合同主要内容如下：经双方协商，“一种生物质干馏和发电系统”发明专利原申请人陆某甲愿将该专利申请在中国的申请权／专利权转让给何某。在本案审理过程中，一审法院向国家知识产权局发函调取了办理转让专利登记时提交的合同。国家知识产权局向一审法院回函所附合同为上述《专利申请权／专利权转让合同》。 2015年11月12日，乙公司的专利权人由陆某甲变更为何某；2016年7月4日，涉案丑公司；2016年7月27日，乙公司的发明人由陆某甲、陆某乙变更为何某、陆某甲；2017年5月8日，寅公司变更为何某；2017年9月28日，涉案卯公司；2018年8月27日，辰公司变更为马某。 2015年10月6日，何某转账给陆某甲10万元；2015年10月31日，何某转账给陆某甲32400元；2015年11月15日，何某转账给陆某甲30万元。陆某甲确认何某向其支付过45万元。 一审法院认为： (一)关于乙公司权的权属认定 首先，一审法院对于陆某甲提交的《专利转让协议书》中有关合同总价款为2000万元的内容不予确认。其次，陆某甲与何某签订了《专利申请权／专利权转让合同》，并在办理乙公司转让登记时向国家知识产权局提交了该合同，国家知识产权局经审查准予了相应的专利权人变更。一审法院认为，陆某甲与何某签订的《专利申请权／专利权转让合同》为当事人真实的意思表示，且已经实际履行。虽然该转让合同并未约定对价，但何某实际向陆某甲支付了45万元，在无其他任何反证的情况下，一审法院认定乙公司的转让对价即为45万元。陆某甲辩称，何某给其的45万元中，其中30万元是转让乙公司的定金，10万元是何某向案外人支付的顾问费，另有2万元是何某支付给其前一个专利的费用。对于上述辩称，陆某甲未提交相应的证据，一审法院对其辩称理由不予采纳。综上，对于陆某甲的相关诉请，一审法院不予支持。 (二)关于陆某甲主张何某应向其支付专利使用费、顾问费及其他垫付费用的诉请能否成立 陆某甲主张何某应向其支付专利使用费，该使用费的计算方式为，乙公司的有效期还有17年，以《专利转让协议书》所约定的合同总金额2000万元为基数，专利每年的使用费应为117.65万元，平均至每日为3223元。一审法院认为，如前所述，一审法院对于陆某甲提交的《专利转让协议书》中有关合同总金额为2000万元的内容不予确认，故对陆某甲以此主张专利使用费的诉请亦不予支持。 关于陆某甲主张何某应向其支付顾问费及其他垫付费用的诉请，一审法院认为，涉案《专利转让协议书》中并未约定有关顾问费的内容，陆某甲对于其主张的顾问费，以及为修理发电机所垫付的费用未提供任何证据，一审法院对其相应诉请不予支持。 (三)关于陆某甲是否有权主张将陆某乙恢复为乙公司的发明人 一审法院认为，陆某乙系案外人，如其对于乙公司发明人的变更有异议，应以自己名义主张相应权利，陆某甲无权以自己的名义主张恢复陆某乙为乙公司的发明人。因此，对于陆某甲的相应诉请，一审法院不予支持。 (四)关于何某解除合同并返还费用的主张能否成立 何某在本案中提交的证据不足以证明乙公司不具备实现工业化生产的条件，故对其主张解除合同的诉请不予支持。何某亦未举证证明陆某甲存在其他违约行为，故对其主张陆某甲返还已支付费用及支付利息损失的诉请，一审法院不予支持。 一审法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决：“一、驳回陆某甲的全部诉讼请求；二、驳回何某的全部反诉请求。本诉案件受理费37061元、专利保全申请费30元，由陆某甲负担；反诉案件受理费4637元，由何某负担，本案公告费1220元，由陆某甲负担610元，何某负担610元。” 陆某甲不服一审判决，向本院提起上诉。二审过程中，陆某甲(男。陆某甲配偶为管某(女。陆某乙、管某系陆某甲第一顺位继承人。陆某乙向本院申请变更其为本案上诉人，管某声明放弃本案相应权利。 陆某乙上诉请求：撤销一审判决，改判支持陆某甲在一审中的第一、二、四项诉讼请求，并判令何某支付陆某乙专利使用费，以每日3223元为基数，从2015年10月28日计算至实际支付之日止，暂计至2018年10月28日，共计3258400元。事实和理由：(一)一审法院将乙公司的转让费金额认定为45万元没有事实依据，何某支付的45万元不是专利转让费，应该按照陆某甲提交的《专利转让协议书》中约定的2000万元作为乙公司转让费的依据。(二)一审法院仅仅因为《专利转让协议书》第一页未加盖骑缝章为由就否认其真实性，系证据认定错误。且何某在一审庭前会议中已经认可《专利转让协议书》的真实性，但其后又否认该协议真实性，一审法院应责令何某提交其持有的《专利转让协议书》予以佐证。(三)《专利申请权／专利权转让合同》仅仅是为了向国家知识产权局申请转让手续所用，该合同中未约定转让金额，不能作为定案证据。 何某辩称：一审法院按照45万元确定乙公司转让费金额正确，何某已经按约支付了相应的款项，陆某甲提交的《专利转让协议书》不具有真实性。综上，陆某乙的上诉请求不能成立，应予驳回。 某环保公司、马某未向本院陈述其意见。 本院二审期间，陆某乙向本院提交以下新证据： 证据1.巳公司和陆某甲签订的《专利转让协议书》； 证据2.中国光大银行株洲长江路支行2015年1月1日至2016年12月31日的对账单。 上述证据用以证明何某支付的45万元系顾问费，而非一审法院认定的乙公司转让费。 本院将上述证据转送何某，何某未向本院陈述其质证意见。 本院的质证意见为：经审查，午公司签订的合同，证据2对账单记载的内容不能证明系顾问费，陆某乙提交的上述证据与本案不具有关联性，本院不予采信。 一审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。 本院认为，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十五条规定：“在诉讼中，一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的，裁定中止诉讼。人民法院应当及时通知继承人作为当事人承担诉讼，被继承人已经进行的诉讼行为对承担诉讼的继承人有效。”本院二审查明，陆某甲在提起上诉后死亡，其第一顺位继承人有妻子管某、儿子陆某乙，管某明确表示不参与本案诉讼，陆某乙向本院申请由其继续本案诉讼。根据上述规定，本院同意由陆某乙作为陆某甲权利义务的承继者继续参与本案诉讼。 本案系专利权转让合同及专利权权属纠纷。因本案合同成立、履行等相关法律事实均发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)以及《中华人民共和国合同法》。根据各方当事人诉辩主张以及本案查明事实，本案二审阶段的争议焦点为：(一)陆某乙所主张的2000万元专利转让费是否真实；(二)陆某乙要求返还乙公司权的诉请能否得到支持。 首先，关于乙公司转让费的真实性。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案当事人均确认双方之间就乙公司存在专利权转让合同关系，分歧在于：陆某乙主张专利权转让费为2000万元，而何某则主张转让费为45万元。未公司于2015年10月28日签订的《专利转让协议书》，该协议书载明乙公司权的转让总价款为2000万元，其中1000万元为现金，丁公司戊公司10%的股份实现。但何某则认为《专利转让协议书》第一页有关合同价款的内容系伪造，否认曾与陆某甲约定转让费2000万元。对此，本院经核查，陆某甲提交的《专利转让协议书》共有两页，在第二页有陆某甲签字、某技术公司盖章及何某签字，但有关2000万元转让费的文字约定位于合同文本第一页，而加盖在第一页和第二页上的骑缝章明显不能吻合。陆某甲认可骑缝章不能吻合的事实，但称系因盖章时何某在两页合同之间夹了一张白纸所导致，该理由与常理不符，在何某对该协议予以否认的情况下，该协议第一页内容的真伪不明，对此应由主张该事实的一方承担举证不能的不利后果。其次，2015年10月28日，陆某甲与何某还签订了《专利申请权／专利权转让合同》，也就是说，就乙公司权转让同日存在两份专利权转让合同。且《专利申请权／专利权转让合同》系陆某甲、何某办理转让专利登记时向国家知识产权局提交的合同。一审法院向国家知识产权局发函调取了上述《专利申请权／专利权转让合同》，该合同主要内容载明陆某甲自愿将乙公司申请在中国的申请权／专利权转让给何某，未见陆某乙所称2000万元转让费的约定。再者，从2015年11月12日乙公司权人由陆某甲变更为何某至今，亦未见陆某甲、陆某乙向何某催讨其所称2000万元专利转让费的证据。因此，现有证据不足以证明双方就乙公司权转让费2000万元达成一致，一审法院对《专利转让协议书》第一页有关转让费2000万元的内容不予确认并无不当。陆某乙要求支付2000万元专利权转让费缺乏事实及法律依据，本院不予支持。 其次，关于返还乙公司权的诉请能否得到支持。专利法第十条第三款规定：“转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”本院认为，专利权转让的，应当签订书面合同，并向国务院专利行政部门登记，才能产生专利权转让的法律效力。本案中，陆某甲与何某向国家知识产权局申请办理乙公司权的转让登记，并提交了《专利申请权／专利权转让合同》，国家知识产权局经审查于2015年11月12日将乙公司的专利权人由陆某甲变更为何某，符合上述法律规定。本院考虑到无相反证据证明《专利申请权／专利权转让合同》存在无效或可撤销的情形，且乙公司权已实际完成变更，何某也主张已经支付了陆某甲转让费45万元。虽然陆某乙主张何某支付的45万元系乙公司权转让的定金和顾问费，但其提交的证据不足以证明其主张，故一审法院认为《专利申请权／专利权转让合同》真实有效，且已经实际履行并无不当。陆某乙要求返还乙公司权缺乏事实及法律依据，本院不予支持。至于陆某甲一审要求取消何某乙公司发明人资格，支付顾问费和修理发电机所垫付的费用等其他诉讼请求，亦缺乏事实及法律依据，陆某乙在二审期间也未提出具体的新的上诉理由，一审法院相关认定正确，本院对此不予赘述。 综上，陆某乙的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律无误，可予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费34894元，由陆某乙负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 徐卓斌 审 判 员 颜 峰 审 判 员 刘雪峰 二〇二三年十一月八日 法官助理 罗素云 书 记 员 孙静仪 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条3款 中华人民共和国合同法 中华人民共和国民法典 第509条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第144条 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第177条1款1项 中华人民共和国民事诉讼法(2021修正) 第64条1款 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正) 第55条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正) 第90条 更多