黄某与张荐实用新型专利实施许可合同纠纷上诉案

黄某与张某2用新型专利实施许可合同纠纷上诉案 重庆市高级人民法院 民事判决书 (2012)渝高法民终字第00157号 上诉人(原审被告)黄某。 委托代理人：吴某，某律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)张某。 委托代理人：徐某，某律师事务所律师。 上诉人黄某与被上诉人张某2用新型专利实施许可合同纠纷一案，重庆市第五中级人民法院于2012年5月3日作出（2011）渝五中法民初字第00756号民事判决，黄某对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2012年8月15日公开开庭审理了本案。上诉人黄某及委托代理人吴某，被上诉人张某的委托代理人徐某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：2009年11月13日，原告张某与被告黄某签订《专利申请技术实施许可合同》，该合同第2.1条约定：专利申请技术的许可方式是普通许可。合同第3条约定：许可方向被许可方提供专利申请名称为“节能墙板”的专利申请文件（见合同附件2），提供为实施该专利申请而必须的工艺流程文件（见合同附件3），提供用于制造该专利申请技术产品的设备清单（见合同附件4）。关于技术资料的交付，合同约定：技术资料的交付时间为本合同签字时，许可方收到被许可方支付的部分入门费5万元时，许可方向被许可方支付合同第三条所述的全部资料，即合同附件2-4中所示的全部资料。合同第5条约定：使用费为80万元，其中入门费20万元；双方在合同签字时，被许可方以现金方式支付给许可方60万元使用费；20万元入门费被许可方用销售纯利润的自己所得优先分批支付给许可方。合同第6条约定：被许可方在许可方指导下生产完成合同产品3000m2，须达到国家JC623-1996行业标准质量要求，验收合同产品由双方委托国家（或某一级）产品质量认证部门，按照国家JC623-1996行业标准进行批量检验。合同第10.2条约定：许可方未经被许可方同意再在重庆地区、湖北省、湖南省、贵州省、四川省境内许可其他方或自己单独实施“节能墙板”技术，被许可方有权解除合同，要求许可方返还使用费，并支付违约金60万元。合同第10.5条约定：被许可方延期支付使用费的，每逾期1天要赔偿给许可方违约金5万元；逾期超过10天，许可方有权终止合同，并要求支付违约金60万元。合同第15条约定：双方签字之日起，合同生效，合同的有效期为专利局对产品的法律有效保护期，专利申请被授予专利权后，自授权日开始，本合同自行变更为“专利实施许可合同”。在合同签字日期处，有被告黄某书写的“合同附件收到”字样。 同日，原告张某（甲方）与被告黄某（乙方）还签订《联营合同》，甲公司，乙公司的两名股东，联合生产经营“节能墙板”。《联营合同》第六条约定：双方投资总额为120万元，甲方以现金60万元作为投资，占投资总额50%，占公司50%的股份；乙方以现金30万元投资和实物投资折旧30万元，共计60万元，占投资总额50%，占公司50%的股份，双方投资到位时间为2009年11月30日以前。 庭审中，被告黄某对没有实际支付《专利申请技术实施许可合同》中的许可使用费60万元的事实予以认可，但被告黄某陈述称，原告张某是以专利许可使用费的60万元作为在《联营合同》中的出资额60万元。庭审中，原、被告双方均认可生产出的样品已经达到了合同约定的国家JC623-1996行业标准质量要求，均认可该产品目前未通过相关部门的审批。 另查明：2009年11月11日，原告张某和案外人段某向国家知识产权局申请了实用新型名称为“节能墙板”的专利申请。2010年8月11日，国家知识产权局出具《实用新型专利证书》，该证书记载：该实用新型名称为“节能墙板”，专利号为ZL200920207088.9，专利申请日为2009年11月11日，授权公告日为2010年8月11日，发明人和专利权人为张某、段某。2011年7月18日，案外人段某出具委托书，该委托书载明：委托张某作为“节能墙板”专利权的代表人，处理“节能墙板”所涉及的一切事务。委托人永久放弃本专利所带来的任何利益和责任，只保留专利设计人、发明人和专利权人的的资格。 张某诉称:原告是“节能墙板”专利的发明人，并拥有实施该专利所涉及的技术及工艺。原、被告双方于2009年11月13日签订《专利申请技术实施许可合同》，合同中约定：1、原告允许被告实施“节能墙板”专利申请技术所涉及的技术、工艺；2、原、被告在签订合同时，被告支付原告60万元使用费；3、被告延期支付使用费的，原告有权终止合同，并要求支付违约金60万元等。合同签订后，原告依约履行了合同义务，但被告未履行合同约定。原告遂诉至法院，请求判令：1、原、被告签订的《专利申请技术实施许可合同》终止履行；2、被告支付原告违约金60万元；3、被告返还原告全部技术资料；4、被告承担本案诉讼费、律师代理费及调查费等。 黄某辩称:1、原、被告双方签订的专利许可合同的期限并未到期，原告也未催告被告履行债务，终止合同或解除合同没有法律依据；2、被告并未违反专利实施许可合同的约定，不应支付违约金。理由是原、被告双方于2009年11月13日签订专利实施许可合同的同时，又签订了一份《联营合同》，在《联营合同》中，原告张某并未用现金方式出资60万元，而是用专利许可使用费的60万元冲抵了60万元的出资款，故被告无需再另行向原告支付60万元专利许可使用费；3、原告方某未按约定将《专利授权书》及相关的专利技术资料交给被告；4、本案系合同纠纷，原告要求被告支付律师费及调查费没有法律依据；5、《专利申请技术实施许可合同》签订时间为2009年11月13日，立案时间为2011年11月17日，已经超过诉讼时效；6、约定60万元的违约金过高。 一审法院认为，本案中原、被告双方的争议焦点有:一、本案是否超过了诉讼时效；二、被告没有实际支付60万元使用费的行为是否构成违约；三、《专利申请技术实施许可合同》是否应当终止履行；四、60万元违约金的约定是否过高。根据本院查明的事实，依照相关法律的规定，对双方争议的焦点分别评述如下: 一、本案是否超过了诉讼时效 原、被告双方签订《专利申请技术实施许可合同》的时间为2009年11月13日，合同第5条约定，在合同签字时，被许可方以现金方式支付给许可方60万元使用费。合同第10.5条约定：被许可方延期支付使用费的，每逾期1天要赔偿给许可方违约金5万元；逾期超过10天，许可方有权终止合同，并要求支付违约金60万元。本案中，原告张某3被告未按期支付使用费请求终止合同、返还技术资料及判令被告支付违约金60万元，故至原告于2011年11月14日向本院提交民事起诉状时，并未超过诉讼时效。被告关某案已超过诉讼时效的抗辩理由，本院不予支持。 二、被告没有实际支付60万元使用费的行为是否构成违约 原、被告双方签订《专利申请技术实施许可合同》时，涉案专利技术虽然还处于专利申请阶段，但该合同第15条明确约定，专利申请被授予专利权后，自授权日开始，该合同自行变更为“专利实施许可合同”，故该合同的性质为专利实施许可合同。依照《中华人民共和国专利法》第十五条的规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。本案中，专利号为ZL200920207088.9，专利名称为“节能墙板”的涉案专利的专利权人为原告张某和案外人段某，段某向原告出具的委托书中载明，委托原告张某为涉案专利的代表人，处理“节能墙板”所涉及的一切事务，委托人永久放弃本专利所带来的任何利益和责任，故原告张某有权单独就涉案专利实施普通或独占性许可。依照《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效。《合同法》第三百四十六条规定，专利实施许可合同的受让人应当按照约定支付使用费。本案中，原、被告双方在《专利申请技术实施许可合同》中约定合同在双方签字时生效，在合同签字时，被许可方以现金方式支付给许可方60万元使用费。被告黄某在庭审中认可该60万元使用费并未支付，被告黄某虽然辩称其应支付的60万元使用费已经冲抵了原告张某在《联营合同》中的60万元现金出资，但其未提供该60万元使用费已经投入到《联营合同》丙公司而冲抵了原告张某应按《联营合同》中约定的60万元现金出资义务的相关证据，其提供的78丁公司的财务支出帐目，故对被告黄某的该项答辩理由不予支持。关于被告黄某辩称原告张某将戊公司的理由，被告黄某也未提供相关证据加以证明，且该理由亦与《专利申请技术实施许可合同》、《联营合同》的相关约定不符，原告张某也予以否认，本院不予支持。被告黄某没有实际支付60万元使用费的行为已经违反了《专利申请技术实施许可合同》中的相关约定，构成违约。至于双方在履行《联营合同》中产生的纠纷，属另一法律关系且已经由重庆市南岸区人民法院受理，本案不予审理。 三、《专利申请技术实施许可合同》是否应当终止履行 根据《合同法》第三百四十二条规定，技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同；《合同法》第三百五十二条规定，受让人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止实施专利或者使用技术秘密，交还技术资料，承担违约责任。根据《合同法》第九十一条第（七）项规定，合同的权利义务终止包括法律规定或者当事人约定终止的其他情形。本案中，根据《专利申请技术实施许可合同》的约定，合同签字时，被许可方以现金方式支付给许可方60万元使用费，被许可方延期支付使用费超过10天以上的，许可方有权终止合同。被告黄某在该合同签订时并未按照约定支付使用费，且在此后两年时间内仍未履行补交使用费的合同义务，符合《合同法》第三百五十二条中规定的应当停止实施专利的情形，现原告张某4据《专利申请技术实施许可合同》的约定请求终止合同权利义务，符某律规定和合同约定，本院予以支持。对于原告张某要求被告返还全部技术资料的诉讼请求，原告在庭审中明确全部技术资料即合同附件2、3、4中的相关资料，被告在合同中明确签字认可附件已收到，由于合同的权利义务终止，被告应当将上述技术资料返还给原告。 四、60万元违约金的约定是否过高 如前所述，被告黄某未支付使用费，违反了合同约定，应当承担相应的违约责任。根据《合同法》第一百一十四条第二款规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。本案中，被告认为约定的违约金数额过高，原告也并未提供因被告的违约行为给原告造成损失的具体数额，综合原、被告双方签订合同的时间、合同的履行情况以及被告行为的性质，被告拖延支付使用费已有两年时间等，酌情确定被告应当向原告支付违约金9万元。原告要求被告支付律师费及调查费的诉讼请求因缺乏充分的事实和法律依据，不予支持。 一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十五条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十一条第（七）项、第一百一十四条第二款、第三百四十二条、第三百四十六条、第三百五十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条之规定，判决:一、原告张某与被告黄某于2009年11月13日签订的《专利申请技术实施许可合同》的权利义务终止；二、被告黄某于本判决生效后十日内向原告张某5还全部技术资料（即合同附件2、3、4中的相关资料）；三、被告黄某于本判决生效后十日内向原告张某6付违约金9万元；四、驳回原告张某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费9800元，由原告张某7担1960元，被告黄某负担7840元。 黄某不服判决，向本院提起上诉。 黄某上诉请求：1、撤销重庆市第五中级人民法院（2011）渝五中法民初字第00756号民事判决书，并依法改判驳回被上诉人的请求；2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。其主要理由是：一、本案事实上已过诉讼时效。二、上诉人未实际支付60万元的使用费并不构成违约，双方签订的专利实施许可合同不应终止。三、一审法院判决上诉人向某诉人支付9万元的违约金是对上诉人的不公平。 张某二审开庭审理时答辩认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉，维持原判。 本院二审查明的事实与一审法院查明的事实相同。 本院认为，黄某的上诉理由与一审的抗辩理由相同。本案二审争议的核心焦点是，黄某是否按约向张某6付了专利许可使用费。从本案一、二审查明的事实来看，黄某未实际支付60万元专利许可使用费。黄某虽辩称其应支付的60万元专利许可使用费已与张某在《联营合同》中应由张某6付的60万元现金出资相冲抵，但未提交其相关证据。虽然《联营合同》是为了实施专利，但专利许可并非《联营合同》所约定，二者虽有关联，但系两个不同的法律关系，如有纠纷，应分别处理。一审法院对本案所作出的评析，符合查明的事实和相关法律规定，本院予以确认。黄某的上诉理由不能成立。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。其判决应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案案件受理费2050元，由黄某承担。 本判决为终审判决。 审判长张某8 代理审判员肖某 代理审判员李某 二○一二年十月九日 书记员余某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第15条 最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二) 第29条 中华人民共和国合同法 第114条2款 中华人民共和国合同法 第342条 中华人民共和国合同法 第346条 中华人民共和国合同法 第352条 中华人民共和国合同法 第44条 中华人民共和国合同法 第91条1款7项 更多