何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

何某乙公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书 四川省高级人民法院 民事判决书 (2018)川民终1246号 上诉人（一审原告）：甲公司，住所地四川省成都市武侯区某地。 法定代表人：罗某，执行董事。 委托诉讼代理人：黄某。 委托诉讼代理人：华某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：何某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 被上诉人（一审被告）：乙公司，住所地四川省成都市高新区石羊工业园。 法定代表人：何某2，董某。 委托诉讼代理人：黄某2，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵某，某律师事务所律师。 丙公司（以下简称丙公司）因与被上诉人何某、乙公司（以下简称乙公司）知识产权侵权纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初749号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年12月11日立案后，依法组成合议庭，于2019年1月17日公开开庭进行了审理。丁公司的委托诉讼代理人黄某、华某，被上诉人何某、乙公司共同委托诉讼代理人黄某2、赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 丙公司上诉请求：1.撤销四川省成都市中级人民法院（2017）川01民初749号民事判决；2.依法改判专利号为201220119563.9、名称为“小型化接收模块”实用新型专利（以下简称丙25公司）归其所有；3.依法判令何某、乙公司连带赔偿其经济损失50万元及律师费2万元；4.本案一、二审诉讼费由何某、乙公司共同承担。事实和理由：一、一审判决认定事实错误。1.2010年3月22日，戊公司签订的《保密协议》明确己公司的商业秘密负有保密义务，该协议中对商业秘密的范围明确规定了包括技术信息、专有技术、庚公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密的各项文件。丙公司与何某签订的《劳动合同》辛公司的总工程师。在实际经营过程中，壬公司的总工程师，癸公司的总经理，子公司的日常经营工作、技术研发、日常生产工作。一审法院以劳动合同中没有明确何某作为总工程师的具体工作职责为由，进而认为何某在工作过程中完成的发明不是职务发明存在错误。2.丑公司的专有技术，寅公司所有。《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。卯公司辰公司的其他技术人员与何某在工作中共同作出的发明。二、丙25公司权失效是因何某、乙公司恶意行为造成的后果，依法应当由其承担相应的法律及经济责任。丙公司提起诉讼时，丙25公司权是合法有效的。本案诉讼过程中，何某、乙公司故意不按法律规定缴纳年费造成丙25公司权的失效，巳公司合法权益的目的。三、一审法院审判程序违法。依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，一审法院依法应当在2014年6月7日前做出判决。但在诉讼过程中，由于何某、乙公司故意向法庭提供伪证，导致诉讼时间的无限延期，致使丙25公司权在漫长的诉讼过程中失效，在何某、乙公司提供伪证的行为被鉴定机构依法确认后，一审法院却没有对何某、乙公司的违法行为进行处理。特别是在丙25公司权失效后，有可能导致法律关系改变的事实后，一审法院没有依法向丙公司进行释明。四、丙公司的赔偿请求有法可依，应当依法予以确认。《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款规定“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”，在何某、乙公司午公司造成的损失无法进行实际计算的情况下，一审法院也应当依法进行确认。 何某、乙公司共同辩称：一、丙公司认为一审判决认定事实错误的理由均不成立。1.何某是否在设计开发计划书及生产计划书上签过字，丙公司主张的丙25公司属于职务发明之间毫无关联性，因为何某签过字的设计开发计划书或生产计划书，并非是与丙25公司有关的设计或生产开发计划书，佐证不了其主张；未公司成立之前就已经发明，只不过是在后才申请。何某在一审诉讼中向法院提交的两个开关是何某在2008年6月就完成了的实物样品，这说明何某早在2008年6月就有了相关的技术，并且也有了将技术转化为样品的能力和物质条件，所以即便是制作实物样品，申公司的物质技术条件；何某于1992年至2酉公司戌公司工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师，微波专业组组长，这是国内最先进的微波设计制造中心。何某早在2005年以前就已经是该领域知名的专家，有多项成果、多篇论文。涉亥公司之前的技术积累发明。2.丙公司认为丙25公司为其专有技术，是其它技术人员与何某在工作中共同作出的，故专利权应归其所有，此主张无事实和证据佐证。（1）迄今为止，丙公司根本就说不出或者说不清自己的专有技术是什么？与丙25公司有何异同？（2）丙公司甲23公司的其它技术人员与何某在工作中共同作出的发明。（3）关于《产品购销合同》，乙24公司的证明目的。首先该合同的真实性就存疑，没有任何其它证据，诸如该合同所涉及到的产品实物、收发货证明、付款凭据等予以印证，即便该合同真实存在并已实际履行，丙公司也没有向法院提交任何合法有效证据证明合同标的从技术上讲就是丙25公司。二、丙公司认为丙25公司权终止是因为何某、乙公司恶意行为造成的，依法应该由何某、乙公司承担相应的法律及经济责任的主张仍不成立。1.所谓为了诉讼故意不缴纳年费，所谓故意不丙25公司等等，丁26公司的主观臆断，没有任何事实依据。2.丙25公司为实用新型专利，众所周知，与发明专利相比，实用新型专利又称为“小发明”，容易获得审批，同时也很容易丧失新颖性和实用性。就本案而言，何某、乙公司在获得丙25公司后，发现其新颖性和实用性均在快速丧失，实用价值较低，故选择了法律允许的不缴纳年费和滞纳金的方式使专利权自然终止，这是根据技术发展和市场需求等综合因素做出的自然反应，无可非议。3.事实上，关于丙25公司的权属状态问题，丙公司随时可以在国家专利管理机关对社会公众公开的网站上进行查询，无须他人告知。三、所谓一审程序违法，戊27公司的单方说法而已，实际并不存在。1.延期审理不等于超期限审理，这是两个概念。2.对于丙25公司权终止后有可能导致法律关系改变的事实，一审法院并没有向丙公司释明的义务。四、丙公司的赔偿请求无事实和法律依据，属于滥用诉权。1.就所谓技术秘密而言，丙公司连自己的技术秘密是什么、是哪些都说不清楚，何来侵权之说？2.己28公司有何损失或何某、乙公司因此获利多少。3.退一万步说，庚29公司的职务发明，也因为损害后果实际并没有发生，故而也谈不上赔偿。 丙公司向一审法院起诉请求：1.何某、乙公司辛30公司所有；2.何某、乙公司壬31公司经济损失50万元，并承担律师费2万元。 一审法院认定事实：丙公司于2008年12月3日成立，经营范围包括：电子信息技术开发；电子产品、电子设备、集成电路产品的研发、生产、销售及技术服务；销售汽摩配件，化工产品及原料（不含化学危险品）、五金交电、电子元器件、仪器仪表、普通机械（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。癸32公司股东。 2010年3月22日，戊公司签订了《保密协议》，约定：子33公司提供服务和履行职务，已经（或将要）丑34公司的商业秘密。寅35公司的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何方式泄露，何某对其因身份、职务、卯36公司商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用；协议中的所称商业秘密包括技术信息、专有技术、庚公司《文件管理办法》中列为秘密、绝密、机密级的各项文件，但协议中没有指明具体技术信息、专有技术包含何种技术。同年4月6日，戊公司签订了《劳动合同》。约定：合同为无固定期限，自2010年4月6日起至法定的终止条件出现时终止；辰37公司工作需要，巳38公司安排总工程师岗位工作；合同中没有明确何某作为总工程师的具体工作职责。 乙公司于2008年6月12日成立，经营范围包括：研发、销售电子产品、通讯产品（不含无线电发射设备）；科技交流服务；高科技产品的研究、开发及成果转让。 2011年2月17日，丙公司开始对名称为接收组件的项目开始设计开发计划，《设计开发计划书》未载明型号规格，其中载明设计部门及项目负责人为何某、参与人员许堂明，总工程师签名处有何某签名。该设计任务书中没有具体技术方案文件。丙公司主张该开发计划项目即为丙25公司。午39公司产品手册中有关于“接收前端模块”产品的相关介绍。在该介绍中有产品的外形图、外形结构图、主要电性能指标，记载有“本产品适用于接收机前端。输入型号先经过耦合模块、限幅模块、开关选择模块、低噪声放大模块及控制增益模块，具有自检输入、小信号放大、扩展动态范围的作用。本产品具有体积小、密封焊接、可靠性高、使用方便等特点，满足军品使用要求”等文字内容。 2012年3月27日，乙公司以名称为“小型化接收模块”实用新型专利向国家知识产权局申请专利，于2012年11月21日获得授权专利号为201220119563.9，未40公司，发明人为何某。申41公司未按规定缴纳第3年度年费和滞纳金，国家知识产权局于2014年12月3日发出专利权终止通知书，当事人没有请求恢复权利，该专利权于2014年3月27日终止，国家知识产权局于2015年5月13日在实用新型专利公报上公告该专利终止。该专利权利要求书中载明：1.一种小型化接收模块，其特征在于：包括位于同一腔室内且依次级联的耦合器、限幅模块、开关选择模块，腔室内还设有一衰减器和一放大器，所述开关选择模块选择衰减器和放大器工作，并进行射频输出；2.根据权利要求1所述的小型化接收模块，其特征在于：各模块间采用50欧姆传输线连接；3.根据权利要求1所述的小型化接收模块，其特征在于：耦合器的输入端和开关选择模块的输出端伸出腔室，且与SMA插拔式座连接；4.根据权利要求1所述的小型化接收模块，其特征在于：所述耦合器为微带电路设计的平行线型耦合器，衰减器为单片固定衰减器，放大器为单片低噪声放大器。 一审庭审中，何某举示于2010年3月5日形成的、酉42公司公章的《知识产权归属确认书》，戌43公司确认何某在任职前、任职期间及任职后所研发的科技成果，包括发明、实用新型、外观设计的专利申请权、专利权及其他相关的知识产权归何某所有。乙公司举示了于2012年11月20日形成的、酉42公司、乙公司公章《保密协议》，亥44公司甲45公司代为加工的产品，乙46公司所有。丙公司对上述两份书证有异议，向法院申请对上述两份书证中丙公司印章的形成时间进行鉴定。成都联合司法鉴定中心于2014年12月10日作出成联鉴[2014]文鉴字第122号司法鉴定意见书。鉴定意见为：标期2010年3月5日的《知识产权归属确认书》上盖印的“丙公司”红色印文不是2010年形成；标期2012年11月20日《保密协议》上盖印的骑缝章“丙公司”印文及末页落款处盖印的“丙公司”红色印文不是2012年形成。丙公司为此支出鉴定费20000元（包括本案在内的6件案件均涉及此鉴定）。 以上事实有：丙公司乙公司的企业营业执照、实用新型权利要求书、《设计开发任务书》《保密协议》《劳动合同》、发票以及当事人的陈述为证。丙公司提供的《研制计划书》系复印件，且复印件在载明的项目名称与前述《设计开发任务书》不一致，且亦无其他印证材料判断该研制计划所涉具体技术方案、产品技术，其与本案不具有关联性及证明力，故不予采信。 一审法院认为，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。可见，对职务发明的认定，不仅要考虑单位对其员工的日常工作安排是否涉及所涉发明创造的内容，还要考虑本单位的有关物质技术条件是否有效促成了所涉发明创造的完成；不仅要注重鼓励单位参与发明创造，也要注重激发单位员工自主创新的积极性。 一、丙25公司是否属于何某在本职工作中作出的发明创造 《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。 丙公司主张何某担任总工程师职务，何某负有技术研发工作职责，故丙25公司系何某在本职工作中作出的发明创造。 一审法院认为，执行本单位的任务所完成的职务发明创造应是体现本单位与发明人双方意志的结果。职务发明与非职务发明的根本区别在于:职务发明的创造过程受本单位任务的约束，带有一定的被动性，体现的是单位与发明人两方面的意志；而非职务发明的创造过程不受本单位的约束，本单位的意志（任务）并没有体现在发明人的创造过程中。判断是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明，不仅要考虑发明人工作岗位、还要考虑发明人的工作职责、工作内容及与丙25公司技术方案的关系等情况进行综合判断。 本案中，何某丙47公司的总工程师，但总工程师系工作岗位，丙公司丁48公司总工程师工作岗位的工作职责及工作内容，丙公司提供的劳动合同及保密协议也未明确何某的具体工作职责及工作内容，戊49公司作为总工程师的工作职责及工作内容，也无法确定何某的工作职责及工作内容是否包括丙25公司技术。 丙公司为了证明丙25公司系何某在本职工作中作出的发明创造，还举示了《设计开发任务书》《产品手册》及《产品购销合同》，主张产品手册中的“接收前端模块”产品所采用的技术，即使《设计开发任务书》中“名称为接收组件”的技术开发项目，该技术即为丙25公司，己50公司已经销售相同技术的产品并拥有该产品的相关技术。对此一审法院认为，《中华人民共和国专利法》第二十二条第一款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性”；第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”；第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。首先，本案中没有证据证明《设计开发任务书》已形成相应的研究开发成果；其次，虽然《设计开发任务书》载明了何某为该项目的负责人，但并未明确该技术开发项目待研发的具体技术成果及技术特征，而该部分技术成果及技术特征才具有新颖性及创造性，庚51公司知识产权应保护的范围。丙公司没有明确其产品技术创造性的前提下，根据其提供的产品手册记载名称为接收前端模块“本产品适用于接收机前端。输入型号先经过耦合模块、限幅模块、开关选择模块、低噪声放大模块及控制增益模块，具有自检输入、小信号放大、扩展动态范围的作用。本产品具有体积小、密封焊接、可靠性高、使用方便等特点，满足军品使用要求”而与丙25公司的权利要求相比，至少从记载上看两者并不完全相同，也无法据此得出两者是否以基本相同的手段、实现基本相同功能、达到基本相同的效果。再次，丙公司主张其在丙25公司申请日之前就已经销售相同技术的产品并拥有该产品的相关技术，丙公司辛52公司签订的《产品购销合同》。该购销合同载明的合同签订日期为2011年3月1日，丙25公司申请日为2012年3月27日。壬53公司在丙25公司申请日之前就已经销售相同技术的“接收前端模块”产品，那么在该产品销售过程中使用的相关技术已向社会公众公开，该领域的技术人员可以获得该项技术，该项技术自然丧失新颖性。癸54公司将该项技术申请专利，子55公司的相关知识产权。第四，何某作为电子技术领域的技术人员，丑56公司研发的电子技术经常均有某种关联性，丙公司没有举出充分证据证明何某研发的技术属于其具体工作职责的情形下，不适宜将其研寅57公司，否则有失公平。卯58公司关于丙25公司系何某在本职工作中作出的发明创造的主张不能成立。 二、丙25公司是否属于何某主要利用森赛尔的物质技术条件所完成的发明创造 《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第二款规定:“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。 辰59公司主张巳60公司的物质技术条件，其既未明确利用何物，也未提供任何证据证明，卯58公司的上述主张不能成立。 虽然在案证据能够证明在丙25公司申请日以前，午61公司处任职，但是并不能证明何某负有研发丙25公司的工作任务，也缺乏证据证明丙25公司系何某利用本单位的物质技术条件所完成，未62公司基于丙25公司主张的确认权利归属、赔偿损失及合理开支，均不能成立，一审法院不予支持；对于双方所举示的相关证据材料，一审法院不再予以审查。 综上，丙公司的诉讼请求不能成立。依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第二款，第二十二条第一款、第二款、第三款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第二款、第三款的规定，判决：申63公司的诉讼请求。案件受理费9000元，丙公司负担；鉴定费3333元，由何某负担1666元、乙公司负担1667元。 本院二审期间，丙公司提交如下新证据： 第一组，本院（2016）川民终1194号民事裁定书，拟证明本案是专利的权属及侵权纠纷； 第二组，酉64公司担任总工程师履行职务的书证、设计图纸，拟证明何某作为总工程师负责技术指导研发。 何某、乙公司质证认为，对第一组证据的真实性、关联性、合法性不持异议，戌65公司在本案中诉讼请求不明确，法律关系不清楚；丙公司要求确权，是确认专利权、专利申请权，还是侵权赔偿，均需要明确。对第二组证据，认可何某签字属实，亥66公司的设计图纸，甲67公司长期控制之材料，乙68公司在本案一审、二审及重一审程序中均未提供，有故意不向法庭提供之嫌；同时，该证据与本案的丙25公司在技术特征、外观、实用性上均不同，没有关联性，不应采纳。丙69公司前后针对同一丙25公司提交的两份证据，该两份证据中记载的两个产品技术有较大差异，根本不属于同一技术产品。丁70公司戊71公司的何种工作任务所得出的发明，或者说搞不清楚自己拥有的何种技术与丙25公司相似。并且就该证据所载技术特征及相关设计而言，本身也与丙25公司在技术上存在巨大差异，从而不能证明丙25公司为职务发明。 本院认为，何某、乙公司己72公司提交的第一组证据，即本院的民事裁定书的真实性、关联性、合法性不持异议，故本院予以采信。第二组证据，虽然有何某的签字，但所显示的内容不能证明与丙25公司相同、一致，庚73公司拟证明丙25公司系职务发明的证明目的，故对其证明力不予采信。 本院对一审法院查明的案件事实予以确认。 本院认为，二审的争议焦点主要是：辛74公司工作任务而作出的发明创造，壬75公司物质技术条件，即是否属于何某在本职工作中的发明创造。 丙公司癸76公司总工程师，还与其签订了《劳动合同》《保密协议》，并且何某在设计开发计划书及生产计划书上签字，故何某的发明理所当然属于职务发明。本院认为，丙公司提出该项主张因无事实和法律依据，本院不予支持。其理由为：首先，从事实上看，丙公司向法院提交的证据无法子77公司丑78公司物质技术条件的发明创造。丙公司虽向法院提交了《劳动合同》《保密协议》《产品购销合同》《产品手册》《设计开发计划书》等证据材料，但其中《劳动合同》《保密协议》并未规定何某的具体工作职责和工作任务，丙公司也无其他证据证寅79公司的工作任务；《产品购销合同》卯80公司辰81公司存在产品购销关系，但不能充分证明合同所涉产品即为丙25公司产品，同时亦无法证明巳82公司；《产品手册》《设计开发计划书》午83公司内部材料，不能与其他证据形成完整的证据链。同时，丙公司无证据证明其上记载的相关产品（技术）与丙25公司在技术上属于同一产品（技术）。其次，从法律上看，《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。本案诉讼中，丙公司所举示的证据既不能子77公司工作任务，也未84公司物质技术条件而创造。综上，根据谁主张谁举证的民事诉讼原则，丙公司提供申85公司酉86公司物质技术条件完成的丙25公司的发明，故对其该项主张，本院不予支持。 戌87公司上诉中还认为一审法院程序违法，对此本院认为，一审诉讼中因双方当事人延期举证等因亥88公司所称的违法超审限审理；本案诉争专利权终止后，戌87公司是知情的，是否调整、变更诉讼请求应当由其自行决定，一审法院无法定义务向其释明。 综上所述，戌87公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费9000元，甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长　陈　洪 审判员　刘某 审判员　韦某 二〇一九年二月××日 书记员　赵某2