甲公司与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

甲公司与国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2016)京行终4149号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地湖北省武汉市。 法定代表人聂某，董某。 委托代理人黎某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区。 法定代表人葛某，副主任。 委托代理人张某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人杨某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 乙公司（丙公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第6078号行政判决，向本院提起上诉。本院2016年8月16日受理后，依法组成合议庭，于2016年11月10日公开开庭进行了审理。丁公司的委托代理人黎某，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人张某、杨某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 戊公司就其申请号为201110122540.3、名称为“界面混凝土及施工方法”的发明专利申请（简称本申请）所提复审申请，专利复审委员会于2015年9月9日作出第96862号复审请求审查决定（简称被诉决定），决定：维持国家知识产权局于2014年4月3日对本申请作出的驳回决定。己公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。 北京知识产权法院认为： 本申请权利要求1在原权利要求1的基础上增加了技术特征“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”，说明书中也在“本发明所采用的技术方案”介绍中增加了同样的文字内容。然而，原申请文件只有说明书背景技术部分中提及了中国专利“200710051814.8”提供了一种“新老混凝土结合界面密合剂”，可以应用于新老混凝土结合界面的粘结，并描述了使用该密合剂存在的问题。在说明书及权利要求书中，既没有任何地方明确载明本申请所描述的新老混凝土结合界面密合剂就是专利200710051814.8中的新老混凝土结合界面密合剂，也没有明确载明本申请是针对背景技术中专利200710051814.8中新老混凝土结合界面密合剂的改良。因此，原申请文件的权利要求书和说明书在文字措辞中并未直接载明原权利要求1及说明书中的新老混凝土结合界面密合剂为专利200710051814.8中所述的产品。 在上述情况下，需考察的是通过阅读原申请文件中记载的信息，结合上下文含义，能否直接地、毫无疑义地确定本申请要解决的技术问题是对专利200710051814.8新老混凝土结合界面密合剂的改良，从而得出权利要求1及说明书所述的新老混凝土结合界面密合剂即是专利200710051814.8中的新老混凝土结合界面密合剂的结论。一方面，从发明目的看，原申请文件说明书中“技术领域”部分仅指明本申请应用于在老混凝土上浇筑新混凝土时作结合面粘结的材料及施工方法，特别用于提高新老混凝土结合面粘结强度的界面混凝土及施工方法。原申请说明书“发明内容”部分也仅指出本申请可以克服新老混凝土在粘结性能等方面的差异，使用安全可靠，粘结强度高。上述记载均仅指出本申请意在改善新老混凝土结合效果，并未指出本申请系对专利200710051814.8中记载的新老混凝土结合界面密合剂的改良。另一方面，从背景技术看，原申请文件说明书“背景技术”部分指出了在新老混凝土结合的实际运用中，常用的结合面密合剂有水泥浆、膨胀水泥浆等，并指出了其缺点为粘结强度低等，也同时指出了专利200710051814.8中记载的新老混凝土结合界面密合剂存在影响粘结强度等问题。而如上文所述，原申请说明书中仅记载了本申请意在改善新老混凝土结合效果，因此，在背景技术中指出水泥浆等常用结合面密合剂和专利200710051814.8中记载的新老混凝土结合界面密合剂均具有粘结强度不高问题的情况下，无法得出本申请必然是仅对专利200710051814.8中记载的新老混凝土结合界面密合剂进行改良的结论。 己公司关于结合上下文能够得出说明书和权利要求书中出现的新老混凝土结合界面密合剂是专利200710051814.8中的新老混凝土结合界面密合剂的理由亦缺乏事实和法律依据，不予支持。 密合即为相邻界面的结合，根据“新老混凝土结合界面密合剂”的字面含义，其可被理解为用在新老混凝土交界处的起增加连接强度作用的粘接剂。专利200710051814.8中也载明“新老混凝土结合界面密合剂”应用于新老混凝土结合界面的粘结，由此可见，专利200710051814.8中“新老混凝土结合界面密合剂”在内涵上与该词组的字面含义并无不同。即使在专利200710051814.8公开以前，没有任何文件公开过“新老混凝土结合界面密合剂”这个词组，但是并没有证据表示，在该专利公开之后，所有用在新老混凝土交界处的起增加连接强度作用的粘接剂的配方都与该专利中的“新老混凝土结合界面密合剂”相同，以至于在新老混凝土交界处的起增加连接强度作用的粘接剂就是特指该专利中的“新老混凝土结合界面密合剂”，或是专利200710051814.8中的“新老混凝土结合界面密合剂”已经广为本领域普通技术人员所熟知，以至于在提及“新老混凝土结合界面密合剂”时本领域普通技术人员可以明确无疑义地认识到其就是专利200710051814.8中的“新老混凝土结合界面密合剂”。同时，在案证据可以证明，本领域中存在不止一种用在新老混凝土交界处的起增加连接强度作用的粘接剂，专利200710051814.8中的“新老混凝土结合界面密合剂”只是其中的一种。本领域普通技术人员在看到该词组时，会根据其字面意思理解该含义而无法明确地、毫无疑义地认识到其就是专利200710051814.8中的“新老混凝土结合界面密合剂”。因此，己公司的相关主张不能成立。 据此，己公司对于权利要求1和说明书的修改均不能由原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定。综上，专利复审委员会作出的被诉决定证据充分，适用法律法规正确，符合法定程序。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：庚公司的诉讼请求。 己公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，发回原审法院重审或依法改判，其主要上诉理由为：本申请中的“新老混凝土结合界面密合剂”技术术语已被中国专利“200710051814.8”明确定义。在说明书和本申请权利要求书中使用的“新老混凝土结合界面密合剂”技术术语前后完全一致，本领域技术人员通过阅读本申请的原说明书和权利要求书，能够直接地、毫无疑义地确定该产品，并且知道本申请是对中国专利“200710051814.8”提供的“新老混凝土结合界面密合剂”应用方法的改良。本申请原说明书背景技术部分明确记载了中国专利“200710051814.8”提供的“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题，本申请是对该问题的改良。本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定本申请中所记载的“新老混凝土结合界面密合剂”均为同一物质。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明: 本申请系申请号为201XXXXXXXX.3、名称为“界面混凝土及施工方法”的发明专利申请，辛公司。本申请的申请日为2011年5月12日，公开日为2011年11月23日。 本申请权利要求书共九项，其中权利要求1为: “1.一种界面混凝土，其特征在于包括以重量计以下组份：水1～1.5份，新老混凝土结合界面密合剂 7～9份，细骨料2～3份，粗骨料10～14份； 上述组份搅拌均匀得到界面混凝土。” 本申请原说明书在“技术领域”部分中载明:“本发明涉及应用于各种建筑物老混凝土上浇筑新混凝土时作结合面粘结的材料及施工方法，特别是一种用于提高新老混凝土结合面粘结强度的界面混凝土及施工方法”。 本申请说明书在“背景技术”部分第一段载明:“由于新老混凝土在体积变形性能......等方面存在着差异，在施工过程中必须使用粘结剂作为界面材料，以提高新老混凝土的粘结强度、改善粘结性能。工程中常用的结合面密合剂主要有水泥浆、膨胀水泥浆、环氧胶等，但使用这类界面剂维修或加固新老混凝土的粘结强度低、抗侵蚀能力差、耐久性差......”。“背景技术”的第二段载明:“中国专利‘200710051814.8’提供了一种‘新老混凝土结合界面密合剂’，可以应用于新老混凝土结合界面的粘结，并提供了一种使用方法为在老混凝土面上涂刷1-3mm的新老混凝土结合界面密合剂浆体，然后在其上覆盖新的混凝土”。随后，该段介绍了使用该密合剂存在的问题，包括结合界面的粘结强度等问题。 本申请说明书在“发明内容”部分载明:“本发明……可以克服新老混凝土在体积变形性能、粘结性能、力学性能方面的差异，结合界面不会产生裂缝，且使用安全可靠，粘接强度高。”“本发明所采用的技术方案是：一种界面混凝土，包括以重量计以下组份：水1～1.5份，新老混凝土结合界面密合剂 7～9份，细骨料2～3份，粗骨料10～14份”，并对该组分进行了详细介绍，在该介绍中并未对新老混凝土结合界面密合剂进行限定。 在本申请权利要求书及说明书中，没有对本申请所描述的新老混凝土结合界面密合剂就是专利200710051814.8中的新老混凝土结合界面密合剂的记载。 2013年6月22日，己公司向国家知识产权局提交了修改后的权利要求共6项；2012年12月16日，己公司提交了修改后的说明书共35段及说明书摘要。 修改后的权利要求1为： “1.一种界面混凝土，其特征在于包括以重量计以下组份：水1～1.5份，新老混凝土结合界面密合剂 7～9份，细骨料2～3份，粗骨料10～14份； 所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利“200710051814.8”中所述的产品； 所述的细骨料为中砂； 所述的粗骨料中小石与中石的比值为1:1； 上述组份搅拌均匀得到界面混凝土。” 修改后的说明书在介绍本申请所采用的技术方案中添加了技术特征“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”。 经实质审查，国家知识产权局于2014年4月3日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是权利要求1新增的特征“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利“200710051814.8”中所述的产品”修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。 己公司对上述驳回决定不服，于2014年6月6日向专利复审委员会提出了复审请求，重新提交了权利要求书，但未对权利要求书进行修改。其认为:第一，本申请说明书第三段中记载了“中国专利200710051814.8提供了一种新老混凝土结合界面密合剂”，说明书中仅出现一种“新老混凝土结合界面密合剂”，因此可以毫无疑义确定说明书中的新老混凝土结合界面密合剂就是指说明书“背景技术”部分中的新老混凝土结合界面密合剂；第二，新老混凝土结合界面剂包含“中国专利200710051814.8中所述的新老混凝土结合界面剂”，缩小保护范围的修改不超范围。专利复审委员会于2014年7月8日受理该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会对本案进行审理，经审查壬公司发出复审通知书，指出:本申请权利要求1和说明书的修改超范围，因为原说明书正文及权利要求书中均没有任何地方提及本申请所描述的新老混凝土界面密合剂就是指背景技术部分中描述的200710051814.8记载的新老混凝土结合界面密合剂，并且“新老混凝土界面密合剂”是一种通用名称，对本领域技术人员来说，用在新老混凝土交界处起增强连接作用的粘接剂都可以称为新老混凝土结合界面密合剂，不能因为名称相同就直接、毫无疑义地确定两者是同一物质。 己公司于2015年6月18日提交了意见陈某书，未修改申请文件。己公司认为：第一，本领域的通用名称为界面剂，而非新老混凝土结合界面密合剂；第二，在本申请的背景技术中，记载了中国专利“200710051814.8”提供的一种“新老混凝土结合界面密合剂”，且本申请中也仅记载了这一种“新老混凝土结合界面密合剂”，因此，在原申请文件中，技术名称“新老混凝土结合界面密合剂”是唯一的；第三，记载在本申请说明书背景技术中的内容也属于是“原说明书和权利要求书记载的范围”。 在上述程序的基础上，专利复审委员会于2015年9月9日作出被诉决定。认为： 1、审查文本 被诉决定针对的审查文本为：己公司于2014年6月6日提交的权利要求第1-6项，说明书第1-47段和说明书摘要。 2、关于修改超范围 （1）权利要求1在原权利要求1基础上增加了技术特征“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利 ‘200710051814.8’中所述的产品”，原申请文件中没有对权利要求1中所描述的新老混凝土结合界面密合剂与引证文献给出明确的指引，两者相同之处仅在于名称相同，而“新老混凝土结合界面密合剂”是一种通用名称，对本领域技术人员来说，用在新老混凝土交界处的起增加连接强度作用的粘接剂都可以称为新老混凝土结合界面密合剂，且本领域中已存在多种组分并不完全相同的新老混凝土结合界面密合剂，因此不能因为名称相同就能直接、毫无疑义地确定两者是同一物质。 因此，新增加的技术特征既没有记载在原申请文件中，也不能由原申请文件毫无疑义地确定，故权利要求1修改超范围。 （2）说明书[0008]段中也增加了技术特征“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”，基于上述同样的理由，该修改也超范围。 3、癸公司的意见 （1）在申请日之前的现有技术中，具有关于新老混凝土结合界面密合的记载或描述，混凝土结合界面密合的含义就是混凝土界面结合，因此，混凝土结合界面密合剂就是混凝土界面结合剂、混凝土界面剂，“新老混凝土结合界面密合剂”即为新老混凝土的界面结合剂。因此从所述领域技术人员的角度出发，在看到没有具体组分限定的“新老混凝土结合界面密合剂”时，会将其认定为本领域中普通的混凝土界面剂，而不是单指某一特定的界面剂。 （2）判断超范围的标准是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义确定的内容。具体到本案，首先，本申请的原申请文件中没有明确记载所述的密合剂就是指200710051814.8中的密合剂；其次，仅通过名字一致不能直接、毫无疑义确定两者为同一物质。 （3）背景技术中记载的内容属于原说明书和权利要求书记载的范围，但是，背景技术部分中仅记载了200710051814.8提供的“新老混凝土结合界面密合剂”具有的缺陷，而没有明确指出200710051814.8提供的“新老混凝土结合界面密合剂”就是本申请说明书部分技术方案中的“新老混凝土结合界面密合剂”。 基于上述理由，专利复审委员会作出被诉决定：维持国家知识产权局于2014年4月3日对本申请作出的驳回决定。 在原审诉讼程序中，己公司提交了“新老混凝土结合界面密合剂”应用证明、“新老混凝土结合界面密合剂”分析报告、国家重点新产品证书及申报资料、科学技术成果鉴定证书(湖北省科学技术厅)、获奖证书、科技查新报告、科学技术成果鉴定(验收)证书(子公司)、科技项目合同以证明“新老混凝土结合界面密合剂”为特殊名词。专利复审委员会提交了“测缝计在三峡大坝安全监测中的应用”、CN1456754A号专利文本、CN1470579A号专利文本、“高压喷射搅拌工法改良体形成之实际状态与评价方法”、“无机高抗冲磨混凝土修补材料性能”以证明“密合”是一个在本申请申请日之前已经广泛使用的词汇，其表达的含义是相邻界面之间的结合。因此，“界面密合剂”并不是特有词汇，对于本领域技术人员来说其就是增强相邻界面之间结合力或者密合力的界面剂。己公司另提交了“无机高抗冲磨混凝土修补材料性能”以证明本案申请日之前现有技术记载了“新老混凝土界面密合剂”，因此本申请中的密合剂与200710051814.8中记载的“新老混凝土结合界面密合剂”没有一一对应关系。 另查，除了上述查明的本申请原说明书在“背景技术”部分第二段载明的内容外，该段还载明：“使用该密合剂后仍存在的问题是：1、由于新老混凝土结合界面密合剂浆体的厚度较薄，新混凝土的后期收缩有可能在结合界面形成急剧变形和应力集中，从而影响结合界面的粘结强度；2、密合剂在新、老混凝土之间，成为与新、老混凝土力学性能差异较大的夹层；同时，新、老混凝土因龄期、材料差异较大，它们的力学性能难免有较大的差异，构造物在承受荷载时，此夹层处容易因应力集中、变形差异大而对粘接性能造成危害”。 上述事实，有本申请的申请文件、修改前的权利要求书及说明书、审查意见通知书、驳回决定、复审请求书、被诉决定及当事人陈某等证据在案佐证。 本院认为： 本案二审争议焦点为本申请权利要求1及说明书增加的“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”修改是否超范围，是否符合专利法第三十三条的规定。 专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 在专利申请程序中，申请人可以在独立权利要求中增加技术特征，对独立权利要求作进一步的限定，以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改就应当被允许。相应地，在修改说明书发明内容部分与该发明技术方案有关的内容，使其与独立权利要求请求保护的主题相适应，如果独立权利要求进行了符合专利法及其实施细则规定的修改，则允许该部分作相应的修改；如果独立权利要求未作修改，则允许在不改变原技术方案的基础上，对该部分进行理顺文字、改正不规范用词、统一技术术语等修改。 本案中，己公司对本申请权利要求1和说明书增加了“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品” 技术特征，理由是基于本申请原说明书的“背景技术”部分记载了“中国专利‘200710051814.8’提供了一种‘新老混凝土结合界面密合剂’，可以应用于新老混凝土结合界面的粘结，并提供了一种使用方法为在老混凝土面上涂刷1-3mm的新老混凝土结合界面密合剂浆体，然后在其上覆盖新的混凝土”内容。能否由原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，应从专利申请文件客观记载的技术信息出发，根据申请人的真实意思，整体把握技术方案所要解决的技术问题，既要防止修改引入新的技术信息损害社会公众的利益，也要注意机械割裂理解技术方案导致缩减在先申请的贡献。具体到本案，阐述如下： 第一，“背景技术”作为原说明书的组成部分，可以作为专利法第三十三条规定的“原说明书记载的范围”评价对申请文件的修改是否超范围。而不是以专利复审委员会在复审通知书中指出的“原说明书正文及权利要求书中均没有任何地方提及”来评价修改是否超范围。 第二，如果“密合剂”或者“界面密合剂”是一种通用名称，也不能当然认定“新老混凝土结合界面密合剂”是一种通用名称。实际上，除了200710051814.8号中国专利文献，专利复审委员会未能找出与“新老混凝土结合界面密合剂”完全相同的技术术语出现于现有技术中，仅对“新老混凝土”、“界面密合剂”等用词的解释，不能想当然地得出“新老混凝土结合界面密合剂”具体产品的物质特性。“新老混凝土结合界面密合剂”在本申请中属于特有的技术术语。 第三，虽然原说明书的“发明内容”部分及权利要求书中均没有提及本申请所描述的“新老混凝土结合界面密合剂”就是指“背景技术”部分中记载的中国专利‘200710051814.8’中所述的产品，但原说明书的“发明内容”部分及权利要求书在“界面混凝土”、“新老混凝土”、“新老混凝土结合界面密合剂”均有出现的情况下，无论是权利要求书还是说明书在描述“新老混凝土结合界面密合剂”时均统一规范， 并未与其它术语混同使用。申请人对整个申请文件所要表达的技术信息是唯一的、清楚的，而非模棱两可。在同一份专利申请文件中，如果未作特别说明，同一技术术语在权利要求书及说明书中应作同一解释。本领域技术人员有理由认为，本申请权利要求1和“发明内容”部分的“新老混凝土结合界面密合剂”与“背景技术”中的中国专利“200710051814.8”中所述“新老混凝土结合界面密合剂”并无差异。 第四，本申请原说明书“背景技术”部分第二段对中国专利“200710051814.8”中所述“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题是：“1、由于新老混凝土结合界面密合剂浆体的厚度较薄，新混凝土的后期收缩有可能在结合界面形成急剧变形和应力集中，从而影响结合界面的粘结强度；2、密合剂在新、老混凝土之间，成为与新、老混凝土力学性能差异较大的夹层；同时，新、老混凝土因龄期、材料差异较大，它们的力学性能难免有较大的差异，构造物在承受荷载时，此夹层处容易因应力集中、变形差异大而对粘接性能造成危害”。而本申请说明书“发明内容”部分明确要“克服新老混凝土在体积变形性能、粘结性能、力学性能方面的差异，结合界面不会产生裂缝，且使用安全可靠，粘接强度高”。本申请要克服的技术问题与专利“200710051814.8”中所述“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题是一致的。原审法院认为本申请“仅指出本申请意在改善新老混凝土结合效果，并未指出本申请系对中国专利200710051814.8中记载的新老混凝土结合界面密合剂的改良”，依据不足。根据说明书公开的内容，可以确定，本申请既是对新老混凝土在粘结性能等方面的改进，也是对中国专利“200710051814.8”提供的“新老混凝土结合界面密合剂”存在问题的改进。 第五，在本申请的申请日前，如果存在与中国专利“200710051814.8”所述的“新老混凝土结合界面密合剂”名称相同但性能有差异的产品，在提及“新老混凝土结合界面密合剂”时可能认识到不同的产品。但是，本领域普通技术人员通过阅读本申请原说明书，可以明确本申请对“新老混凝土结合界面密合剂”相关问题的解决是针对中国专利“200710051814.8”中的“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题的解决。解决问题具有一致性，也就要求围绕该问题的技术概念或术语是确定的。另外，从专利权公开换保护的角度，假如存在与200710051814.8所述的“新老混凝土结合界面密合剂”名称相同但性能有差异的产品，己公司对本申请权利要求1和说明书的修改只有可能限缩权利保护的范围，并未扩大权利保护的范围。 综合上述理由，己公司对本申请权利要求1和说明书增加“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”内容可以由原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。原审判决和被诉决定相关认定有误，应予纠正。己公司相关上诉主张，理由充分，本院予以支持。 综上，原审判决及被诉决定事实认定不清，适用法律不当，应予撤销。己公司的上诉请求成立，本院予以支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，判决如下： 一、撤销北京知识产权法院（2015）京知行初字第6078号行政判决书； 二、撤销国家知识产权局专利复审委员会于2015年9月9日作出第96862号复审请求审查决定； 三、国家知识产权局专利复审委员会针对申请号为201XXXXXXXX.3、名称为“界面混凝土及施工方法”的发明专利申请重新作出审查决定。 一、二审案件受理费各一百元，均由国家知识产权局专利复审委员会负担（均于本判决生效之日起七日内交纳）。 本判决为终审判决。 审判长刘某 审判员孔某 代理审判员 蒋某 二〇一六年十二月六日 书记员赵某 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第69条 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第89条1款2项 中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第89条3款