甲公司乙公司专利权权属、侵权纠纷一审民事判决书

甲公司乙公司专利权权属、侵权纠纷一审民事判决书 上海知识产权法院 民事判决书 (2016)沪73民初199号 原告：甲公司。 法定代表人：谢某，该公司董事长。 委托诉讼代理人：包某。 委托诉讼代理人：成某，某律师事务所律师。 被告：乙公司。 法定代表人：胡某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郭某。 丙公司(以下简称丙公司)丁公司(以下简称丁公司)专利权侵权纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。戊公司的委托诉讼代理人包某、成某，己公司的委托诉讼代理人郭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 丙公司向本院提出如下诉讼请求：庚公司2015年3月24日放弃名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”(专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9)实用新型专利权的行为为恶意放弃专利权,并且赔偿其向国家知识产权局申请恢复本案专利权所支付的手续费用1,000元、委托专利代理机构代理费用1,000元以及本案诉讼代理费10,000元的损失。其依据的事实和理由为：丁公司的法定代表人胡某，辛某签订《劳动合同书》以及《保密协议书》，壬公司副总经理职务。2012年1月14日，胡某因个人原因辞职。2012年4月25日，丁公司成立，胡某担任法定代表人。2012年11月19日，丁公司申请了名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”的实用新型专利，发明人为胡某，2013年5月1日获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9。除本案专利外，在同一时期，丁公司还以胡某为发明人申请了多项实用新型专利并均获授权。2013年12月底起，丙公司就前述多项专利权权属纠纷向上海市第一中级人民法院提起系列诉讼。2015年3月5日法院作出该系列案件的第一份生效判决，癸公司所有。之后法院对系列案件所作的判子公司所有，相关判决均已生效。本案所涉专利权权属纠纷案件于2014年10月17日由上海市第一中级人民法院受理。该案审理期间，丁公司于2015年3月24日向国家知识产权局提出放弃本案专利权声明，国家知识产权局审查后同意，同年3月27日本案专利因“权利人主动放弃”而失效。2015年4月29日，胡某在接受上海市公安局经济犯罪侦查总队(以下简称上海经侦总队)丑公司寅公司(卯公司辰公司,以下简称子公司)的工作人员获取相关技术图纸并以其本人为发明人申请了前述7项专利。2015年7月17日，上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民五(知)初字第174巳公司所有。2016年1月22日，国家知识产权局同意根据生效判决将本案专利的权利人、发明人进行著录事项变更，但以“法院未对恶意放弃事实给予认定”午公司放弃专利权的声明。丙公司认为，丁公司在明知其并非本案专利真正权利人，而且该事实即将为法院裁判所认定的情况下，主动声明放弃本案专利权的行为是极为恶劣的恶意行为，未公司在权属纠纷胜诉后仍难以有效地通过专利权维护自身利益，而恢复权申公司的维权成本。综上所述，请求法院查明事实后，支持其全部诉请。 丁公司辩称：1、丙公司酉公司“恶意放弃专利权”，但在最高人民法院发布的《民事案件案由规定》中并无“恶意放弃专利权”这一案由。2、丁公司放弃专利权的行为是在该专利权所涉的权属纠纷案件判决之前，戌公司仍是该专利权的权利人，因对该专利进行检索后发现该专利不具有创造性而予以放弃，丁公司在权属纠纷案件判决前放弃自己的专利权具有正当理由。 本院经审理查明： 2012年11月19日，丁公司申请了名称为“电动绞龙输送散装饲料设备用相序保护继电器电路”的实用新型专利，发明人为其法定代表人胡某，2013年5月1日获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9。 2013年12月30日，丙公司以相关专利为胡某在任职期间的职务发明创造，亥公司诉至上海市第一中级人民法院。其所依据的事实主要为：甲23公司的副总经理，乙24公司的研发成果和相关的技术资料。2012年1月14日，胡某申请离职。同年4月25日，丁公司成立，胡某担任法定代表人。丁公司申请的相关专利系胡某与原告劳动关系终止后1年内所申请，有关的发明创造应属于职务发明，丙25公司所有。2014年10月24日，上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民五(知)初字第9号民事判决，认定该丁26公司劳动关系终止后1年内作出的，戊27公司承担的本职工作有关，系职务发明。该专利申请已经国家知识产权局授权，己28公司所有。丁公司不服一审判决向上海市高级人民法院提起上诉，请求撤销原判决。2015年3月5日，上海市高级人民法院作出沪高民三(知)庚29公司上诉，维持原判。 2014年9月10日，丙公司及其员工曹锋以相关专利为曹锋的职务发明创造，辛30公司壬31公司及其法定代表人胡某诉至上海市第一中级人民法院。其所依据的事实主要为：甲23公司的副总经理，乙24公司的研发成果和相关的技术资料。2012年1月14日，胡某申请离职。同年4月25日，丁公司成立，胡某担任法定代表人。丁公司申请的相癸32公司已有技术资料中所载方案相同，子33公司员工曹锋等技术人员所设计研发的技术成果，曹锋应为相关专利的发明人，丑34公司；即便曹锋不是发明人，寅35公司劳动关系终止后1年内所申请，有关的发明创造应属于职务发明，卯36公司。2015年8月6日，就该些案件，上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民五(知)初字第160-163号民事判决，认定上述辰37公司劳动关系终止后1年内作出的，且与其在原单位承担的本职工作有关，属于职务发明。遂判令160-巳38公司所有。判决后，丁公司并未就160-163号案件提起上诉。 2014年10月17日，丙公司及其员工王海斌以本案所涉专利为王海斌的职务发明创造，辛30公司午39公司及其法定代表人胡某诉至上海市第一中级人民法院。其所依据的事实主要为：甲23公司的副总经理，乙24公司的研发成果和相关的技术资料。2012年1月14日，胡某申请离职。同年4月25日，丁公司成立，胡某担任法定代表人。丁公司申请的相关专利(即为本案专利)未40公司员工王海斌设计的内部技术图纸完全一致,王海斌应为相关专利的发明人，丑34公司。2015年3月24日，该案审理期间，丁公司向国家知识产权局提出放弃本案专利权声明。同年3月27日，本案专利因“权利人主动放弃”而失效。2015年7月17日，上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民五(知)初字第174号民事判决，认定王海斌为本案专利的发明人，申41公司工作期间的职务发明，酉42公司所有，戌43公司的全部诉讼请求。判决后，丁公司亦未就该案提起上诉。在该案一审庭审阶段，丁公司陈述其放弃本案专利权是基于摆脱诉讼的考虑。 另查明，2015年7月28日，丙公司子公司亥44公司、胡某等诉至本院。其所依据的事实为：丙公司子公司共同享有散装饲料罐相关技术秘密(其中包括的电动绞龙输送散装饲料罐控制电路的技术信息即为本案专利所涉的技术)，甲45公司子公司许可非法获取相关技术秘密，乙46公司披露、丙47公司在申请专利和生产中使用上述技术秘密。该案审理过程中，丁48公司子公司申请向上海经侦总队调取了相关材料。该些材料显示，2015年4月29日、2015年5月6日，胡某在回答上海经侦总队工作人员所提的问题时陈述：子公司戊49公司工作，己50公司散装饲料罐相应的技术图纸，以胡某为发明人的名义申请了7项专利，庚51公司原来的图纸，辛52公司原有图纸基础之上进行的改进。2015年4月30日，吴震祥在回答上海经侦总队工作人员所提的问题时陈述：壬53公司任职期间负责生产技术，癸54公司的相关技术信息和技术图纸。子55公司申报专利时，收集准备了7项专利申报所需的技术资料，其中丑56公司的技术图纸。2017年8月30日，本院作出(2015)沪知民初字第519号民事判决，认定吴震祥、寅57公司、丙公司工作期间，卯58公司的相关技术信息。 还查明，2015年11月2日，国家知识产权局以本案专利权权属纠纷生效判决书中仅对专利权权属作出确认，辰59公司是否为恶意放弃专利权给予认定为由，巳60公司关于撤销放弃专利权声明的请求。2016年1月22日，国家知识产午61公司关于撤销放弃专利权声明的请求。 再查明，丙公司未62公司签订《委托代理合同》一份，申63公司卯公司代理本案专利恢复权利事宜并收费1,000元,代缴恢复权利请求费1,000元。酉64公司戌65公司支付诉讼代理费10,000元。 以上事实，亥66公司提交的本案专利文件及专利登记簿副本、公安机关询问笔录摘抄、(2015)沪高民三(知)终字第112号民事判决书、(2014)沪一中民五(知)初字第174号民事判决书、2015年11月2日及2016年1月22日的审查业务专用函、专利著录项目变更委托代理合同及代理费发票、专利收费收据、诉讼代理费发票等经庭审质证的证据及双方当事人的陈述予以证实。丁公司提交的编号为xxx检索报告，甲67公司放弃本案专利权的时间，乙68公司所述的因检索发现本案专利无创造性而予以放弃的事实，本院不予采纳；丁公司提交的专利产品销售证明、发票、行驶证、铭牌及使用说明书，与本案不具有关联性，本院亦不予采纳。 本院认为，丙公司在本案中的诉讼请求，丙69公司放弃本案专利权的行为存在恶意的基础上赔偿其因此行为遭受的相关经济损失，丁公司关于最高人民法院《民事案件案由规定》没有“恶意放弃专利权”丁70公司基于《中华人民共和国民法总则》及《中华人民共和国侵权责任法》主张侵权损害赔偿的诉讼权利。本案的争议焦点实际在于：丁公司放弃戊71公司己72公司所主张的相关费用。根据《中华人民共和国民法总则》第三条的规定，民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。本案中，依据已生效的(2014)沪一中民五(知)初字第174号民事判决，丙公司对本案专利技术享有合法权益，庚73公司辛74公司的合法权益，应从侵权行为的构成要件方面对本案事实进行综合评判。根据前述查明的事实，丁公司壬75公司之间就本案专利权权属纠纷诉讼审理期间实施了主动放弃本案专利权的行为，癸76公司在本案专利权权属纠纷案件判决生效后无法实际获得本案专利权，并在向国家知识产权局申请恢复已撤销的专利权时遇到障碍，进而提起本案诉讼；丙公司为申请恢复本案专利权已额外支出了相应的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费。因此，本案侵权行为判断的行为要件、损害结果要件、因果关系要件均已具备，子77公司主动放弃专利权是否存在主观过错。对此，本院主要从以下几个方面进行考量：1、丑78公司放弃本案专利权的时间来看，其于本案专利所涉的专利权权属纠纷案件审理期间向国家知识产权局提出放弃本案专利权声明。根据我国民事诉讼法的相关规定，在民事诉讼过程中双方当事人均应当遵循诚实信用原则，在法院最终对系争专利权属做出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响系争专利权效力的行为。2、丑78公司放弃本案专利权的理由来看，本案中其陈述，其是经过检索后发现该项专利不具有创造性而予以放弃，并且提交了一份针对本案专利的检索报告作为证据。但该检索报告上显示的委托日期为2015年8月28日，晚于其向国家知识产权局提出放弃声明的日期，无法佐证其陈述的放弃理由。此外，本院经查阅(2014)沪一中民五(知)初字第174号案件的庭审笔录，丁公司在该案一审庭审时明确表示其是出于摆脱诉讼的考虑才对专利权予以放弃，丁公司对于其放弃本案专利权的理由前后陈述明显不一致。3、从关联案件的审理情况来看，本案所涉专利的权属纠纷案件并非独立的个案，而是原被告双方之间系列权属案件之一。从该系列权属纠纷案件查明的事实来看，该系列案件均涉及同一事实，寅79公司卯80公司离职后，辰81公司时所知晓的相关技术研发成果，接巳82公司的系列专利。除了上述系列权属纠纷案件，针对双方之间就相关专利所对应的技术信息的获取、专利的申请等，双方亦有涉及到侵害技术秘密的相关刑事控告、民事商业秘密纠纷等案件发生。午83公司法定代表人胡某在刑事侦查阶段的陈述，未84公司创立初期，申85公司辰公司酉86公司戌87公司的技术图纸或者亥88公司为专利权人，胡某为发明人申请包括本案专利在内的相关专利。甲89公司对于包括本案专乙90公司戌87公司丙91公司戌87公司有关是明知的。在该系列权属纠纷案件中的第一件案丁92公司所有后，考虑到后续案件中相同的案由、相同的事实基础等，丁公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。因此，综合以上三点因素，本院认为，丁公司在本案专利权权属纠纷审理过程中放弃本案专利权的行为缺乏正当的理由，主观上有恶意，显属具有过错。综上，丁公司戊93公司合法权益的侵害。 《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。第十五条规定，承担侵权责任的方式包括赔偿损失。本案中，丙公司为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的己94公司放弃本案专利权的行为而导致的费用；丙公司上述支出均提供了相关的合同以及发票，能够证明已实际支付相关费用，费用数额亦未超出合理范围。综上，庚95公司辛96公司赔偿其为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费具有事实和法律依据，应予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第(六)项之规定，判决如下： 丁公司于本案判决生效之日起壬97公司经济损失12,000元。 丁公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费100元，丁公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 审　判　长　　凌　崧 审　判　员　　易　嘉 代理审判员　　高某 二〇一七年十二月四日 书　记　员　　汤菁茜 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国民法总则》 第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。 二、《中华人民共和国侵权责任法》 第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。 ……。 第十五条承担侵权责任的方式主要有： …… （六）赔偿损失 ……。 本案法律依据 最高人民法院关于印发《民事案件案由规定》的通知[失效] 中华人民共和国侵权责任法 第15条1款6项 中华人民共和国侵权责任法 第6条1款 中华人民共和国民法总则 第3条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条