甲公司专利代理合同纠纷上诉案——专利代理失当不能直接导致专利权属的变更

甲公司专利代理合同纠纷上诉案 ——专利代理失当不能直接导致专利权属的变更 原告：朱某 被告：乙公司 第三人：顾某 一、案情简介 1992年7月22日，丙公司去办委托代理申请发明专利手续。在顾与审查员谈技术问题时，陶则去了该所接待室付款，并代签了沪专（92）代字486号《专利申请委托代理合同》。按事先商定，委托申请人原定顾某、傅栋柏及朱某三人，但当时陶只填写了顾某和朱某两人的名字。丁公司制定的《专利申请委托代理合同》的规定，若有共同申请人，应提供《共同申请人之间有关申请专利事宜的协议书》副本，然后才能签署代理合同。然由于该所疏忽大意，没有要求来代办手续的陶丽芳出示及提供上述材料。此外，根据国家专利局颁布的有关规则《审查指南》规定，非职务发明应由发明人提出申请；委托书应当由申请人签字或盖章。戊公司既未问清本起专利申请是职务发明还是非职务发明？又未查清陶丽芳的身份及有无发明人《授权委托书》的情况，即让陶以顾某、朱某名义签署了《代理合同》。 次日，己公司签署的合同及委托书未写傅栋柏的名字而与审查员联系时，审查员则因刚了解到有共同申请人问题要顾某提供《共同申请人协议书》副本并解释了有关专利申请方面的常识。顾某在了解到有关情况后认为，本起发明是其（私营业主）出资30余万元所研制的，发明人实际也是其一人，专利权人非其莫属。故在1992年8月4日，经过商议，决定将专利申请人定为顾某一人，发明人定为顾某、陶丽芳、傅栋柏三人。乙公司则将此次申请填入正式的《发明专利请求书》表格申报至国家专利局待批。 关于原合同中朱某名字的纠正，乙公司通知原经手人陶丽芳进行。庚公司称，该纠正函件是朱某亲自送往，纠正内容朱是知悉和同意的。而朱某则称无其事。 1992年9月中旬，辛公司谈及加快申报问题，乙公司了解到发明人实际上也是顾某一人，故建议予以再次纠正。顾及陶、傅分别于1992年9月15日书面澄清情况后，乙公司于1992年9月17日向国家专利局申报变更，将原申报发明人变更为顾某一人。后国家专利局正式依申报批准《制冷循环用的近共沸多元混合工质》发明的专利权人及发明人均为顾某一人。 原告朱某获悉上述情况后，多次与被告交涉未果，遂向某市中级人民法院起诉。 二、原、被告诉辩理由及一审法院处理结果 原告朱某诉称，其和顾某经辛勤劳动和反复试验，于1992年7月研制成功上述专利。同月下旬，经顾某提议，原告也赞同，由顾某夫妇两人去被告处办理该项目的专利申请手续，申请人署名为顾、朱。后原告发现中国专利局发布的本发明专利申请书中申请人和发明人均为顾某一人，故数次与被告交涉要求更正，但被告久拖不决，原告遂提起诉讼，要求法院判令被告恢复原告为本案所争议专利的发明人之一，并向原告赔礼道歉及承担本案的诉讼费用。 被告辩称，顾某最后指明的发明人中并没有原告，顾某之妻陶某在没有委托的情况下与之签订的专利申请委托代理合同应为无效合同。原告要求恢复其为发明人之一，实际上是与顾某的申请权纠纷，请求法院驳回原告之诉。 一审法院认为，原告与第三人为申请专利与被告签订的委托代理合同，虽为他人代签，但原告及第三人事后未作否认表示，应视为同意，该代理合同为有效合同，应受法律保护。被告在代理过程中未按合同规定为原告办理申请中国专利的有关手续，显属违约行为，应承担相应的民事责任。鉴于本案所涉及的专利已取得专利权，故原告应为该专利的专利权人之一。据此，根据《中华人民共和国民法通则》第66条第2款、第134条之规定，判决如下：一、本案所涉及的“制冷循环用的近共沸多元混合工质”的专利权为原告朱某及第三人顾某共有。二、被告为原告办理著录变更手续，费用由被告承担。三、原告的其余诉讼请求本院不予支持。本案诉讼费100元由被告负担。 三、上诉人、被上诉人诉辩理由及二审法院处理结果 原审第三人顾某不服一审判决，向某市高级人民法院提出上诉，请求撤销原判决，维护其为本案专利的唯一专利权人和唯一发明人。 上诉人诉称，首先，其妻陶某曾壬公司填写代理申请专利的合同。后该所审查员向其索要“共同申请人协议”副本。因本案专利是其一人耗资30余万元独立完成，故与朱某不可能有这方面的协议书，其即作出更正，将申请人更改为其一人。其次，本案专利项目的研究，是1989年在广东进行，至1991年初已基本研究成功。这些事实有证据印证。朱某所称本案专利是1992年起与其“共同发明”，纯属谎言。再次，朱某与其的专利权纠纷应另案处理。上诉人还表示，原审法院判决本案专利的专利权归朱某与其“共有”，则研究费用30余万元朱应承担多少？ 被上诉人朱某辩称，陶某在委托代理申请专利的合同上签上朱与顾的名字即为顾某的意思表示，原审法院判决符合事实，请求维持原判。 癸公司则认为，原审判决有明显错误，一是原审判决的内容并不是原审原告的请求事项，朱某仅请求判其为本案专利发明人之一，而原审判决却认定朱某为本案专利专利权人之一。二是原审判决认定的事实与实际不符，应予以纠正。 二审法院经审理认为，癸公司在为申请人办理本案专利申请过程中，未严格按照沪专（92）代字第486号《专利申请委托代理合同》的有关规定办理申请手续，显属违约行为，应承担违约的民事责任。然而，专利代理与专利权属属于两个不同的法律关系，故对于被上诉子公司恢复其为本案专利发明人之一的诉讼请求法院不予支持。二审法院并依法作出下列判决：一、撤销原审判决。二、乙公司支付朱某违约金人民币500元整。三、朱某要求确认其为本案专利的发明人之一的诉讼请求不予支持。丑公司承担。 四、评析 笔者认为，这是一起因专利代理机构未按照规定办理申请手续而引起的代理合同纠纷案。 （1）要区别专利代理与专利权属。专利代理与专利权属是两个不同的法律关系。朱某以确认其为本案专利的发明人之一为诉讼请求，寅公司为被告是错误的。因为是否授予专利权是国家专利局视事实根据法律所决定的，卯公司来决定的，故朱某的诉讼请求从法律上、逻辑上无因果关系而不能成立。而法院在审理中虽发现这是一起代理合同纠纷案，但却又将顾某追加为第三人，将本案作为专利权属纠纷案审理，致使混淆了这两个不同的概念。最后二审法院根据事实依照代理合同纠纷的处理原则作出前述判决。 （2）违约并不影响专利权属。辰公司未按规定办理申请手续显属违约，但朱某据此要求恢复其为本案专利的发明人之一，这一诉讼请求于法无据，因是否违约与专利权属并无直接的联系，要判断朱某是否本案专利的发明人之一，应视其在专利的发明创造过程中是否作出过实质性的贡献，而从法院查清的事实来看，朱某显然并非本案专利的发明人之一。 （3）专利权的取得与专利权属纠纷无关。一审法院曾认为，鉴于本案所涉及的专利已取得专利权，故朱某应为本案专利权人之一。该观点显然是欠妥的。要判断某项发明的专利权归谁所有，不能根据该专利在代理过程中是否发生纠纷，也不能因为专利代理人存在过错，更不能因该项发明已取得专利权而作出判定。况且原告朱某仅要求法院判定其为发明人之一，而一审法院却判定其为专利权人之一的做法也令人费解。判定专利权属的唯一标准应根据我国《专利法》第6条第1款的规定，先认定某项发明是职务发明还是非职务发明，然后确认该项发明的过程中究竟有多少人为完成该发明作出过实质性的贡献，最后进行完整准确的确认，才能作出合法公正的判决。 （作者单位：上海市高级人民法院） 点评学者：朱榄叶 本案的焦点是：乙公司在与顾某签订专利申请委托代理合同过程中的失误是否导致了专利权属的变更。 正如前文作者所说，“专利代理与专利权属是两个不同的法律关系”。发明创造者提出申请，中国专利局依法进行审查后决定授予专利权或驳回申请，这一法律关系的双方当事人是专利申请人和中国专利局，整个申请审查程序的依据是我国《专利法》及其实施细则，以及其他有关法规；参与发明创造工作的人可能是根据本单位布置的任务共同进行某项工作，也可能是根据他们之间的协议共同进行研究开发，还可能在没有协议的情况下共同工作，他们之间可能是平等主体间的民事法律关系，也可能没有这种法律关系，如何确认他们之间的关系，即他们是否共同发明人，是否有权作为共同申请人提出申请，应当依据《专利法》及有关规定。申请人在申请过程中委托专利代理机构代为办理专利申请事项，委托人和代理人之间的法律关系是平等主体间的民事法律关系，其依据是双方签订的委托代理合同，适用民法有关规定。专利代理合同纠纷是委托人与代理人之间的纠纷，专利权属纠纷是参与发明创造工作的人之间关于申请权或专利权的纠纷。本案一审的原告混淆了两种不同的法律关系，以代理人为被告而要求解决专利权属，显然是缺乏法律依据的。 《专利法》第6条及《专利法实施细则》第10条对职务发明和非职务发明作了比较明确的规定，《专利法实施细则》第11条对发明人或设计人作了原则规定。这些规定是确定专利权的归属的法律依据。如果朱某认为自己应当作为发明人之一而享有专利权，本来可以以顾某为被告提起专利权属纠纷诉讼，法院会依据《专利法》及其《专利法实施细则》的规定，根据朱某在完成发明创造过程中所做的工作，对此问题作出判决。如果法院判定朱某应当作为专利权人之一，法院会将判决书副本抄送中国专利局，朱某可凭生效的法院判决到专利局申请变更著录项目。 巳公司为被告所起诉的实际上是委托代理合同纠纷。午公司是否违约，首先要判定代理合同时否成立。在一审过程中，乙公司曾经提出，顾某之妻在没有委托的情况下与之签订的代理合同应为无效合同，这一理由是不能成立的。本案所涉及的合同是专利申请委托代理合同，合同成立的法律条件是合同主体具备资格，合同内容不违法，这两点在本案都不成问题。乙公司制订的《专利申请委托代理合同》规定，若有共同申请人，应提供《共同申请人之间有关专利申请的协议书》副本，才能签署合同；中国专利局《审查指南》规定，申请人委托专利代理机构时应当签署专利代理委托书，委托书应当由申请人签字或者盖章，申请人有两个以上时，应当由全体申请人签字或者盖章。这些规定并非委托合同成立的先决条件，而未公司在签署代理合同时应当遵循的程序。作为普通公众，没有义务了解这些规定，更不能因为代理人没有遵守规定而使已经签署的合同无效。申公司的疏忽，在签订委托代理合同时没有要申请人提供需要的法律文件，双方签署了合同，事务所收取了代理费用，合同就成立了。对已经成立的合同作修改，应得到原合同当事人的同意，乙公司在没有得到全体当事人同意的情况下修改了原合同，就构成了违约。 笔者同意前文作者的观点，“违约与专利权属并无直接的联系”。我们在前面已经讨论过，专利委托代理与专利权属是两个不同的法律关系。在某些特定的情况下，代理失误可能导致专利权属的变更，假如因代理人疏忽将两个以上共同申请人中的一个遗漏，造成中国专利局在批准专利时也没有将遗漏的人列为专利权人，这时代理失误就造成了专利权属的变更。但根据本案的事实来看，一审被告在代理合同签署过程中的失误并没有改变朱某在发明创造过程中所做的工作，因此也不可能影响专利权的归属。一审法院没有分清两种不同的法律关系，把代理合同纠纷当作专利权属纠纷处理，在一审判决中判被告为原告办理著录变更手续，显然是认为原告未能成为专利权人是由于被告违约所致，这样作出的判决不可能正确。二审法院正是分清了两种不同的法律关系，才依法作出了正确的判决。 （作者单位：华东政法学院） （责任编辑：谢　青） 本案法律依据 中华人民共和国民法通则 第134条 中华人民共和国民法通则 第66条2款 中华人民共和国专利法(1992修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第10条 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第11条