甲公司与沈介源专利权权属纠纷案

甲公司与沈某专利权权属纠纷案 案情 原告（被上诉人）：甲公司 被告（上诉人）：沈某 案由：专利权权属纠纷 一审案号：（2004）沪二中民五（知）初字第58号 二审案号：（2004）沪高民三（知）终字第124号 原告诉称：1999年10月8日原告与南方电子厂签订《合资生产协议书》，约定由原告开发新型双道密封射频同轴电缆连接器后双方共同经营。被告等作为原告的职员承担了该产品的开发工作。2000年3月2日，上海市电子仪表标准计量测试所受原告委托对开发的产品进行了检验，并出具了检验报告。2003年3月13日，原告委托被告向国家知识产权局申请上述产品的实用新型专利。但是，被告在未经原告同意的情况下，擅自将专利申请人署名为被告自己。当原告为此与被告进行交涉时，被告以变更专利申请人的手续繁琐为由，表示暂时由其书面确认“高密封射频同轴电缆插针型连接器”的实用新型专利权属于原告，等被告取得专利权后，再将专利权人变更为原告。2000年3月15日，被告出具了书面确认单。2001年3月15日，被告取得实用新型专利权，虽经原告多次催促，被告却至今未办理变更手续。原告认为，本案系争专利“高密封射频同轴电缆插针型连接器”为被告在原告处任职期间，利用上班工作时间及原告处的仪表、设备、材料等物质技术条件所完成的发明创造，专利权应属于原告。故原告请求一审人民法院确认“高密封射频同轴电缆插针型连接器”实用新型专利（专利号：ZL00216802. 2）的权利人为原告，并判令被告赔偿原告经济损失人民币一万元。 被告辩称：一、原告不具有起诉资格。乙公司是原告的法定代表人袁征在2003年成立的私人企业，丙公司；二、本案系争的专利涉及的研究领域不在被告本职工作范围内；三、本案系争专利是被告利用业余时间开发完成的，没有利用原告的物质技术条件。因此，被告是系争专利的专利权人，请求一审人民法院驳回原告的诉讼请求。 审判 上海市第二中级人民法院经审理查明： 被告于1997年底到原告处工作。工作期间，被告从电缆施工人员处获悉当时的电缆连接器存在不足之处，故其针对当时电缆连接器存在的缺陷，构思、形成了不同于已有电缆连接器的新的技术方案。该技术方案为一种有双道密封圈的高密封射频同轴电缆插针型连接器，密封电缆的密封圈由两矩形密封圈组成，密封连接器中的座与套由两“0”型密封圈组成。该技术方案的优点是采用双道密封圈，使电缆连接器的连接更可靠，密封得到提高，延长了连接器的使用寿命。被告在完成上述技术方案后，由原告委托南方电子厂根据上述技术方案形成产品草样，并于2000年3月2日由原告委托上海市电子仪表标准计量测试所进行检验。2000年3月2日，该测试所出具了检验报告。2000年3月13日，被告以个人名义向国家知识产权局申请了专利，并于2001年3月15日获得“高密封射频同轴电缆插针型连接器”实用新型专利权，专利号为ZL00216802. 2 。 2000年3月15日，被告向某出具确认书，确认上述专利权属于原告。此后，原告开始制造并销售上述专利产品。2003年4月被告离开原告处。上述专利的专利年费均由被告向某2部门缴纳后，再向某报销。 另查明：原告设立于1991年5月14日，设立时企业类型为集体联营企业，法定代表人为袁征，2003年6月，原告变更企业类型为个人独资企业，投资人为袁征。 上海市第二中级人民法院经审理认为： 1．本案的争议主要在于本案系争专利是职务发明还是非职务发明。根据《中华人民共和国专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。本案中，原告未提供证据证明本案系争的发明创造是被告执行原告单位的任务而作出的，因此，本案的关键在于被告是否利用了原告的物质技术条件完成了本案系争的发明创造。 本案中，被告未提供证据证明其专利技术方案完成的具体时间，因此，其向国家知识产权局申请实用新型专利的时间即2000年3月13日，应视为本案系争专利技术方案最后形成的时间。而在此之前的2000年3月2日，原告委托南方电子厂将被告构思的专利技术方案制造出产品草样，并且由原告委托相关部门对产品进行了测试。根据《专利法》的相关规定，授予专利权的实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。实用性是指该实用新型能够制造或者使用，并产生积极的效果。因此，产品草样的实现，印证了被告的技术方案具有实用性，故其于2000年3月13日正式向国家知识产权局提出实用新型专利的申请。因此，从这一角度可以说明被告利用了原告的物质技术条件使其专利技术方案最终得以完善。其次，从被告被授予实用新型专利权后缴纳年费的情况来分析。被告获得本案系争的实用新型专利权后，该专利每年的年费实际均由原告承担，因此，从这一角度也可以说明被告利用了原告的物质技术条件。从上述两项因素考虑，本案系争的发明创造应认定为职务发明创造。 2．根据《中华人民共和国专利法》的规定，职务发明创造申请专利的权利属于单位，申请被批准后，该单位为专利权人。如果单位与发明人订有合同，对专利权的归属作出约定的，从其约定。本案中，被告在申请专利后，即向某出具确认书，表明本案系争专利的专利权属原告所有。因被告对确认书的真实性不持异议，故一审人民法院认为原、被告已对本案系争专利权的归属作出了约定。根据法律规定，单位与个人对职务发明的权属作出约定的，应当从其约定，即本案系争专利的权属应归原告所有。被告辩称，确认书是其在原告的行政逼迫下出具的，被告对此辩解负有举证责任。现被告仅以迫于原告的行政压力，避免原告解除与其劳动关系作为抗辩理由，而未提供相应的证据予以印证，故其理由不充分，一审人民法院不予采信。此外，本案系争专利的年费实际缴纳情况及被告对原告一直实施本案系争专利的行为从未提出异议的客观事实，也印证了被告在确认书中的承诺。 3．对于被告提出原告不具备诉讼主体资格的问题，一审人民法院认为：原告从设立之日起经营至今，从未在工商部门注销登记，仅在企业类型上有过变更，但这并不影响其主体资格，因此，被告的理由不能成立。 4．对于原告提出要求被告赔偿其因本案诉讼而支付的合理费用人民币一万元的诉讼请求，一审人民法院认为，虽然原告未在举证期限内提供相应的证据，但根据原告的委托代理人确实出庭参加诉讼的客观事实，可以确认原告因本案诉讼而支出的合理费用已实际发生，因此一审人民法院将根据本案的实际情况酌情确定合理费用的具体数额。 据此，上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条之规定，判决如下：一、确认“高密封射频同轴电缆插针型连接器”实用新型专利（专利号为ZL00216802. 2）的专丁公司；二、被告沈某于本判决生效之日起10戊公司经济损失人民币1 000元；三、己公司的其他诉讼请求不予支持。本案一审案件受理费人民币410元，庚公司负担人民币185元，被告沈某负担人民币225元。 一审判决后，被告沈某不服，向某3市高级人民法院提出上诉。其上诉理由主要是：（一）上诉人没有利用被上诉人的物质技术条件完成系争专利，仅仅以产品样品测试和缴纳年费来认定上诉人利用了被上诉人的物质技术条件毫无道理；（二）权属字条不能用于确认权属；（三）被上诉人的律师费用并非本案必须审理，不应赔偿。为此，请求驳回一审原告全部诉讼请求；确认系争“高密封射频同轴电缆插针型连接器”实用新型专利权人为上诉人；本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。 辛公司答辩称：一审判决认定事实清楚，请求维持原判。 本案在二审审理过程中，上诉人沈某于2005年1月11日以双方当事人已经达成和解为由（和解内容包括原、被告均可使用系争专利的权利等内容），向某3市高级人民法院申请撤回上诉。上海市高级人民法院经审查认为，上诉人沈某在本案判决宣告前申请撤回上诉，其内容未违反法律的有关规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十六条、第一百五十八条之规定，裁定：准许上诉人沈某撤回上诉。 本案二审案件受理费人民币410元减半为人民币205元，由上诉人沈某负担。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 第11条 中华人民共和国民事诉讼法 第156条 中华人民共和国民事诉讼法 第158条