全文
张某3实用新型专利实施许可合同纠纷二审民事判决书
黑龙江省高级人民法院
民事判决书
(2018)黑民终766号
上诉人（一审原告）：张某。
委托诉讼代理人：张某2。
委托诉讼代理人：潘某，某律师事务所律师。
被上诉人（一审被告）：张某3。
委托诉讼代理人：闫某，某律师事务所律师。
上诉人张某因与被上诉人张某3实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服鹤岗市中级人民法院（2018）黑04民初27号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年11月21日立案后，依法组成合议庭开庭进行了审理。上诉人张某及其委托诉讼代理人潘某，被上诉人张某3委托诉讼代理人闫某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
张某上诉请求：撤销一审判决，改判支持张某一审诉讼请求。事实与理由：一、张某许可张某3实施的专利技术必须以浙江厂商生产的模具进行生产，因此张某自浙江厂商吴荣其处赊购了19套模具交付张某3，该模具是双方实施专利许可使用合同的必备条件。张某3取走模具后拒绝支付价款，张某为此诉至法院，法院应对此进行审理。二、专利许可使用合同签订前，张某3称其买了1000平方米的场地用于生产，事后证明其并无生产能力。合同已约定未经张某同意，张某3不得与第三人合作生产销售，因此张某与张某3共同与第三方洽谈，如条件成熟，在张某同意的情况下，张某3方可与第三方合作生产。张某3未经张某同意，私自委托第三方进行生产违反了合同约定，应承担违约责任。
张某3辩称，双方于2016年1月签订专利实施许可合同后，考虑到张某3没有生产能力，双方共同到哈尔滨市、海伦市、庆安县等地寻找合作厂家，但最终没有找到，该事实说明张某认可张某3对外委托生产的事实。一审证人朱某证明张某3带模具找其委托生产，该证人未出庭接受质询，证言不应被采信，也不能证明张某3所带模具与涉案专利存在关联关系。张某与张某3签订的专利许可实施合同中并未约定张某3需购买模具，也无证据证明模具的价格、是否交付张某3，即便该事实存在亦属买卖合同纠纷，不应与本案合并审理。请求驳回上诉，维持原判。
张某向一审法院提出诉讼请求：一、张某3返还163,000元；二、张某3向张某支付违约金500,000元；三、本案诉讼费用由张某3承担。
一审判决认定事实：2015年10月21日，张某取得了水稻育秧毯式塑料盘实用新型专利。2016年1月19日张某与张某3签订专利技术合作协议，协议约定甲方（张某）允许乙方（张某3）使用水稻育秧毯式塑料盘的技术进行生产、销售，产品销售价格由乙方确定，乙方有权在全国开展本产品的生产销售工作，甲方只特许牡丹江王永贵，限于牡丹江地区销售，经乙方同意方可跨区串货，湖北荣冬萍限于湖北省境内，跨区串货也需乙方同意，否则乙方有权解除本合同，乙方在甲方未经书面允许的情况下，不得将此专利以任何方式和第三方合作使用或生产销售。甲方提取专利技术费每张（片）0.015元/张（片）。双方有一方违约而致使对方造成重大经济损失的，违约方当向另一方支付50万元违约金。协议有效期限为2016年1月19日至2024年1月19日。
协议签订前后，张某与张某3共同到哈尔滨、海伦等地找生产厂家，2016年2月27日至2016年3月15日间，张某3找案外人朱某为其加工专利产品共计1300箱。张某以张某3在未经其本人书面同意的情况下，将该专利技术许可他人使用违反合同约定为由提起诉讼，要求张某3支付违约金50万元。同时提出张某3向张某购买的19套专用模具的货款163,000元没有给付，为此一并提起诉讼，要求张某3给付货款163,000元。
一审法院认为，本案系专利实施许可合同纠纷，双方签订的专利技术合作协议，是双方在平等、自愿的基础上签订的且该协议不违反法律规定，合作协议合法有效。根据协议约定，张某3拥有对专利产品生产和销售的权利，协议签订前后，双方曾共同找过有生产专利产品能力的企业，说明张某同意该产品由第三者代张某3进行生产。现张某以张某3未经其书面允许，找朱某生产专利产品构成违约，追究张某3的违约责任，因合作协议约定的内容是：“乙方在甲方未经书面允许的情况下，不得将此专利技术以任何方式和第三方合作使用或生产销售。”张某虽提供证人张某2出庭证实朱某曾向其说明，由其代张某3生产的产品，张某3自己卖的我收加工费，我自己卖的不收取加工费。但张某举示的朱某本人证言中并未证实此事，且张某又无其它证据证实。张某3与朱某之间系合作使用或生产销售。因此张某提出张某3违约的主张，不应支持。关于张某提出的张某3拖欠模具款163,000元的诉讼请求，因其主张的事实与本案审理的事实不属同一法律关系，该院不予审理，张某可另行主张权利。
一审法院据此判决：驳回张某的诉讼请求。案件受理费8800元，由张某负担。对于多收取诉讼费1630元，退回张某。
本院二审庭审中，张某向本院提交一段录像，意在证明张某3从张某处购买了163,000元的模具，并与模具厂家联系要求分批支付模具款，被厂家拒绝。
经庭审质证，张某3对该证据真实性及证明问题均有异议，认为该录像形式上属于证人证言，视频中人员无法核实身份。
本院经审查认为，张某举示该份证据意在证明模具款项应否支付问题，该问题不属本案审理范围，本院不予审查。
本院查明事实与一审判决一致。
另查明：双方《专利技术合作协议》约定：三、利益分配。1.甲方提取专利技术费每张（片）0.015元/张（片）。2.结算方式按照销售年度（每年6月30日）为年度销售终止日结算。销售方式：产品包装应注明“张春雨”技术，包装箱用乙方厂名。
2016年2月27日至3月15日期间，朱某受张某3委托，利用张某3提供的水稻育秧式塑料盘模具（盘上印有张春雨字样）生产秧盘1300箱左右，均被张某3取走。李明自张某3处购买张春雨专利水稻育秧盘19箱，每箱700片，每片0.35元，总计4655元，后双方退货处理。
本院认为，张某与张某3签订的《专利技术合作协议》系双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效。本案二审争议焦点为以下问题：
一、张某3是否违约。1.关于张某3是否未经许可委托第三方加工生产案涉专利产品。一审中，证人朱某出具证人证言，陈述了其受张某3委托，利用张某3提供的印有“张春雨”字样的模具生产秧盘的事实。该证人虽未出庭，但其具有不能出庭的正当理由，一审法院采信该证人证言符合法律规定。朱某证明张某3提供的模具印有“张春雨”字样，与双方《专利技术合作协议》约定相符，在无相反证据的情况下，应当认定为张某拥有专利权的模具。同时，张某3举示的李明的证言也证明了张某3销售张春雨专利水稻育秧盘的事实。根据本案现有证据，足以证明张某3委托第三方生产案涉专利产品的事实。2.张某3是否违约。依双方《专利技术合作协议》约定，未经专利权人张某书面许可，张某3不得与第三方合作生产销售。但该合同签订后，张某与张某3共同赴哈尔滨、海伦等地寻找合作厂家，张某3据此主张双方以实际行动变更了合同约定，认为张某已许可其委托第三方生产。本院对此认为，双方合同约定并未绝对禁止张某3委托第三方生产销售,合同强调的是张某3“未经张某许可”不得委托第三方生产销售。张某与张某3共同与第三方生产厂家进行洽谈的行为，与上述合同约定并不冲突。同时，案涉《专利技术合作协议》约定的许可使用费支付方式为零入门费加提成，张某收取的专利许可使用费全部取决于张某3生产专利产品的数额和规模，如张某3可不经张某同意单方委托第三方生产专利产品，则张某因不掌握生产的数量、规模等而无法收取专利许可使用费。从双方的合作方式分析，张某也没有同意张某3未经许可委托第三方生产的理由。一审判决认为张某以实际行动表明其许可张某3委托第三方生产依据不足，本院予以更正。张某3未经张某同意，单方委托第三方生产加工，已违反双方合同约定，构成违约。
二、张某3如何承担违约责任。《专利技术合作协议》约定，双方有一方违约而致使对方造成重大经济损失的，违约方应当向另一方支付50万元违约金。本案中，张某3委托案外人生产加工专利产品1300箱左右，每箱700片，按合同约定张某每片提取专利许可使用费0.015元计算，张某实际损失为13,650元。双方合同约定违约则赔偿经济损失50万元过分高于实际损失，张某3于一审中已对此明确提出主张，本院对违约金予以相应调整。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”根据上述规定，本院确定违约金按张某实际损失上浮30%计算，即17,745元。
三、模具款问题应否合并审理。双方《专利技术合作协议》中并未约定模具有关事项，因此模具款的支付并不属于本案实用新型专利实施许可合同纠纷中必须合并审理的内容，一审法院对此未予审理并无不当，张某可另行主张权利。
综上所述，张某的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销鹤岗市中级人民法院（2018）黑04民初27号民事判决；
二、张某3于本判决生效之日起十日内向张某支付违约金17,745元；
三、驳回张某其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一、二审案件受理费共计17,600元，由张某负担3600元，张某3负担14,000元。
本判决为终审判决。
审 判 长 李 锐
审 判 员 徐明珠
审 判 员 付兴驰
二〇一八年十二月二十日
法官助理 曹根溪
书 记 员 吕金玲
本案法律依据
中华人民共和国合同法 第107条
中华人民共和国合同法 第114条
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款2项
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第253条