汪××与杭州××甲公司专利权权属纠纷上诉案

汪××与杭州××甲公司专利权权属纠纷上诉案 浙江省高级人民法院 民事判决书 (2012)浙知终字第22号 上诉人（原审被告）汪××。 委托代理人王××。 被上诉人（原审原告）杭州××甲公司，住所地浙江省杭州市××国针××城××室。 法定代表人项××。 委托代理人（特别授权代理）张××。 委托代理人（特别授权代理）叶××。 上诉人汪××因专利权权属纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2011）浙杭知初字第678号民事判决，向本院提起上诉。本院于2012年1月13日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年2月28日公开开庭进行了审理。上诉人汪××及其委托代理人王××、被上诉人杭州××甲公司（以下简称图强××）的委托代理人张××、叶××到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经本院院长批准，延长本案审限。本案现已审理终结。 原审判决认定，1998年4月18日，汪××与项××签字确认《杭州××甲公司章某》，约定：公某由汪××、项××两人共同投资组建，每人以现金方式出资25万元，占出资比例的50%。公某执行董事为公某的法定代表人，兼任公某经理。章某还约定执行董事兼任公某经理行使下列职权：负责召集股东会，并向股东报告工作；执行股东会的决议；决定和实施公某的经营计划和投资方案；制定和实施公某的年度财务预算方案和弥补方案、决算方案；制定公某的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公某增加或者减少注册资本的方案；拟定公某合并、分立、变更公某形式、解散的方案；决定公某内部管理机构的设置；聘任或解聘公某副经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公某的基本管理制度等。同年8月3日，图强××注册成立，法定代表人汪××，经营范围：隧道工程材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、化工原料（除易燃易爆及专控物品）、五金、交电、电子计算机及配件、金属材料、百货的批发、零售、代购代销。汪××在原审庭审中确认，其自图强××成立后开始担任总经理，之后没有开过股东会，也没有变更过职务，直至离职。同年12月9日，汪××参加图强××Q／HTJ001－1998中空锚杆企业标准审定会。15日，图强××发布、实施《图强××企业标准中空锚杆Q／HTJ001－1998》，汪××在原审庭审中确认参与上述企业标准的起草。 2001年3月15日，汪××、项××、朱某某签订《图强××有形资产分割协议》，约定：自2001年1月1日起，汪××将公某无形资产股权转让给项××与朱某某，项××与朱某某继续经营图强××；项××与朱某某有义务协助汪××收回汪××所分割的有形资产权益；项××与朱某某承诺图强××即使未能在2001年6月底前收回汪××所占有形资产权益，图强××或项××与朱某某仍在2001年6月底前现金支付汪××有形资产权益221.66万元等等。该协议自订立之日起生效。同日，汪××、项××、朱某某签订《股份转让协议书》，约定：无形资产包括公某名称、品牌、形象、商标、汪××的一种先锚后灌型锚杆锚头装置专利（专利号为ZL9821××××.9）、客户信息、全部的技术资料等，上述无形资产总价作价200万元，汪××部分的73.34万元转让给项××、朱某某；从2001年1月1日起图强××归项××、朱某某所有，汪××不对图强××负任何责任，但若有涉及图强××2000年12月底前的有关事项，汪××负法律规定的相应责任；因汪××系原图强××法人代表，掌握图强××的商业信息、市场信息及图强××的所有商业秘密，汪××转让后不得从事锚杆系列产品的生产和销售，也不得帮助他人从事锚杆系列产品的生产和销售，除非项××、朱某某不做的前提下；图强××必须在2001年6月底前完成所有涉及到汪××的变更手续（包括章某、法人代表等），变更过渡期间原汪××的法人代表职责由项××承担。该协议亦自订立之日起生效。同年8月15日，图强××股东会决议：审议并通过原法定代表人汪××提出的退股要求；审议并通过原法定代表人汪××提出的股权转让日为2001年1月1日。股东汪××、项××在股东会决议上签字。同日，图强××修正章某，其中章某第四条“公某由汪××、项××两股东共同投资组建”修改为“公某由项××、朱某某两股东共同投资组建”。汪××、朱某某、项××在章程某某案上签字。乙公司政管理局上城分局登记备案。同日，图强××申请变更登记，将法定代表人变更为项××。 汪××领取图强××发放的1998年12月、1999年4月-12月的工资。2000年1月至2001年8月，图强××为汪××缴纳企业基本养老保险。2002年2月21日，汪××签字确认领取金额为19000元、用途标注“2001年工资款”的款项一笔，并在领款凭证上签字。 2001年12月15日，汪××向国家知识产权局申请了名为“组合式锚杆”的发明专利，授权公告日为2008年2月20日，专利号为ZL0114××××.X。其独立权利要求为：一种组合式锚杆，其特征在于中空锚杆杆体经连接段与实心锚杆杆体连接构成整体，中空锚杆杆体的中空内孔即为注浆通道，连接段的强度是在中空锚杆杆体原有强度的5倍以内，出浆通孔在连接段上，出浆通孔分别与注浆通道和锚孔相通，排气通道一端与大气相通、另一端与锚孔相通并在锚孔内侧。 2011年6月27日，图强××以“汪××在离开其公某后不满一年的时间里，将在其公某处承担的与本职工作有关的发明创造私自以个人名义申请专利，该专利属于职务发明创造，应归其公某所有”为由，向原审法院提起诉讼，请求判令：l.确认名为“组合式锚杆”的发明专利（专利号为ZL0114××××.X）属职务发明创造，其公某为该发明专利的专利权人；2.由汪××承担本案全部诉讼费用。汪××答辩称，其于2000年八九月份离开图强××，诉争专利是在其退职1年后做出的，亦非其在图强××承担的与本职工作有关的发明创造，不属于职务发明；图强××在诉争专利公开日即应该知道其专利权人是汪××，该日期距离起诉之日超过了2年的诉讼时效。 另查明，项××、朱某某现分别为图强××法定代表人、股东。2001年8月15日，图强××申请将原核准登记事项“法定代表人汪××”变更登记为“法定代表人项××”。图强××经营范围“一般经营项目：批发、零售：隧道工程材料，建筑材料，装饰材料，普通机械，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），五金交电，电子计算机及配件，金属材料，百货”。 原审法院认为，《中华某某共和国公某法》第十三条规定，“公某法定代表人依照公某章某的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公某法定代表人变更，应当办理变更登记。”《中华某某共和国公某法》第三十三条第三款规定，“公某应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公某登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。”根据图强××2001年8月15日的股东会决议、章程某某案及申请变更登记情况，汪××2001年8月14日前仍担任图强××法定代表人，且汪××在原审庭审中亦确认，其自公某成立开始担任总经理，直至召开上述股东会。结合企业基本养老保险情况，可以确定汪××的离职时间在2001年8月14日之后，距离诉争专利申请日2001年12月15日不足1年。汪××虽辩称上述股东会决议和章程某某案仅为配合工商登记而用，不是其实际转让股权和离开公某的时间，但其并未提交有效证据予以证明，该院不予采信。而且，即使按照汪××提出的股权转让日2001年1月1日作为其离职日期，或者按照汪××、项××、朱某某签订《图强××有形资产分割协议》和《股份转让协议书》的时间2001年3月15日作为汪××离职日期，距离诉争专利申请日2001年12月15日均不足1年。 《中华某某共和国专利法》第六条第一款规定，“执行本单位的任某或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华某某共和国专利法实施细则》第十二条规定，“专利法第六条所称执行本单位的任某所完成的职务发明创造，是指：……（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任某有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”该院认为，汪××长期在图强××从事高级管理工作，代表图强××对锚杆系列产品的经营负责，且在其与项××、朱某某签订的《股份转让协议书》中涉及有关保密和择业限制的条款。汪××作为图强××的法定代表人，职责范围自然包括负责图强××的技术改进，并承担相应的责任，故根据上述规定，诉争专利应视为汪××离职后1年内的发明创造，该专利权应当归图强××所有。 关于汪××认为本案已超过诉讼时效的答辩意见，该院认为，专利权属纠纷不外乎由两种原因引起：一种是违约引起的权属纠纷，一种是侵权引起的权属纠纷。对于违约引起的专利权权属纠纷，反映的是违约责任的追究、确认、承担的过程，作为合同之债的责任追究，自然受合同纠纷诉讼时效的限制；而对于侵权引起的专利权权属纠纷，其反映的是智力成果专利权被他人享有的情况下，真实权某某重新获得智力成果控制权的过程。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条之规定，侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权某某超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权某某向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。本案系因单位认为自己的技术成果被他人擅自申请专利而导致的纠纷，即属在专利权有效期内由于侵权而导致的专利权属纠纷。诉争专利系汪××离职后1年内的发明创造，该专利权应当归图强××所有，然而，诉争专利却一直处于某某专利权人汪××的享有、控制之下，对于本该享有专利权的图强××而言，其专利权持续被他人享有，故应按照专利法司法解释关于持续侵权规定的诉讼时效的精神处理。汪××就此提出的答辩意见，该院不予支持。 综上，原审法院依照《中华某某共和国专利法》第六条第一款，《中华某某共和国公某法》第十三条、第三十三条第三款，《中华某某共和国专利法实施细则》第十二条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条之规定，于2011年11月15日判决：确认图强××为ZL0114××××.X“组合式锚杆”发明专利专利权人。案件受理费900元，由汪××负担。 宣判后，汪××不服，向本院提起上诉称：图强××系销售企业，不具有制造、研发隧道工程材料及建筑材料的资质和能力，在本案中该公某亦未能举证证明具有具体的研发项目；该公某总经理不具有技术研发职责，其参与制定企业标准的行为系对现有技术和产品的规范和统一，并非研发行为，且诉争发明专利与现有技术相比，构造完全不同，两者并无技术关联性，故诉争专利与其在图强××承担的本职工作或者该公某分配的任某无关。原审法院认定事实不清，适用法律错误。汪××据此请求二审法院撤销原审判决，依法改判，驳回图强××的诉讼请求，并由图强××承担一审和二审案件的诉讼费用。二审庭审中，汪××还提出，其离开图强××的时间为2000年9月，在此之后，其已将图强××的经营管理权限交出，也未再向图强××领取工资。且据2001年3月15日签署的《图强××有形资产分割协议》、《股份转让协议书》及同年8月15日签署的股东会决议和章程某某案，其提出退股要求、股权转让清算及公某经营管理权转移、法律责任分担的时间均为2000年底和2001年初，证明其至少于2001年1月1日前已离开图强××。原审判决认定其离职时间距诉争专利申请日不足1年不当。 图强××答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉请求，维持原审判决。 二审中，图强××未向本院提交新的证据，汪××向本院提交了如下证据：《隧道译丛》1988年第5期、《锚杆锚固力与锚固技术》（煤炭工业出版社1998年11月第1版）、《锚固与注浆技术手册》（中国电力出版社1999年9月第1版）、专利号为ZL9821××××.9的专利公开文本。以上证据拟证明：1.锚杆锚固技术及锚杆基本构造，早在图强××成立前，就已属于关联领域的常用技术；2.ZL9821××××.9实用新型专利技术、Q／HTJ001－1998标准与诉争专利，虽然同为锚杆技术，但存在结构构造的明显不同和区别，诉争专利为发明专利，与现有技术不同。 经质证，图强××对上述证据的真实性均无异议，但认为本案并非专利无效纠纷，上述证据与本案没有关联。 经审查，本院认为，图强××对上述证据的真实性无异议，本院予以确认，对待证事实是否具有证明力，将结合其他证据在下文中予以综合判断。 综合双方当事人的上诉理由和答辩意见，本案二审的争议焦点为：1.汪××离职时间确定；2.诉争专利与汪××在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任某是否具有关联性。 本院认为，由于汪××在图强××的任职时间、诉争发明的专利申请时间等均在2009年10月1日之前，而2008年12月27日经第三次修正的《中华某某共和国专利法》于2009年10月1日起施行，2010年1月9日经第二次修订的《中华某某共和国专利法实施细则》于2010年2月1日起施行，故对本案诉争发明是否系职务发明的判定应适用2000年8月25日修正的《中华某某共和国专利法》和2002年12月28日修订的《中华某某共和国专利法实施细则》。 《中华某某共和国专利法》（2000年修正）第六条规定，执行本单位的任某或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造；而《中华某某共和国专利法实施细则》（2002年修订）第十一条规定，专利法第六条所称执行本单位的任某所完成的职务发明创造，包含了退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任某有关的发明创造。 关于争议焦点1 汪××、项××、朱某某签订的《股份转让协议书》明确约定从2001年1月1日起图强××归项××、朱某某所有，汪××不对图强××负任何责任，但若有涉及图强××2000年12月底前的有关事项，汪××负法律规定的相应责任。据此，汪××离开图强××的时间应确定为2000年12月31日，该时间距诉争专利申请日2001年12月15日不足1年。因此，诉争专利应确定系汪××离开图强××后一年内作出的发明创造。汪××就此提出的上诉异议不能成立，本院不予采信。 关于焦点2 本院认为，认定诉争专利与汪××在图强××承担的本职工作或者图强××分配的任某是否有关某某合考量其在图强××承担的本职工作性质，实际执行本单位的任某的内容。对“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任某有关”的范围界定上，不应将本职工作或分配的任某机械或狭隘地理解为仅限于研发工作，也不应将相关职务发明的主体限定于研发人员。 经查，汪××自图强××成立后开始担任总经理直至离职。依图强××章某规定，总经理职责为公某日常生产经营活动的领导和管理者。汪××作为锚杆领域专家，在其担任图强××总经理掌管公某日常生产经营的过程中，必然要对锚杆产品的质量和技术进行把关，从而实现公某的正常经营运转，而且汪××庭审中也确认其在任职期间参与图强××Q／HTJ001－1998中空锚杆企业标准的起草及审定会，后该企业标准由图强××发布、实施，因此，可以认定汪××在图强××担任的总经理职务必然包含对锚杆产品的质量改进、技术开发等职责。 汪××提出诉争发明专利与现有技术两者之间并无技术关联性，并以此主张诉争专利与其在图强××承担的本职工作或者该公某分配的任某无关。对此，本院认为，虽然诉争专利与Q／HTJ001－1998企业标准所依据的ZL9821××××.9“一种先锚后灌型锚杆锚头装置”专利的技术特征有所区别，但诉争专利与图强××的主营业务均属相同的锚杆领域，具有直接的市场竞争关系，且汪××作为图强××的总经理，仅在从该公某退职后一年内即作为发明人提出诉争专利申请，在这种情形下，显然应认定诉争专利系汪××在图强××长期从事生产经营管理过程中，针对锚杆现有技术存在的不足而进行的技术改进，诉争专利与汪××在图强××从事的工作具有关联性，属职务发明。汪××就此提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 综上，本院认为，汪××对诉争专利作出的贡献应认定为职务发明，应由图强××享有诉争专利权。汪××的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理恰当。根据《中华某某共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费900元，由汪××负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　　应向健 代理审判员　　周某 代理审判员　　伍某 二〇一二年五月二日 郝梦君 书　记　员 王晓波 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第23条