甲公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)高行终字第1486号 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2012.12.20 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 案例编号：北京法院参阅案例第15号 权责关键词： 合法 违法 合法性 维持原判 // 裁判规则 关键词：专利复审,审查范围,审查依据 核心问题：1.在专利复审程序中，专利复审委员会是否可以超出原驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理？ 裁判要点：根据《专利法》的规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以向专利复审委员会请求复审。因此，复审程序系因专利申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，专利复审委员会基本的审查范围是原驳回决定的合法性。原则上，专利复审委员会一般应仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。但是，为了提高授权专利的质量，提升行政效率，节约成本，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以在特定情况下依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行相应审查。《专利审查指南》对此作出了明确规定。因此，在专利复审程序中，专利复审委员会在符合《专利审查指南》规定的情况下，可以超出原驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理。 （北大法宝编写） 甲公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案 原告（被上诉人）：甲公司 被告（上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会 基本案情 本申请是申请日为2004年5月13日、名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请，乙公司，丙公司（丁公司），公开日为2005年4月27日。 2007年3月9日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第一次审查意见通知书。2007年8月24日，戊公司针对第一次审查意见通知书进行了修改。2009年6月26日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第二次审查意见通知书。2009年9月11日，戊公司针对第二次审查意见通知书提交了相关材料。 2009年12月4日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-31不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定，超出了原始说明书和权利要求书所记载的范围。戊公司对上述驳回决定不服，于2010年3月18日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书，删除了驳回决定所针对的权利要求1-13，适应性地修改了权利要求14-31的编号。 经形式审查合格，专利复审委员会于2010年5月11日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。 2010年11月22日，己公司发出的复审通知书中指出：权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，权利要求2-13亦不具备创造性。庚公司于2011年1月6日提交了意见陈述书，未修改申请文件。 2011年3月15日，专利复审委员会作出第30895号决定，认定：在对比文件1的基础上结合本领域公知常识得到权利要求l所要求保护的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求l所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。 基于上述理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2009年12月4日针对本申请作出的驳回决定。 庚公司不服提起行政诉讼，其认为第30895号决定显然已认定驳回决定所针对的文本的修改并没有超出原始说明书和权利要求书所记载的范围，据此专利复审委员会应当撤销驳回决定，返回原审查部门继续审查，但专利复审委员会却以新的有关创造性的反对意见维持了驳回决定。此做法违反了《审查指南》中的相关规定，且在复审阶段提出有关创造性的反对意见，辛公司不可能有足够的时间和机会进行争辩。因此，第30895号决定存在程序错误。请求人民法院依法撤销第30895号决定，并重新作出复审决定。 审理结果 北京市第一中级人民法院于2011年12月19日作出（2011）一中知行初字第2876号行政判决书，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第2目之规定，判决：一、撤销专利复审委员会于二○一一年三月十五日作出的第30895号决定；二、专利复审委员会就本申请重新作出复审决定。判决做出后，专利复审委员会不服，向北京市高级人民法院提起上诉。 北京市高级人民法院于2012年12月20日作出（2012）高行终字第1486号行政判决书，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。 裁判理由 法院生效判决认为：壬公司在复审程序中所修改的本申请权利要求书符合《专利法》第三十三条和2002年修改的《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第六十条第一款的有关规定，消除了驳回决定所指出的缺陷，但认为修改后的权利要求1不具备创造性，并且认为其属于明显实质性缺陷的范畴，故作出第30895号决定维持了驳回决定。由于涉案驳回决定系针对本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，庚公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在第30895号决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴。同时，专利复审委员会关于节约当事人时间、避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡的上诉主张，亦不能作为其作出第30895号决定具有合法性的依据。因此，一审判决认定第30895号决定程序违法，并予以纠正并无不当。 《审查指南》第四部分第一章第2.4节中规定，专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制，但这并不意味着专利复审委员会对案件依职权进行审查的范围不受任何限制。根据本案的上述认定，专利复审委员会在第30895号决定中引入新理由显然不属于其可以适用依职权原则的范围。 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款2项2目 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 第60条1款