侯某、陈某诉广东南海市南庄铝型材厂、乙公司、丙公司、南海市南庄华亚铝型材厂专利实施合同纠纷案((1999)粤法知终字第63号)

侯某、陈某诉广东南海市南庄铝型材厂、乙公司、丙公司、南海市南庄华亚铝型材厂专利实施合同纠纷案 广东省高级人民法院 民事判决书 （1999）粤法知终字第63号 上诉人（原审原告）侯某，男，1957年5月17日出生，甲公司股东，住广州市中山四路秉政街36号2楼。 诉讼代理人何某，某律师事务所律师。 上诉人（原审原告）陈某，男，1964年5月30日出生，甲公司股东，住广州市和平南新街8号508房。 诉讼代理人何某，某律师事务所律师。 上诉人（原审原告）甲公司（丁公司），住所地广州市周门路36号之202房。 法定代表人侯某，总经理。 诉讼代理人何某，某律师事务所律师。 上诉人（原审被告）乙公司（戊公司），住所地南海市某地。法定代表人马某，经理。 诉讼代理人徐某，某律师事务所律师。 诉讼代理人吴某，该公司干部。 原审被告南海市南庄铝型材厂（下称南庄铝材厂），住所地南海市某地段。 法定代表人吴某，经理。 己公司（庚公司），住所地南海市某地段。 法定代表人马某，经理。 原审被告南海市南庄华亚铝型材厂（下称华亚厂），住所地南海市某地中段。 法定代表人吴某2，经理。 上诉人侯某、陈某、辛某壬公司等专利实施许可合同纠纷一案，双方均不服佛山市中级人民法院（1998）佛中法知初字第42号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 经审理查明：1996年10月17日，国家专利局受理了侯某、陈某“具活叶功能的推拉窗”实用新型专利的申请，1998年1月17日授予专利权。据专利证书记载，该专利的专利号为ZL96247308．1，设计人和专利权人均是侯某、陈某。1997年10月23日，以侯某、陈某作为乙方，癸公司作为甲方签订1份《“活页功能的铝合金门窗”专利实施合同书》，约定：乙方许可甲方实施“具活页功能的铝合金推拉窗”专利技术，并指定甲方为本专利在全国惟一的生产和销售厂家。乙方负责提供图纸和技术，解决生产中的技术问题，提供专利产品所需的专用配件。甲方负责本专利产品的模具和型材的生产和费用，并负责对该产品的宣传、推广和销售（广州辖区除外），如实向乙方反映专利产品的销售情况，按销售数量每吨向乙方支付专利实施许可费1100元。合同还约定甲方在本协议生效后15天内出子公司，甲方未经乙方同意，不得与第三方联营、合作。甲方若出现违约行为，乙方有权终止本协议，另外寻求新的合作伙伴，若由于甲方违约造成提前终止本协议，甲方应支付违约金300万元给乙方。乙方若出现违约行为，甲方有权终止本协议，若因乙方违约提前终止本协议，乙方的专利技术归甲方所有，并支付违约金100万元给甲方。该合丑公司加盖印章。乙方由侯某、陈某签名。寅公司等作为鉴证人在合同上加盖了印章。该合同在侯某、陈某获得专利权证书后没有重新签订，也未向国家专利局备案。合同签订后，南庄铝材厂依约于1997年11月6日支付了50万元给侯某、陈某。同年12月9日，侯某、陈卯公司，以实施专利及履行合同。同年12月27日，辛某退回20万元给南庄铝材厂。1998年2月18日，侯某、辰公司的名义与南庄铝材厂签订《补充协议》，约定，南庄铝材厂负责专用加工机具、界床、专用配件的全国销售，辛某负责广州辖区的销售及承接工程并设计生产以上机具和配件。首期定制机具8套，专用界床1套，专用配件1万套和非专用配件1000套，共计283 660元，巳公司，合同还约定了其他内容。《补充协议》签订后，南庄铝材厂依约印刷了该专利产品的宣传册向客户发送。午公司和南庄铝材厂的名义印刷专利产品的安装指南。1998年5月5日，广东省建设工程质量安全监督检测总站通过了该专利产品的检测报告，未公司没有交给南庄铝材厂。同年6月24日，南庄铝材厂由南海市南庄建航塑料厂业主吴某2接管，并于同年7月14日在原厂址另注册成立了华亚铝材厂，负责人是吴某2，经济性质是私营企业（独资经营）。侯某、陈某与吴某2就履行南庄铝材厂与其签订的原专利实施许可合同进行协商，双方未达成协议，侯某等认为变更合同主体是不履行合同的违约行为，遂于1998年8月12日向佛山市中级人民法院提起诉讼，申公司支付违约金300万元及销毁模具交还资料，并承担本案诉讼费。 另查，南庄铝材厂是1993年注册成立的集体企业，酉公司。癸公司是1993年5月29日注册成立的港资合资企业，南庄铝材厂的戌公司的总经理。南庄铝材厂还向法院提供了亥公司、甲23公司和南海市南庄建航塑料厂签订的《南庄铝材厂股权转让合同书》，其中写明，乙24公司、甲23公司和南海市南庄建航塑料厂，经协商同意将南庄铝材厂转让给南海市南庄建航塑料厂，重新办理工商登记、企业执照、银行开户、税务登记、公章印鉴等，但原南庄铝材厂的营业执照予以保留。该协议还于1998年10月27日由南海市南庄镇法律服务所见证。丙25公司于1999年7月10日出据《证明》，证明“南庄铝材厂以2500万元价格转让给南海市建航塑料厂（吴某2），到目前为止，南海市南庄建航塑料厂（吴某2）已履行了合同书约定的义务”。 再查，1997年3月25日，南海市人民政府发出南府（1997）44号文，要求企业加快实现转制。南庄镇人民政府于1997年12月17日发出南政字（1997）41号“批转南庄镇转制办关于《南庄镇集体企业实行内部股份合作制的试行办法》的通知”，其中提出转制可出让部分产权给外商，也可兼并、转让、拍卖、租赁、承包等。1998年12月24日南庄镇政府“关于南庄镇镇属企业转制工作情况的函”中所述12家转制企业名单上写明“南庄铝材厂转让给吴某2”。 本案一审过程中，华亚厂于1998年10月23日出据1份《承诺书》，表示愿意履行原南庄铝材厂与侯某等签订的合同及补充协议。 案经佛山市中级人民法院审理认为：原告与南庄铝材厂签订的专利实施许可合同虽未到国家专利局备案，但不影响合同的效力。鉴于合同双方的真实意思表示，并已开始履行，故合同及补充合同为有效合同，受法律保护。丁26公司虽不是专利权人，但是两专利权人为履行专利实施许可合同自行开办的，戊27公司履行合同，己28公司作为本案的原告并无不当。南庄铝材厂提出的理由不予采纳。鉴于本合同为有效合同，双方当事人应恪守信誉，严格履行。而南庄铝材厂在履行过程中，丙25公司将南庄铝材厂转卖他人，不能继续履行合同。购买南庄铝材厂的华亚铝材厂要求变更原合同的内容，原告不同意，双方未能达成新协议，南庄铝材厂也没有自己的财产和经营场所，名存实亡，不具民事行为能力和责任能力，无法继续履行合同，其在未征得原告同意之前单方终止合同，属于违约，应承担违约责任。至于诉讼中，华亚铝材厂又愿意履行南庄铝材厂与原告签订的专利许可合同，但原告仍不接受，故原告与南庄铝材厂签订的实施许可合同应予终止。华亚铝材厂不承担责任。癸公司参与和原告的签约，但实际履行是南庄铝材厂，庚29公司也不承担责任。由于南庄铝材厂违约，但其无力承担违约责任，辛30公司既是南庄铝材厂的开办单位，又是转卖后的受益人，且享有50％的股权，壬31公司承担本案全部责任。原告请求赔偿300万元的理由不充分，因为双方签订的违约条款“被告违约赔偿300万元，原告违约赔偿100万元”显失公平。由于本合同履行的时间较短，尚未取得实际效益，故以合同约定的最低违约标准计算。原告请求销毁不属于侵权的模具的理由不充分，不予支持。依据《中华人民共和国经济合同法》第29条、第39条、第38条、第32条第1款的规定，判决如下：1．原告侯某、陈某、甲公司与广东南庄铝型材厂、丙公司签订的具活页功能的铝合金门窗专利技术实施许可合同和补充协议予以解除。2．癸32公司应在本判决发生法律效力后10日内支付100万元违约金及交还原告交付的专利工具及专利资料等给原告，逾期支付按中国人民银行规定的同期商业银行贷款利率加倍支付迟延履行金。案件受理费25 010元，乙公司负担。 侯某、陈某、辛某丙25公司均不服一审判决，向本院提起上诉。侯某、陈某、辛某上诉认为：原判认定事实基本清楚，但适用法律错误。合同约定，如果我方违约，不但要支付违约金100万元，而且专利技术归对方所有，如果对方违约，应支付违约金300万元。这一约定是公平的，不属显失公平。子33公司等支付违约金100万元，适用法律不当。上诉请求：丑34公司等依合同支付300万元违约金并承担本案一、二审诉讼费。 丙25公司上诉认为：专利实施许可合同是侯某、寅35公司签订的，辛某不是合同主体，也不是专利权人，一审故意笼统认定“原告与南庄铝材厂签订专利实施许可合同”，属认定事实不清。由于合同没有登记和公告，应认定为无效。其次，丙25公司根据南海市人民政府（1997）44号文件及南庄镇人民政府（1997）41号文件将南庄铝材厂转制为华亚铝材厂，这一转制行为，不是为了逃避法律责任，不是违约行为，而是执行国家政策的合法行为。一审将转制认定为卖厂，要求我方承担违约责任，认定事实和适用法律均有错误。上诉请求：撤销原判，依法改判。 本院认为：1997年10月23日陈某、侯某与南庄铝材厂所签订的《“活页功能的铝合金门窗”专利实施合同书》，是双方当事人自愿协商后达成的一致协议，尽管合同签订时，侯某、陈某还未取得该技术的专利权，但随后于1998年1月17日获得授权，取得专利证书。因此，前述合同应视为专利实施许可合同。根据我国《专利法》及其实施细则的规定，专利实施许可合同应采取书面形式，并应当自合同生效之日起3个月内向专利局备案。备案不是专利实施许可合同生效的必要条件，只是专利行政部门在管理过程中所采取的一种措施，备案与否并不影响合同的效力。南庄铝材厂上诉以该合同未经公告和登记为由，主张合同无效，没有法律依据，本院不予采纳。双方所签《“活页功能的铝合金门窗”专利实施合同书》应确认为有效。1998年2月18日，侯某、辰公司的名义与南庄铝材厂签订的《补充协议》，辛某虽然不是专利权人，但在合同中是以专利权人的身份出现的，南庄铝材厂对此并无提出异议，辛某是专利权人为了履行其与南庄铝材厂所签专利实施许可合同而成立的，因此，辛某作为本案的原告并无不当。《补充协议》卯36公司与南庄铝材厂的真实意思表示，其内容没有违反法律规定，依法也应确认为有效，对双方当事人均有约束力。在合同履行过程中，南庄铝材厂根据南海市、南庄镇的有关企业改制的文件要求将该厂以2500万元的价格转让给吴某2，虽然吴某2是南海市南庄建航塑料厂的业主，南海市南庄建航塑料厂又是南庄铝材厂的股东之一，但股权转移以后，南庄铝材厂仅仅保留了一个营业执照，吴某2在原南庄铝材厂的厂址成立了华亚厂，重新进行了工商登记，领取了营业执照，南庄铝材厂实际上已名存实亡，而且随着华亚厂的注册成立，华亚厂与南庄铝材厂在法律上已不能视为同一主体，对外来说，合同的主体已发生了变化，故侯某、陈某认为南庄铝材厂在履行合同中变更合同主体，违反约定，理由充分，本院应予支持。南庄铝材厂上诉认为该厂是根据政府的文件进行转制，因而便不属违约，缺乏法律依据，本院予以驳回。依照双方在《“活页功能的铝合金门窗”专利实施合同书》中的约定，若南庄铝材厂违约，应支付违约金300万元给侯某、陈某；若侯某、陈某违约，除其专利技术归南庄铝材厂所有，并应支付违约金100万元给南庄铝材厂。该条款所约定的违约责任，是双方当事人的真实意思表示，其内容也是基本公平的，一审认为约定不公平欠妥，本院予以纠正。但鉴于南庄铝材厂的违约行为发生在合同签订后双方准备实际履行前，属于早期违约，没有给侯某等造成严重损失，侯某等也未举出可信证据证实其有约定的巨额损失。在诉讼过程中，华亚厂又主动做出书面承诺，表示继续履行南庄铝材厂在原合同中的义务，因侯某等仍不同意才致纠纷。因此，南庄铝材厂尽管违约，事前事后主动协商，其主观上并无恶意，客观上也未造成严重损失，故综合考虑违约时间、程度、主观过错等因素，一审判令南庄铝材厂支付违约金人民币100万元，尚属适当。侯某等上诉要求支付违约金300万元、南庄铝材厂上诉要求不承担违约金，均缺乏依据，本院不予支持。原判结果可以维持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款第（1）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本上诉案受理费人民币50 020元，辰37公司各承担25 010元。 本判决为终审判决。 审　判　长　邱文宽 代理审判员　张某 代理审判员　欧某 2000年3月22日（院印） 书　记　员　饶　清 本案法律依据 中华人民共和国经济合同法(1993修正)[失效] 第29条 中华人民共和国经济合同法(1993修正)[失效] 第32条1款 中华人民共和国经济合同法(1993修正)[失效] 第38条 中华人民共和国经济合同法(1993修正)[失效] 第39条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正)