甲公司与江海红发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书

甲公司与江某发明专利实施许可合同纠纷一审民事判决书 北京知识产权法院 民事判决书 (2017)京73民初478号 原告：甲公司，住所地河北省廊坊市大厂潮白河工业区。 法定代表人：张某，董某。 被告：江某。 委托诉讼代理人：胡某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马某，某律师事务所律师。 乙公司（丙公司）与被告江某技术合作开发合同纠纷一案，本院于2017年6月12日受理后，依法组成合议庭，于2019年7月10日公开开庭进行了审理。丁公司的法定代表人张某，被告江某的委托诉讼代理人胡某、马某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 丁公司向本院提出诉讼请求：1、中止双方签订的《专利技术引进合作协议书》（简称涉案协议）；2、判令江某返还25万元并支付违约金25万元。事实和理由：2015年6月12日，戊公司与江某签订涉案协议，约定江某负责带领研发团队按照研发内容和进度完成研发产品研发工作；江某提供特殊主要材料，戊公司采购并承担费用。戊公司按江某研发进度计划完成检测认证，承担研发产品相关检测费用，双方组织相关专家鉴定、推广。当日，戊公司如约支付江某25万元。但江某至今未履行合同义务。后经廊坊科委及武汉理工大学深入合作查证，戊公司引进江某的美国专利（专利号为US8070876）和第201110114683.X号中国专利内容一致，是做普通墙体防火保温板材料，和厚涂型防火涂料技术无关。江某以美国首席科学家、材料博士身份，利用北京新机场急需的厚涂型防火涂料商机，使用美国其他类专利签订涉案协议。江某的行为已构成实质上的违约，己公司投资并承担违约赔偿责任。 江某辩称：涉案协议签署后，戊公司支付首期研发费用25万元，江某开始租赁场地、组织人员、购进设备和原材料开展研发工作，包括撰写相关文件和开展实验研发样品等具体工作，投入的人力、物力和财力的总金额总计482700元。庚公司不再支付后期费用。戊公司拒不付款后，江某通过其他渠道取得国家科技创新，加上自筹资金，于2016年9月13日将研发产品提交检测中心进行检测并获通过。辛公司提出解除涉案协议，江某表示同意。壬公司，江某不存在任何违约，故江某不同意返还款项亦不同意赔偿损失，江某为履约支付癸公司负担。 本院经审理查明： 涉案专利系名称为“含相变材料的防火保温水泥泡沫”、专利号为US8070876的美国专利，申请日为2011年5月5日，授权公告日为2011年12月6日，专利权人为江某。 涉案专利独立权利要求如下：聚氧乙烯烷基醚、烷醇硫酸盐和蛋白质，以及约0.02-1.5wt%的所述聚合物胶乳。 涉案专利摘要：本发明提供一种具有热能储存能力的防火保温泡沫水泥复合材料，用于生产墙体保温板，钢结构防火包层，防火墙或门板的内芯等。该复合材料表现出更好的节能性能，其中相变材料（例如微胶囊）与煅烧石膏和水硬性水泥的水泥复合物、轻骨料、聚合物胶乳和发泡溶液一起使用以在水泥其中产生稳定的气泡。煅烧石膏和水硬性水泥的重量比范围为约1:3至约3:1。该复合材料还包括增强纤维、表面活性剂、无机阻燃剂和其他添加剂。相变材料的存在不仅提高了固化水泥泡沫的节能效率，而且改善了煅烧石膏与水泥浆料在混合和硬化时的相容性。 2015年5月12日，戊公司张某致函江某，主要内容如下：今需要新材料推广至河北科委上报新技术新材料，如申报成功，第一全部用于今后合作项目的科研设施和材料，第二如不生产，双方各分50%科研基金（去除科委费用）。 2015年6月12日，江某（甲方）戊公司（乙方）签订涉案协议，载明：第一部分总则鉴于：甲方拥有国际上硅酸盐气凝土发泡防火保温发明型专利技术，乙方具备实施这些技术的企业法人资格、物质条件和必要的资金，为了海外归国科技人员国际创新科成果转化，并填补了国际上防火保温材料应用空白，满足新形势新法规防火保温要求，利国利民，双方经过充分协商，乙方愿意按甲方专利技术推广最新节能型防火保温材料等相关产品，并愿和甲方共同合作经营本协议项目。一、合作项目名称：厚涂型防火节能保温涂料。二、合作期限：1.合作期限10年，自本协议双方签字盖章之日起计算；三、甲乙双方一致同意，双方对于执行本协议时的一切经营管理决策行为，除按照本协议有明确的执行约定外，均按照一切经营管理决策行为由双方书面签字确认有约束力文件原则执行，其他任何单方经营管理决策行为及文件对甲乙双方均无约束力。第二部分研发部分一、甲方负责带领研发团队按照研发内容和进度完成研发产品研发工作；1.研发内容如下：1）提供厚涂型防火涂料检测样品；2）厚涂型防火涂料相关施工工艺要求；3）明确该厚涂型防火涂料的系列规格参数及技术要求；2.研发进度和技术指标：按甲乙双方商定时间完成研发样机及相关实验技术指标。二、甲方提供特殊主材，由乙方采购并承担费用。乙方按甲方研发进度计划完成检测认证，乙方承担研发产品相关检测费用，双方组织相关专家鉴定、推广。第三部分成果归属一、甲乙双方约定，履行本合同所产生的所有技术内容及商业信息均属商业秘密，属甲方所有；研发定制产品的专利申请权归属甲方，合同到期后归甲方所有。二、专利权在本合同期内乙方拥有使用权。三、甲乙双方约定，合同期内乙方不得单方转让或许可第三方。四、后续改进的提供与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的专利技术，甲乙方在合同期限内有权免费共同使用。第五部分成本、费用投入及利润分配原则一、研发阶段1.项目研发阶段，乙方承担研发产品检测等费用，乙方初期投入50万元资金，用于产品研制、喷涂实验设备，检测认证等等费用，合同签定后马上支付甲方25万元，检测认证时付清25万。如检测认证费用不足，另行追加。启动项目后根据项目资金需要投入1000～5000万专用资金，用于扶植项目推广应用。如有政府申请补贴全部用于此项目，报销全部用于科研和所需专用设备检测认证的费用。二、利润分配原则1.甲乙双方研发阶段的费用计入项目成本。1）项目毛利润组成及分配原则。2）研发的系列产品，由双方协商确认市场定价。3）产品量产销售后，按回款税后利润甲乙方协商分红2/8比例或按甲方价格采购。第七部分通讯联络双方认为，任何事项的交流，均有直接面对面沟通的必要。为避免工作疏漏，确认如下联络方式作为应急补充。双方均有以有效方式联络的义务，均有变更联络方式后及时通知对方的义务。甲方联络人：江某， 【邮箱已隐去】 乙方联络人：决1）针对厚涂型防火涂料项目，甲乙方不得单方与第三方直接合作或间接合作生产、销售研发的产品，如单方终止合作后自行或与第三方直接合作、间接合作生产、销售研发的产品，由违约方承担直接经济损失。同日，戊公司依约向江某支付了首笔款项25万元。 2015年6月12日，戊公司向廊坊市科学技术局递交《廊坊市企业技术研究开发中心建设项目申请书》，申请2015年定额补助式资助，项目名称为廊坊市防火保温涂料技术研发中心。该申请书载明的建筑项目摘要如下：蓄能节能型钢结构防火保温涂料具有保温性能、物理机械性能强又有良好的防火能力，彻底根除火灾隐患、耐火极限长达3小时等优点。1.保温技术的研发：利用先进的发泡工艺和稳泡技术，是使用少量的相变微胶囊因子就可使保温材料的能效提高一倍，比常用的聚苯保温板的保温效率提高近10倍。2.防火技术的研发：将保温性能优异的轻骨料和微胶囊包覆的相变蓄能材料与膨化基体混合分散，使胶凝基体和骨料之间建立有效的粘结和包覆，有良好的防火能力，彻底根除火灾隐患，耐火极限长达3小时的无机微发泡结构。子公司的生产能力，克服国内同类产品的缺陷与不足，达到了防火、保温、防锈一体化的集成效果，彻底根除火灾隐患。无污染物排放，是真正意义上的制造从生产到应用全过程的绿色环保安全的节能安全防护新产品技术。丑公司承担，项目负责人张某和江某，起止日期2015年6月至2015年12月。戊公司邮箱为【邮箱已隐去】。 2015年6月13日，戊公司（【邮箱已隐去】）向江某发送主题为“Fw：京潮鑫港”的电子邮件，告知江某进入廊坊科技信息网的科技计划管理系统平台，寅公司用户名和密码进行在线申报，填写项目内容。 2015年6月22日，卯公司（【邮箱已隐去】、【邮箱已隐去】）发送主题为“Re：研发中心考查内容”的电子邮件，称“张总、小毛，请查收附录的文件。需要添加研发中心机构设置和章程内容。”其附件为防火涂料实验中心申请文件。 2015年6月23日，卯公司（【邮箱已隐去】）发送主题为“防火保温涂料PPT”的电子邮件，辰公司的《NCC纳米微孔硅酸盐气凝土钢结构防火保温涂料及芯材》PPT，载明该材料技术设计理念为：用一种轻质无机基体有效包裹隔离轻骨料；轻骨料具有良好的保温性能；无机基体不燃，具有优良的耐火性；二者结合，既彻底根除了火灾隐患，又最大限度的提高了钢结构建筑的保温性能。该PPT附有《钢结构防火保温涂料性能指标》，经对比，该指标与GB14907-2002《钢结构防火涂料》的标准要求基本相同。 2015年6月29日，卯公司（【邮箱已隐去】、【邮箱已隐去】）发送主题为“Re:研发中心考查内容”的电子邮件，称“张总可以添加如下内容。目前，国内钢结构防火涂料不具有保温功能，同时与带锈钢材的粘结力差，喷涂前需要对所有喷涂表面进行除锈，然后喷涂防锈底漆对钢材进行防锈处理。而且国内产品质量不稳定，据报道在消防多次抽检中90%以上产品达不到消防规定的耐火要求。我们项目要生产的钢结构防火涂料由微小的泡孔结构构成，材料本身导热系数低，保温性能好，与带锈钢材粘结力强，施工前不用对钢结构材料进行单独步骤的除锈和防锈处理，大大节约了施工成本，是兼具防火、保温、防锈多功能于一体的新型钢结构防护材料。由于我们项目防火保温涂料产品所用的绝大部分原材料都进行了国产化改进，所以与进口的国外知名品牌，巳公司的产品相比，产品质量相当，但原材料成本大幅度降低，在某些性能方面，如耐火耐潮湿性，午公司的同类产品。”同日，戊公司（【邮箱已隐去】）向江某发送主题为“京潮鑫港”的电子邮件，其附件为“京潮鑫港”。 2015年7月4日，卯公司（【邮箱已隐去】）发送主题为“RE：防火保温涂料技术项目申报修改完善”的电子邮件，称“张总、小毛，请查收附录的修改稿。”其附件为防火涂料实验中心申请文件。 2015年8月23日，卯公司（【邮箱已隐去】）发送主题为“防火涂料产品说明书”的电子邮件，称“张总，请查收附录的说明书，等我们有了进一步的测试结果和具体产品信息后可以再补充。”其附件为防火涂料产品说明书，该说明书记载的新型钢结构防火保温涂料性能指标与前述防火涂料实验中心申请文件所记载的“轻质硅酸盐气凝土钢结构防火保温涂料的预期性能指标”完全相同。 2015年10月6日，卯公司（【邮箱已隐去】）发送主题为“回复：防火涂料产品介绍·第二版”的电子邮件，称“张总，请查收修改后的新型防火涂料介绍。”其附件为防火涂料产品介绍。随即，戊公司（【邮箱已隐去】）回复江某，称“收到，在阅！” 2015年11月25日，卯公司（【邮箱已隐去】）发送主题为“防火保温涂层材料施工工艺要求”的电子邮件，称“张总，请查收附录的防火保温涂层材料施工工艺要求。我方已做好了制作认证送检样品的各项准备工作。项目应该按照双方签订的合作协议进行，贵方应提供后半部分的研发资金。”其附件《EcoGraftR厚涂型防火保温涂层材料EG-5施工工艺要求》载明：EcoGraftREG-5适用于结构钢梁、钢柱、托梁、顶板及混凝土表面。产品特性及优点：具有无机纳米微孔基材结构，防火隔热性能更优异；导热系数低，阻断因钢结构产生冷热桥，使钢结构建筑更加安全和节能；对于钢材及混凝土表面粘结力强，不脱落、不掉粉；耐候耐久性好，即可用于室内，也可用于室外；施工简便，不用对钢材表面喷砂除锈，可直接喷涂施工；无卤，不腐蚀钢材，并且有防锈功能。针对钢结构及混凝土表面要求、材料混合、施工和环境条件均作了相应说明。 2015年12月，未公司成立廊坊市防火保温涂料技术研发中心。 在本案审理过程中，江某还提交了如下证据：1.北京建筑材料检验研究院申公司出具的《检验报告》。该检验报告附有耐火性能试验前后照片，其内容显示：2016年9月13日，酉公司委托北京建筑材料检验研究院申公司针对其生产的“NCC防火隔热涂料”样品进行检验，检验项目为“在容器中状态、干燥时间（表干）、初期干燥抗裂性、粘结强度、抗压强度、干密度、耐水性、耐冷热循环性、耐火性能”。北京建筑材料检验研究院申公司于2016年12月21日出具检验结论，除干密度不符合GB14907-2002《钢结构防火涂料》中室内厚型钢结构防火涂料（NH）指标要求，其余项目均符合相应指标要求。2.戌公司于2015年6月30日签订的厂房租赁协议，租赁期自2015年7月29日至2016年7月28日；3.亥公司甲23公司于2015年7月1日签订的《工业品买卖合同》及中国银行存款交易明细对账单；合同标的为卧式螺带混合机，金额10.8万元（已支付）；4.美元账单（未翻译）及费用明细。5.应急管理部消防产品合格评定中心官方网站的网页截屏，载明：钢结构防火涂料的认定依据标准为GB14907；认证流程包括：提交认证委托—合同评审—签订合同、缴费—企业质量保证能力和产品一致性检查（乙24公司检查）—是否符合认证要求—产品抽、封样—指定检验机构型式试验—认证决定—颁发证书、信息发布等。戊公司不认可上述证据的真实性、关联性。 在本案审理过程中，戊公司还提交了如下证据：1.名称为“一种蓄能节能型泡沫石膏水泥复合材料及其制备方法”的第201110114683.X号中国发明专利申请公开文本；权利要求1为：“一种蓄能节能型泡沫石膏水泥复合材料，其特征在于：按组分的重量百分配比，包括：复合胶凝材料30-80%、轻骨料0.5-30%、相变蓄能材料0.5-30%、聚合物乳液0.5-15%、泡沫及发泡剂0.5-25%、水8-50%。”2.酉公司的宣传单及北京加盟厂检测报告。3.酉公司（法定代表人江某2）、丙25公司（法定代表人江某）。4.江某的博士学位等相关证书和简介。5.丁26公司及其喷头的照片。6.酉公司的依科A级防火保温板的产品宣传页。7.戊公司于2019年7月23日在武汉的927元住宿费发票。8.戊27公司己28公司（法定代表人吕某）的工商信息、戊27公司网站的网页截屏，显示NCC墙体自保温材料的应用并附产品图片。9.戊公司声称自己研发的喷涂工具及部分设备配件照片。江某认可证据1-7的真实性，但不认可关联性；不认可证据8-9的真实性和关联性。 在本案审理过程中，本院于2017年7月6日向江某送达起诉状副本等相关诉讼材料未成功，遂与江某电话联系要求其提供通讯地址，其指定通讯地址为北京市平谷区夏各庄镇张各庄杨占利。本院于2017年8月2日将起诉状副本等相关诉讼材料寄给杨占利，江某向本院提交的答辩状落款日期为2017年8月12日。 庭审中，戊公司明确其诉讼请求“中止涉案协议”变更为“确认涉案协议解除”，江某亦明确表示同意解除涉案协议。 庭审中，戊公司认庚29公司申报2015年定额补助式资金项目的申请文件，与涉案协议无关。定额补助式资金项目因江某未提供涉案专利引进使用权而中止。针对江某辛30公司（【邮箱已隐去】）要求提供后期款项的邮件，戊公司称该邮箱不是涉案协议约定的邮箱，其事先不知晓，不能证明关联性。江某则认为涉案协议所述项目是在涉案专利基础上进行研发的，并非涉案专利产品。 上述事实，有经双方当事人质证的涉案协议及付款凭证、来往电子邮件、双方提交的相关证据、当事人的陈述在案佐证。 本院认为： 壬31公司于2015年6月12日签订的涉案协议，系双方真实意思表示，内容未违反相关法律法规的规定，应属有效，双方均应依约认真履行。 涉案专利说明书摘要载明：本发明提供一种具有热能储存能力的防火保温泡沫水泥复合材料，用于生产墙体保温板，钢结构防火包层，防火墙或门板的内芯等。涉案协议约定的合作项目名称为厚涂型防火节能保温涂料。由此可见，涉案专利与涉案协议的标的属于相同技术领域的相关产品。从涉案协议的相关内容可知，戊公司与江某是在涉案专利技术基础上开展“厚涂型防火节能保温涂料”项目的研发、生产和销售等方面的合作。基于涉案协议“第二部分”明确约定了项目研发内容，故涉案协议的性质应为技术合作开发合同。 根据涉案协议“第五部分”约定，戊公司在项目研发阶段承担研发产品检测等费用，初期投入50万元资金，用于产品研制、喷涂实验设备、检测认证等费用。涉案协议签订后，康平依约向江某支付了25万元，履行了其研发初期的付款义务。 根据涉案协议“第七部分”约定，司与江某自2015年6月-10月期间的来往邮件可知，【邮箱已隐去】、【邮箱已隐去】癸32公司的电子邮箱，戊公司亦认可江某向上述邮箱发送了2015年定额补助式资金及防火保温涂料技术研发中心的相关申报材料。coGraftR厚涂型防火保温涂层材料EG-5施工工艺要求》的邮件，称其已做好了制作认证送检样品的各项准备工作，子33公司提供后半部分的研发资金。戊公司以该邮箱并非涉案协议约定为由予以否认，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。丑34公司收到江某的上述邮件。 根据涉案协议“第二部分”约定，江某负责的研发内容包括提供厚涂型防火涂料检测样品及相关施工工艺要求，并明确该涂料的系列规格参数及技术要求。江某提供特殊主材，戊公司采购并承担费用。戊公司按照江某研发进度计划完成检测谁，并承担研发产品相关检测费用。江某于2015寅35公司可以进行样品检测认证工作，庚公司未予以回应。卯36公司确未收到该邮件，直至本案诉讼长达两年时间，戊公司对涉案协议约定的合作项目不闻不问，亦有违常理。 综上所述，戊公司主张江某履行涉案协议存在根本性违约，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 关于涉案协议的解除问题，戊公司在庭审中明确变更诉讼请求，将“中止涉案协议”变更为“确认涉案协议解除”，江某对此不持异议。鉴于双方当事人解除涉案协议的意思表示真实，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定，本院依法确认涉案协议于2019年7月10日解除。 根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，本院判决如下： 一、辰37公司与被告江某签订的《专利技术引进合作协议书》于二〇一九年七月十日解除。 二、巳38公司的其他诉讼请求。 案件受理费八千八百元，乙公司负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，交纳上诉案件受理费，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 审　判　长　 彭文毅 人民陪审员　 刘敬文 人民陪审员　 韩君华 二〇一九 年 十二 月 二日 法 官助 理　 邱明东 书　记　员　 许辛敏 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第93条1款 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第64条1款