甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2015)高行(知)终4218号 审理法官： 谢某 袁某 王某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2017.12.18 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 质证 // 甲公司与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会因发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2015)高行(知)终4218号 上诉人（原审原告）甲公司，住所地美利坚合众国特拉华州纽卡斯尔郡威尔明顿市。 法定代表人理查德·科托索，副总裁、总顾问。 委托代理人李某。 委托代理人肖某。 被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦。 法定代表人葛某，副主任。 委托代理人韩某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人朱某，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。 乙公司（丙公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2015）一中行（知）初字第25号行政判决，于法定期限内向本院提出上诉。本院于2015年11月17日受理后，依法组成合议庭于2015年12月29日公开开庭进行了审理。丁公司的委托代理人李某、肖某，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人韩某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院认定，涉案专利系201010118314.3号“用于制作窗口遮蔽的方法”发明专利申请（简称本申请），戊公司。针对本申请，中华人民共和国国家知识产权局原审查部门以权利要求1、2、5、8、9的修改不具备2001年修订的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条的规定为由，驳回了本申请。己公司不服向专利复审委员会提出复审申请。2014年5月23日，专利复审委员会作出第66783号复审请求审查决定（简称第66783号决定），维持中华人民共和国国家知识产权局作出的驳回决定。己公司不服并提起行政诉讼。 北京市第一中级人民法院认为，庚公司提交的证据可知，己公司母案申请的发明名称为“用于制作具有可操作式叶片的窗口遮蔽件的装置和方法”，其母案权利要求保护的技术主题是方法和制作装置，而本申请权利要求1所要保护的技术主题“一种用于建筑开口的遮蔽件的面板和辊的组件”，本申请权利要求1所要保护的主题名称在其母案中并没有记载，即本申请权利要求1属于新增加的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。因此，专利复审委员会认定修改后的权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围正确，应予以支持。本申请权利要求1技术特征“所述辊在第一方向上的运动”，其修改基础是“当辊60在逆时针方向旋转时”。特征“第一方向”系对“逆时针方向旋转”的上位概括，“第一方向”可以是“逆时针方向旋转”或“顺时针方向旋转”，该上位概括超出了原说明书和权利要求书记载的范围。本申请权利要求1所保护的主题在原权利要求书中没有出现过，部分技术特征超出了原说明书和权利要求书记载的范围。因此，本申请权利要求1不符合专利法第三十三条的规定。 北京市第一中级人民法院依据2014年修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：辛公司的诉讼请求。 己公司不服原审判决并向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定。其主要上诉理由是：一、本申请权利要求1符合专利法第三十三条的规定。1、本申请权利要求1技术特征“所述辊在第一方向上的运动”未超出原说明书和权利要求书记载的范围。2、本申请独立权利要求1保护的主题在母案原权利要求书中是否出现过，或者本申请权利要求1是否相对于母案权利要求书而言属于新增加的独立权利要求，与本申请权利要求1是否符合专利法第三十三条规定无关。3、本申请经过修改的独立权利要求1的技术特征均记载在原母案申请说明书中，且能够解决、实现母案申请中记载的技术问题和发明目的，可以从母案申请的原始公开中直接、毫无疑义地确定。4、专利法、《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利审查指南》（简称《审查指南》）均未提及何为“二次概括”，本申请修改的权利要求仅为由能够从原始公开中直接得出的多个技术特征所组成的技术方案，并不是“概括”，更谈不上第66783号决定认定的“二次概括”。５、审查指南在涉及是否修改超范围时，均未提及“经过修改的权利要求的整体技术方”，专利复审委员会认为，权利要求的整体技术方案应当记载在原说明书和权利要求书中，如果该技术方案不能由原说明书和权利要求书直接地、毫无疑义地确定，则该权利要求不符合专利法第三十三条的规定，上述认定缺乏法律依据。二、基于本申请权利要求1同样的理由，本申请权利要求2-9亦符合专利法第三十三条的规定。 专利复审委员会服从原审判决。 经审理查明：本申请系201010118314.3号“用于制作窗口遮蔽的方法”发明专利，申请日为2005年8月19日，优先权日为2004年8月20日，公开日为2010年9月8日，壬公司。 2012年2月24日，中华人民共和国国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，理由是：权利要求1、2、5、8、9的修改不符合专利法第三十三条的规定。驳回决定所依据的文本为：分案申请递交日2010年1月19日提交的说明书第1-231段、说明书附图1A-1E，2-16，17A-17E，18A-18D，19-24，25A-25G，26，27A-27K，28A-28C，29A-29C，30A-30B,31-33,36-52、说明书摘要、摘要附图；2010年6月8日提交的说明书附图34和35；2011年4月25日提交的权利要求第1-9项。 己公司对上述驳回决定不服，于2012年6月11日向专利复审委员会提出了复审请求，提交了权利要求的修改替换页，参照图1-6以及说明书第9-16页修改了权利要求1、2、5、8和9，以及权利要求4-9的引用关系。己公司认为：上述修改克服了修改超范围的缺陷。 经形式审查合格，专利复审委员会于2012年7月13日依法受理了该复审请求，并将本案转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。 专利复审委员会于20癸公司发出复审通知书，指出：本申请的权利要求的修改不符合专利法第三十三条的规定，具体理由是：根据申请号为“200580035341.1”的母案的申请日提交的原说明书和权利要求书（下称“原说明书”和“原权利要求书”）的记载可知，原权利要求1-39要求保护的主题涉及用于制作窗口遮蔽件的装置和方法，说明书发明内容部分与原权利要求要求保护的主题相适应，因而原权利要求书和说明书发明内容部分均未记载修改后的权利要求1限定的技术方案；原说明书通过附图1-6及说明书第9页第1段至说明书第16页第2段的文字记载了一种建筑开口的遮蔽件的产品的具体实施方式，该具体实施方式中对构成遮蔽件的结构做了详细的记载，其中包括多个具体结构部件，也没有记载修改后的权利要求1限定的技术方案；并且，根据上述记载的内容，本领域技术人员也不能直接地、毫无疑义地确定修改后的权利要求1限定的技术方案。因此，修改后的权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围，引用权利要求1的从属权利要求也不符合专利法第三十三条的规定。 己公司于2014年1月23日提交了意见陈述书，同时提交了修改的权利要求书，删除了权利要求8、9与权利要求1相重复的部分特征。己公司认为：本分案申请的权利要求1-9可以由原始申请文件直接地、毫无疑义地确定。己公司还以表格的形式示出权利要求1-9中的各个特征的修改基础，以证明修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。己公司提交的权利要求书如下： “1.一种用于建筑开口的遮蔽件的面板和辊的组件，其包括：围绕水平中心轴线可反向地旋转的辊；垂直布置的柔性片材，其在上端处支撑在所述辊的第一凹槽内；一组垂直布置的平行操作元件，其布置在与所述柔性片材大致相同的平面内并且也在所述元件的上端处支撑在所述辊的第二凹槽内；多个平行的水平延伸的第一叶片，其各具有水平延伸的上翼片和下翼片，所述上翼片固定至所述柔性片材，并且所述操作元件不与所述上翼片和所述柔性片材连接在一起以在所述上翼片和所述柔性片材之间移动，所述下翼片固定至所述操作元件并且不连接至所述柔性片材，使得所述辊在第一方向上的运动使所述第一叶片处于大致平坦位置并且大致处于与所述柔性片材和所述操作元件相同的平面内，从而使所述第一叶片达到关闭位置，以及所述辊在所述第一方向上的进一步运动使所述操作元件相对于所述柔性片材被向上拉动并且使所述下翼片朝向所述上翼片移动，从而使所述第一叶片达到开启位置，所述柔性片材、所述操作元件和所述第一叶片可缠绕所述辊。 2.根据权利要求1所述的面板和辊的组件，其特征在于，当所述操作元件由所述辊在与所述第一方向相对的相反方向上移动时，所述第一叶片可从开启位置移动到关闭位置，并且当所述操作元件由所述辊在所述相反方向上进一步移动时，所述柔性片材、所述操作元件和所述第一叶片缠绕所述辊。 3.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，所述辊为伸长的并且具有大致圆柱形的构造。 4.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，各个第一叶片为柔性的。 5.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，各个第一叶片由具有折痕或铰链的半刚性材料制成。 6.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，所述操作元件为单丝线绳、织物的条带或纤维的线绳。 7.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，所述柔性片材为薄纱。 8.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，所述第一凹槽与所述第二凹槽周向间隔开。 9.根据权利要求1或2所述的面板和辊的组件，其特征在于，所述第一叶片的所述上翼片断续地固定至所述柔性片材，以便限定未固定位置，在所述辊的枢转移动在所述开启位置和所述关闭位置之间移动所述第一叶片时，所述操作元件可滑动地延伸通过所述未固定位置并且操作以选择性地移动所述下翼片朝向所述上翼片和远离所述上翼片。” 2014年5月23日，专利复审委员会作出第66783号决定。专利复审委员会在该决定中认为： （一）审查文本的认定 第66783号决定所依据的文本是：2014年1月23日提交的权利要求第1-9项，分案申请递交日2010年1月19日提交的说明书第1-231段、说明书附图图1A-1E，2-16，17A-17E，18A-18D，19-24，25A-25G，26，27A-27K，28A-28C，29A-29C，30A-30B，31-33，36-52、说明书摘要、摘要附图；2010年6月8日提交的说明书附图图34,图35。 （二）关于专利法第三十三条 （1）权利要求1请求保护一种用于建筑开口的遮蔽件的面板和辊的组件，根据原说明书和原权利要求书的记载可知，原权利要求1-39要求保护的主题涉及用于制作窗口遮蔽件的装置和方法，原说明书发明内容部分与原权利要求要求保护的主题相适应，因而原权利要求书和原说明书发明内容部分均未记载修改后的权利要求1限定的技术方案；原说明书通过附图1-6及第9页第1段至第16页第2段的文字记载了一种建筑开口的遮蔽件的产品的具体实施方式，该具体实施方式中对构成遮蔽件的结构做了详细的记载，其中包括多个具体结构部件，也没有记载修改后的权利要求1限定的技术方案；并且，根据上述记载的内容，甚至结合原说明书和权利要求书的其他部分，本领域技术人员也不能直接地、毫无疑义地确定修改后的权利要求1限定的技术方案。因此，修改后的权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条。 （2）基于与上述理由相同的理由，修改后的权利要求2-9记载的技术方案既未明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条。 （三）子公司的意见陈述 己公司在意见陈述中以对照表的形式提供了权利要求1-9中各特征的修改基础，以证明这些修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围。 专利复审委员会认为，判断修改是否超范围是依据原说明书和权利要求书记载的内容，不仅考虑技术特征，而且考虑技术特征构成的技术方案。本申请原说明书通过附图1-6及第9页第1段至说明书第16页第2段的文字记载了一种建筑开口的遮蔽件的产品的具体实施方式，该具体实施方式中对构成遮蔽件的结构做了详细的记载，其中包括多个具体结构部件。尽管修改后的技术特征均记载在原说明书中，但修改后的权利要求1限定的技术方案没有记载在原说明书和权利要求书中，丑公司在上述原始记载的基础上进行二次概括得到的技术方案，并不能够由原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图而直接地、毫无疑义地确定。因此，己公司的意见陈述不具有说服力。 专利复审委员会决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。 另查，原说明书第11页记载：“从中悬吊出、收起和促动遮帘的结构可采用不同于上述导轨中的圆柱体的形式。同样，遮帘可以不同的方向卷绕在圆柱体上，从而根据需要而从圆柱体的另一侧悬垂下来”；原说明书第5页记载：“图3是带可折叠或叶片的可收起式遮帘的端视图，其显示了部分收集在卷筒上的遮帘”。 己公司在复审意见陈述书中以表格的形式列出了权利要求1-9中各个特征的修改基础，共有18处修改。 上述事实，有经双方当事人庭审质证的驳回决定、第66783号决定、母案说明书、《复审、无效程序中意见陈述书附页》及庭审笔录在案佐证。 本院认为：专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。《审查指南》第一部分第二章规定，如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接、毫无疑义地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。第二部分第六章3.2节规定，分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明。 本案中，专利复审委员会认为，寅公司分案申请中的技术特征在原说明书中均有记载，但分案主题名称在原权利要求中没有体现，卯公司对原说明书中技术特征的概括形成了另外一种新的技术方案，该方案超出了原说明书和权利要求书的记载。对此，本院认为，发明主题名称的区别并不是判断修改超范围的依据，在第66783号决定中专利复审委员会仅给出了分案技术方案修改超范围的结论，并未明确指出哪些技术特征组合超出了原说明书和权利要求的记载，其结论依据不足。同时，“原申请记载的范围”既包括文字记载的内容，也包括本领域技术人员能够从原说明书和权利要求书中直接、毫无疑义地确定的内容，原说明书附图3为端视图，其显示辊60是逆时针方向旋转，而本领域普通技术人员可知，在相对端辊60必然为顺时针方向转动，辰公司将辊60转动方向概括为“第一运动方向”是合理的，并未超出原说明书和权利要求书的记载。专利复审委员会及原审法院认定本申请不符合专利法第三十三条认定有误，本院予以纠正。 综上，原审判决适用法律有误，应当予以纠正。己公司的上诉请求，有事实和法律依据，应当予以支持。本院依据2017年修订的《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定，判决如下： 一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2015）一中行（知）初字第25号行政判决书； 二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第66783号复审请求审查决定； 三、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就201010118314.3号“用于制作窗口遮蔽的方法”发明专利申请重新作出审查决定。 一、二审案件受理费各人民币一百元,均由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（均于本判决书生效之日起七日内交纳）。 本判决为终审判决。 审判长　　谢某 审判员　　袁某 审判员　　王某 二〇一七年十二月十八日 书记员　　宋某 本案法律依据 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条1款2项 中华人民共和国行政诉讼法(2017修正) 第89条3款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法 第69条