甲公司乙公司侵害商标权纠纷案

裁判规则 关键词：商品流通领域,识别商品来源,使用行为 核心问题：1.经营者未经商标注册人许可，在尚未进入商品流通领域的同种商品上贴附与其注册商标相近似的标识，是否构成商标侵权？ 裁判要点：根据《商标法》第五十七条第（二）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，应当属于侵犯商标权的行为。商品经营者是否有使用商标的行为，是认定其是否侵犯商标权的前提。商标的主要功能在于识别商品来源，而只有在商品进入商品流通领域后，商标的这一功能才能得以发挥，也才能够认定商品经营者使用了商标。因此，经营者未经商标注册人许可，在尚未进入商品流通领域的同种商品上，贴附与其注册商标相近似的标识，不属于商标法意义上的使用行为，不构成商标侵权。 （北大法宝编写） 甲公司乙公司侵害商标权纠纷案 原告：某电机集团公司 被告：某贸易进出口公司 甲公司乙公司发生侵害商标权纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。 甲公司诉称，原告历经十多年的发展已经成为一家经营范围包括机电生产产业到进出口贸易、房地产业等的大型综合性企业集团。原告申某册的“MATRIX”商标于2004年1月28日获得国家商标局核准，商标注册号为第3212919号，核定使用商品第7类离心机、交流发电机、发电机（组）等，注册有效期至2014年1月27日。原告收到海关通知，被告出口至伊拉克的360台涉嫌侵犯原告“MATRIX”商标的汽油发电机组已被依法查扣。原告认为，被告未经许可大量生产、销售侵权产品，侵犯了原告的注册商标权，给原告造成了极大的经济损失，应当依法承担侵权赔偿责任。故请求判令：（1）确认被告生产、销售标注“MATRIX”商标标识的汽油发电机组等侵权产品，构成对原告“MATRIX”商标的侵权；（2）立即停止使用“MATRIX”商标、立即停止继续生产、销售与“MATRIX”商标相同或近似的商标及标识的侵权产品；（3）立即销毁与“MATRIX”商标相同或近似的侵权产品（包括但不限于被海关查扣的涉嫌侵权的产品）；（4）立即销毁为生产、销售侵权产品而制作的商品标识（包括但不限于为生产、销售上述侵权产品而印制的库存商标、标识的印版等），以及侵权产品的包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等；（5）在《中国机电经贸》杂志上刊登声明，消除影响；（6）赔偿原告经济损失人民币50万元；（7）承担原告为本案支出的调查取证等项费用10万元。 丙公司辩称，其没有侵犯原告的注册商标专用权。被告使用的是德国商标，与原告的注册商标有显著区别，不构成近似。被告按照德国商标权人的委托加工涉案产品并全部发往境外，被告是涉外定牌加工行为。被告已经尽到合理的商标审查义务，没有主观过错。原告的商标仅在境内有效，被告的加工产品没有在国内销售，故没有造成市场混淆，也没有造成原告损失。故请求法院驳回原告诉请。 上海市浦东新区人民法院一审查明： 丁公司，成某1998年4月17日，注册资本6 000万元，经营范围电机等，戊公司。己公司庚公司政管理总局商标局核准注册第3212919号“MATRIX”商标，核定使用商品第7类离心机、交流发电机、发电机（组）等，注册有效期自2004年1月28日至2014年1月27日止。2006年1辛公司。壬公司、癸公司在其生产的发电机上使用“MATRIX”商标。 被告成某2002年2月9日，注册资本200万元，经营范围货物进出口、技术进出口。 2011年6月8日，被告以一般贸易方式申报出口伊拉克360台汽油发电机组，总价 55 645.2美元。当日，上海海关向原告发出《确认知识产权侵权状况通知书》，要求原告确认该批货物是否侵权，并决定是否请求海关扣留货物。6月9日原告提出扣留申请，并于当日向上海海关支付抵押金10万元。7月27日上海海关向原告发出沪关知字[2011]第098号《扣留侵权嫌疑货物通知书》，告知海关已对被告涉嫌侵犯原告的“MATRIX”商标专用权的360台汽油发电机组（金额55 645.2美元）予以扣留。现上海海关对该案尚在处理中。 经查，涉案被扣留的发电机组及外包装盒上标有“*”商标。 原告主张的合理开支包括：律师费30 000元，至法院立案、开庭的差旅费5 289元，包括车费3 354元、住宿费1 935元。原告另主张其向某支付10万元保证金的利息损失，2011年6月9日至2012年2月28日，按中国人民银行同期贷款利率（6个月以内）计算，共4 410元。 另查明：2011年1月1日德国MATRIX 子公司（总经理 Andreas Thannhuber先生）出具《授权函》，内容为：授权被告使用MATRIX GmbH许可证项下对产品的注册商标，标志和／或包装图案设计，这些产品是被告为MATRIX GmbH或者为MATRIX GmbH明确指定的单位独家生产和提供的，直至MATRIX GmbH明确地书面终止。同时附上品牌名称有关的注册商标。 2011年2月24日由被告（供应商）与德国MATRIX 子公司（买方）签订的MATRIX形式发票记载，订单号011-000159，品牌MATRIX，项目包括汽油发电机套F1 2500铜线（120套，单价144. 82美元，合计17 378.4美元）、汽油发电机套F1 3000铜线（120套，单价157.73美元，合计18 927.6美元）、汽油发电机套F1 3500铜线（120套，单价161. 16美元，合计19 339. 2美元），共计55 645. 2美元，交付条款FOB上海。 2011年11月MATRIX 子公司出具《 MATRIX GmbH产品运至伊拉克的说明》，称其作为发电机的购买方（采购单号011-000159），被告严某照其要求生产。根据授权书及合同，这些产品仅提供给MATRIX 子公司，该公司在世界很多国家都有代理商。这次其下给被告的订单是来自MA-TRIX 子公司在土耳其的一个代理商，这个客户通知其将360台发电机运至伊拉克。MATRIX 子公司决定和要求被告按指令将360台发电机运至伊拉克。 WIPO网站上的商标注册信息显示，“*”商标注册日期2004年4月20日，注册人德国MATRIX 子公司，商标注册用商品国际分类第7类发电机、泵等；与“巴黎公约”所规定优先权相关的日期及其他与该商标在原产国注册相关的日期为德国2003年11月7日；“马德里议定书”第9条的指定国包括中国等国，其中未包括伊拉克；临时驳回部分保护（中国），从清单中删除包括第7类的发电机、泵。 丑公司政管理总局商标局网站上的信息显示，“*”商标注册号G837565，国际分类7，申请人名称MATRIX GmbH，商品包括属本类的手工制作等，国际注册日期2004年4月20日，优先权日期2003年11月7日。 德国MATRIX 子公司出资20万欧元，于200寅公司，法定代表人Thannhuber Andreas，经营范围商务信息咨询等。卯公司于2011年11月8日出具《工作流程图说明》，辰公司巳公司，卯公司以邮件形式发给供应商，出货状态包括订单数量、型号、包装要求等信息，供应商收到信午公司，卯公司以邮件给德国MATRIX 子公司盖章确认，再发回供应商处。未公司提供的包装印刷稿，结合产品出货状态及合同安排生产。供应商出货后提供海运单据给MATRIX Gm-申公司，卯公司向德国申请付款，德国安排付款，订单执行完毕。 上海市浦东新区人民法院一审认为： “MATRIX”酉公司政管理总局商标局核准注册，核定使用商品为发电机等，原告依法取得该商标，且尚在有效期内，故原告对该注册商标享有专用权，应受法律保护。任何人未经许可，均不得擅自使用原告的注册商标。 1．被告出口产品上使用的“*”商标与原告的“MATRIX”注册商标是否构成近似 法院认为，比对原、被告的注册商标，可以看出，原告的注册商标“MATRIX”是一个英文单词“MATRIX”，意为“矩阵、字模”等，从该商标的字形上看，仅字母“A”略有细微的变化。被告产品上的商标是由英文单词“MATRIX”、“buy direct”及图形组成的图文商标，其中“MA-TRIX”与原告的注册商标文字、发音相同，在商标中字体较大，是整个商标的主要组成部分。特别是“*”商标使用在商品上后，商标中的图形已与商品或外包装装潢融合在一起，更突出了“MATRIX”文字。“buy di-rect”意思为直接购买，其位于“MATRIX”的下方，且字体较小。因此整个商标中“MATRIX”明显突出，“MATRIX”是消费者对该商品来源的主要判断依据，以相关消费者的一般注意力，易将“*”商标与原告的“MATRIX”注册商标混淆。因此被告出口产品上使用的“*”商标与原告的“MATRIX”注册商标构成近似。 2．被告接受境外商标权利人委托加工涉案产品后发往第三国的行为是否构成商标侵权 法院认为，我国《商标法》规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。销售侵犯注册商标专用权的商品，亦构成商标侵权。＿ 被告辩称，涉案产品未在中国销售，故未对原告造成损害，作为涉外定牌加工的受托方，其已尽到了合理的商标审查义务，因而不构成侵权。法院认为，涉外定牌加工是指由境外委托方提供合法有效的注册商标，境内的受托方按照境外委托方的委托承揽加工产品，并将产品全部交付境外委托方的行为。在这一行为中境内的受托方只负责加工产品而不负责产品的对外销售。被告提供的德国MATRIX 子公司的授权书、说明等，戌公司委托其生产并指定发往伊拉克。亥公司，本身不具备生产能力，甲23公司生产后，再由被告出口至德国MATRIX 子公司在伊拉克的客户。因此，在这一交易过程中，被告实施了两个行为。乙24公司委托的加工业务外发给其他生产单位加工，丙25公司实施了向其伊拉克客户销售涉案产品的行为。被告没有亲自加工产品，也没有将加工的产品直接交付委托方，因此被告的上述行为已经与涉外定牌加工的行为性质不相符。注册商标的保护具有地域性，由于涉案产品在我国国内生产并出口，故不得侵犯我国的注册商标专用权。被告与加工单位之间就是委托加工的法律关系，该加工单位生产与原告的注册商标近似的产品的行为，属于我国《商标法》第52条第（1）项规定的侵犯注册商标专用权的行为。此后被告并没有将加工的产品交付委托方，而是出口至第三方国家，虽然该行为是根据委托方指令，但出口行为由被告实施，该行为不得违反我国的法律规定。被告转委托国内企业生产与原告注册商标近似的同种产品并出口至第三国的行为，直接侵害了国内注册商标权利人的利益。同时，被告作为委托生产和出口方在此交易行为中应当承担合理的商标审查义务，审查涉案商标是否与国内注册商标相同或近似，并审查境外委托方的商标注册情况，包括查明境外委托方在其本国和指定的产品销往国是否享有合法的商标权。德国MATRIX 子公司在德国申某册了“*”商标，并进行了国际注册，核定使用的范围包括第7类中的发电机，而该商标在我国国际注册的核定使用范围中删除了发电机，且在伊拉克也未进行注册。也就是说，德国MATRIX 子公司在产品生产国和销往国均不享有涉案商标在发电机上的专用权。丁26公司在委托其加工之初已经向其出示了相关的商标注册信息，说明被告在接受订单时已经知道MATRIX 子公司的上述商标注册情况。被告明知上述情况，且未查明境外商标是否与国内的注册商标近似，仍然组织生产并向某申报出口与原告注册商标近似的产品，具有过错。综上，被告关某其不构成商标侵权的抗辩意见，法院不予采纳。 涉案发电机组及其外包装上显著标有“*”商标，与原告的“MATRIX”商标近似，易使消费者对商品的来源产生混淆。被告未经原告许可，在同一种商品上使用与原告的“MATRIX”注册商标近似的标识，已构成对原告“MATRIX”注册商标专用权的侵犯，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。由于本案并非确认之诉，被告的行为是否构成侵权法院已经在前述判决理由部分进行了阐述，故在判决主文中对于确认被告的行为侵犯原告的注册商标专用权无需予以表述。 因原告要求被告停止使用涉案商标，立即停止继续生产、销售侵权产品的请求已为法院停止侵权行为的判决所涵盖，无需另作判决。原告并无证据证明被告尚某存，而被海关扣押的侵权产品将由海关依法作出处理，故原告要求被告销毁包括被海关扣留的产品在内的库存侵权产品的请求，法院不予支持。原告亦无证据证明被告尚某存商标标识以及包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等，故原告要求被告立即销毁为生产、销售侵权产品而制作的商品标识（包括但不限于为生产、销售上述侵权产品而印制的库存商标、标识的印版等），以及侵权产品的包装物、产品选型手册、产品介绍、产品标贴等的请求，因缺乏事实依据，法院不予支持。 3．关某赔偿额的确定 我国《商标法》第56条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。原告要求被告赔偿经济损失50万元，但未提供其所受损失的依据，亦未证明被告的侵权获利数额，故法院将考虑以下因素酌情确定赔偿数额：原告称其注册商标具有很高的知名度，但未提供相应的证据；德国MATRIX 子公司于2011年1月授权被告在出口产品上使用涉案商标，而本案侵权产品的出口发生于2011年6月初，因此在之前的5个月内不能排除被告还存在同样的商标侵权行为；涉案侵权产品价值五万余美元；涉案侵权产品因被海关查获而没有进入市场流通领域，侵权损害后果较小；戊27公司，有一定的经营规模；涉案侵权产品由被告组织生产并出口，具有过错。原告要求被告承担其为本案支出的合理开支，包括律师费30 000元，已经发生的差旅费5 289元，原告向某支付10万元担保金的利息损失4 410元。其中，原告主张的律师费偏高，法院将根据相关的律师收费标准、律师的工作量、法院支持的赔偿额等予以酌定。原告主张的差旅费尚属合理，法院予以支持。原告主张的担保金利息损失属于原告因被侵权所受损失，符合法律规定，法院予以支持。 4．关某消除影响的民事责任 法院认为，承担消除影响的民事责任须以侵权行为对权利人的商誉造成了不良影响为条件，由于原告没有证据证明被告的侵权行为给原告造成了何种不良影响，故原告要求被告在《中国机电经贸》杂志上刊登声明消除影响，法院不予支持。 据此，上海市浦东新区人民法院根据《民法通则》第134条第1款第（1）项、第（7）项，《商标法》第52条第（1）项、第（2）项、第56条及最高人民法院《关某审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条、第10条、第16条第1款、第2款、第17条之规定，判决如下： （1）丙公司于本判决生己28公司享有的“MATRIX”注册商标专用权的侵害； （2）丙公司于本判决生效庚29公司经济损失人民币70 000元，合理开支人民币30 000元； （3）辛30公司其余诉讼请求。 某电机集团公司、某贸易进出口公司均不服一审判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。 壬31公司请求法院撤销原审判决第（2）项、第（3）项，改判支持其原审全部诉讼请求。其主要上诉理由是：（1）原审对经济损失及合理费用的判赔过低。某电机集团公司在原审中提交的《海关出口货物报关单》足以证明其生产、销售的发电机在相关区域具有相当高的知名度；对于侵权行为赔偿数额的确定不应以是否进人流通领域为标准；原审对合理费用中律师费的确定不当。（2）癸32公司承担消除影响的民事责任的诉请，应属错误。某贸易进出口公司子33公司造成了严重后果；涉案德国MATRIX 子公司及其在中国注册的聚正商务咨询（上海）丑34公司在本案中亦构成侵权，某贸易进出口公司对此应承担消除影响的民事责任。（3）原审不支持销毁海关扣留的产品亦属于错误。 某贸易进出口公司寅35公司的上诉请求答辩称：该公司的行为系涉外定牌加工行为，卯36公司的注册商标造成混淆的损害后果，也未给其商誉造成不良影响，故不应承担赔偿损失及消除影响的民事责任。 辰37公司请求二审法院撤销原审判决，巳38公司的原审全部诉讼请求。其主要理由是：（1）某贸易进出口公司因经营范围的限制，午39公司未40公司生产，该行为系国际贸易中的惯例，申41公司的指令将货物发往境外第三国的行为并非销售行为，只是完成受委托加工业务后的交付行为，酉42公司的上述行为系涉外定牌加工行为。（2）该公司在接受德国MATRIX 子公司委托加工业务时，戌43公司商标的注册情况进行了审查，主观上没有侵权的过错，且作为涉外定牌加工的受托方没有义务就境外商标是否与国内的注册商标构成相同或近似进行审查。（3）该公司定牌加工的商品全部出口，不在中国境内销售，亥44公司在国内的注册商标造成相关公众的混淆、误认，故不构成侵权，不应承担民事责任。 某电机集团公司甲45公司的上诉请求答辩称：（1）某贸易进出口公司的行为不属于定牌加工行为，乙46公司丙47公司生产的产品销往境外第三国（非德国MATRIX 子公司所在地）的两个行为的结合；（2）某贸易进出口公司声称其审查了德国MATRIX 子公司的商标注册信息，但未对该境外商标在中国未受保护的情况引起注意，并非其所谓的已履行审慎审查的义务，其主观恶意明显；（3）某贸易进出口公司构成侵权，依法应当承担民事责任。 上海市第一中级人民法院经二审，确认原审法院认定的事实属实。 上海市第一中级人民法院认为： 我国《商标法》第52条第（1）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权，故“使用商标”系判定侵权与否的前提。本案中，丁48公司委托他人加工发电机，戊49公司授权的“*”商标，与某电机集团公司在发电机上贴附“MATRIX”注册商标构成近似，己50公司的上述行为，是否属于商标法意义上的使用行为。 商标是一种用于商品上或者服务中的特定标记，消费者通过这种标记，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能、首要功能，也是商标权利人使用商标的本意所在。《商标法实施条例》第3条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”结合前述商标的基本功能可见，商品的提供者使用商标的目的在于以该商标表明其商品的提供者身份，便于消费者对商品来源的识别。因此，识别功能产生于商品流通领域，识别的主体系消费者。也就是说，在商品尚未进入流通领域时，贴附在商品上的标识本身并未发挥其识别的功能。此外，商标权的地域性特点决定了我国《商标法》仅对我国境内发生的侵权行为加以制裁。 本案中，从海关扣押的涉案发电机照片来看，该发电机上除“*”商标外，没有其他表示生产商的信息，某贸易进出口公司作为境内加工方在产品上贴附商标的行为形式上虽由加工方实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，即该发电机进人流通领域后，消费者通过“*”商标获悉的商品提供者只能是拥有该商标的德国MATRIX 子公司，庚51公司。德国MATRIX 子公司因销售发电机获利，某贸易进出口公司获得的仅是向德国方提供加工服务的报酬。由于本案发电机被查扣时尚处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对发电机商品的消费者。同时，该被海关扣押的发电机销往境外，某电机集团公司亦无证据证明涉案发电机在我国境内还存在销售情况，故“*”商标只在中国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。商标权的地域性特点决定了涉案发电机商品是否因贴附“*”商标而在我国境外使消费者对其商品来源产生混淆或误认，并非我国《商标法》所能规制。综上所述，某贸易进出口公司委托他人加工、贴附经德国MATRIX Gm-申公司授权使用的“*”商标的行为，并非商标法意义上的使用行为。某贸易进出口公司关某其不构成商标侵权的上诉主张，法院予以支持。 某电机集团公司还认为，涉案被扣辛52公司发往第三国伊拉克，而非发往“*”商标的注册国（德国），且该商标在伊拉克并不具有商标权，酉42公司的上述行为系销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。对此法院认为，销售侵犯注册商标专用权的商品，首先要存在侵犯注册商标专用权的商品，其次才是销售行为。本案中，丁48公司委托他人加工、贴附“*”商标的行为并非商标法意义上的使用行为，壬53公司的注册商标专用权，故其也不存在销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。某电机集团公司的相关主张，于法无据，法院不予采信。 此外，法院注意到，德国MATRIX 子公司“*”商标国际注册日期为2004年4月20日，优先权日期为2003年11月7日，早癸54公司注册的“MATRIX”商标。同时，对于该两个商标各自的知名度情况，双方当事人均未进行举证，且除本案被扣押的发电机外，子55公司还曾有贴附“*”商标的发电机申报出口的情况，故难以就此认定德国MATRIX 子公司存在攀附我国境内知名品牌，注册近似商标的恶意，丑56公司的受托定牌加工行为。 综上所述，某贸易进出口公司在本案中的行为并非商标法意义上的使用行为，不构成商标侵权，对其上诉请求，法院予以支持；寅57公司的上诉请求，法院不予支持。据此，上海市第一中级人民法院依照《民事诉讼法》第153条第I款第（2）项、第158条的规定，判决如下： （1）撤销上海市浦东新区人民法院[2011]浦民三（知）初字第601号民事判决； （2）卯58公司的原审全部诉讼请求。 一审合议庭成员：陈惠珍　倪红霞　盛美芬 二审合议庭成员：胡震远　徐晨　桂佳 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2013修正) 第52条 中华人民共和国商标法(2013修正) 第56条 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款1项 中华人民共和国民法通则(2009修正) 第134条1款7项 最高人民法院关某审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第9条 最高人民法院关某审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关某审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第16条1款 最高人民法院关某审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第16条2款 更多