申某再审人曾关生与被申某人国家知识产权局专利复审委员会发明专利申某驳回复审行政纠纷案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2011)知行字第54号 审理法官： 王某 文书类型： 裁定书 裁定类型： 其他 公开类型： 文书公开 审理法院： 最高人民法院 审结日期：2011.10.28 案件类型： 其他案件 审理程序： 再审 权责关键词： 新证据 维持原判 // 裁判规则 关键词：专利申某文件,权利要求书,修改范围 核心问题：1.专利申某文件的修改能否超出原始说明书和权利要求书记载的范围？应当如何作出判断？ 裁判要点：根据《专利法》第三十三条的规定，申某人可以对其专利申某文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申某文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申某文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利申某在提交之后不得再增加新的技术内容，这是专利制度的一项基本内容。如果专利申某在申某日之后还可以增加新的技术内容，那么，技术内容将不断更新，这种修改将没有止境，而且增加的发明创造的申某日被提前，这使得公众无法知道确定的专利内容。在审查专利申某人对专利申某文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利申某所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。因此，专利申某文件的修改不能超出原始说明书和权利要求书记载的范围。 （北大法宝编写） 申某再审人曾关生与被申某人国家知识产权局乙公司发明专利申某驳回复审行政纠纷案 中华人民共和国最高人民法院 行政裁定书 (2011)知行字第54号 申某再审人（一审原告、二审上诉人）：曾关生，男，汉族，1960年9月16日出生，住陕西省西安市碑林区某地9楼2门10号，现住陕西省西安市某地9号楼2单元4楼403。 委托代理人：姚某（曾关生之母），女，汉族，1938年4月8日出生，住陕西省西安市某地9号楼2单元4楼403。 被申某人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局乙公司。住所地：北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人：张某，该委员会副主任。 委托代理人：葛某，该委员会审查员。 委托代理人：朱某，该委员会审查员。 申某再审人曾关生因与被申某人国家知识产权局乙公司（以下简称乙公司）发明专利申某驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2010）高行终字第1117号行政判决，向本院申某再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。 曾关生申某再审称：l.00113917.7号专利申某（简称涉案专利申某）的原始说明书中虽然没有注明计量单位“两”系采用哪一种换算关系，但是由于本案涉及特殊的中医药领域，因此就必然限定了现有技术的选择范围，随之又进一步限定在中药三仙丹和红升丹的技术领域内。2.《矿物本草》和《中药药剂学》中记载的三仙丹和红升丹均采用“一两=30g”的换算关系，因此，涉案专利申某采用“一两=30g”的换算关系具有唯一性。3.《方剂学》中记载：“根据国务院的指示，从1979年1月1日起，全国中医处方用药计量单位一律采用以‘g’为单位的公制。兹附十六进制与公制单位换算率如下：……一两（注：换算时尾数可以舍去）。”因此，按照“一两=30g”换算具有唯一性。4.《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》中规定：“中药计量单位的换算，按十两为一斤的市制的‘一钱’等于‘5g’；十六两为一斤的旧制的‘一钱’等于‘3g’，尾数不计。”此处的尾数指的是31.25g中的1.25g。因此，“一两=31.25g”的换算关系与“一两=30g”的换算关系具有同一性，选择“一两=30g”，就等于舍去了尾数“1.25g”。此外，该文件第5页记载：“二、目前，甲公司进货，用十两为一斤的市制；大多数地区中医处方、中药零售和中成药生产投料，用十六两为一斤的旧制。”所以，中医处方和中成药生产投料采用一两=十钱=30g，与上述规定相一致。综上，曾关生认为涉案专利申某文件的修改没有超出原始说明书和权利要求书记载的范围，第20574号复审请求审查决定（以下简称第20574号决定）以及一、二审判决认定事实错误、适用法律错误。请求本院：1.撤销北京市高级人民法院（2010）高行终字第1117号行政判决；2.撤销北京市第一中级人民法院（2010）—中知行初字第1329号行政判决；3.撤销第20574号决定。 乙公司辩称：1.“两”与“g”的换算关系存在十六进制和十进制两种，在涉案专利申某文件没有明示或者暗示其采用的是哪种换算关系的情况下，不能唯一确定涉案专利申某系采用旧制。即使是采用旧制，如何舍去尾数也不具有唯一性。2.曾关生提交的相关证据系行政程序之后提交的新证据，应当不予考虑，所述证据也不能证明涉案专利申某中“两”与“g”的换算关系具有唯一性。3.在换算关系不唯一的情况下，有可能实质上改变本发明的技术方案，将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案。 北京市第一中级人民法院审理查明，2000年9月8日，曾关生向国家知识产权局提出了名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的涉案专利申某。2009年1月9日，国家知识产权局以曾关生对说明书和权利要求书的修改不符合《中华人民共和国专利法》（2000年修正）（以下简称专利法）第三十三条的规定为由，驳回了涉案专利申某。曾关生不服该驳回决定，向乙公司提出复审请求。2009年12月9日，乙公司作出第20574号决定，维持国家知识产权局作出的驳回决定。 北京市第一中级人民法院认为，曾关生在其于2009年8月13日提交的权利要求书和说明书的修改替换页中，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g、1.5g，这种修改导致专利申某文件中的内容前后不一致，本领域技术人员也不能从原始申某文件中直接地、毫无疑义地确定修改前后的内容是相同的，构成修改超范围。据此判决：维持第20574号决定。 曾关生不服该一审判决，向北京市高级人民提起上诉，请求撤销第20574号决定和一审判决。 北京市高级人民法院认为，目前“两”与“g”的换算关系为一两合50g，我国旧制也有一两合31.25g的换算方式，但涉案专利申某原说明书中并没有明确所述的“两”采用的是新制还是旧制，因此，从原申某文件中不能唯一确定涉案专利申某中所用的“两”为旧制。即使能够确定曾关生所采用的是旧制的“两”，曾关生提交的证据表明“一两=31.25g （换算时尾数可以舍去）”，在尾数可以舍去，也可以不舍去的情况下，旧制的一两也不必然等于30g。曾关生所提交的证据中虽然有部分证据采用了一两等于30g的尾数省略法，但涉案专利申某是否采用的是与之相同的尾数省略法，原始说明书和权利要求书中并没有记载。因此，曾关生对涉案专利申某的权利要求书和说明书进行修改时所使用的换算方式无法从原始申某文件中找到依据，或者从现有技术中明确地、毫无疑义地找到依据，致使修改前后的专利申某文件中的内容不能对应。据此判决：驳回上诉，维持原判。 本院审查查明以下事实： （一）涉案专利申某公开说明书中记载的有关事实 涉案专利申某公开说明书中记载：“炼丹术在我国已有两千多年的历史，……至明代陈实功《外科正宗》中对其丹药之组方，炼制及临床应用等有较详细的论述，为祖国医药应用化学药品奠定了基础。但是，时至今日，世界上均认为丹药对心、肾、脑等内脏组织有较强的毒性，只能外用，不可内服。其实，我们的炼丹家早已掌握了炼丹术的精髓所在，他所炼的丹药可以口服，而且对心、肾等内脏组织疾病，有意想不到的治疗作用，只不过是秘而不露而已。我有幸获得了部分炼丹术的精髓所在，经过最近几年的反复炼丹实践，终于完全掌握了古人的秘密。”“该中药与传统的三仙丹相比有如下优点：由于该中药配方中加入了硼砂，从而改变了三仙丹的药性，……提高了临床用三仙丹治病的疗效，扩大了治病的范围。” （二）国家知识产权局相关审查意见通知书中记载的有关内容 在涉案专利申某的实质审查过程中，国家知识产权局于2004年8月6日向曾关生发出第二次审查意见通知书。通知书指出：“此外‘水银八两……’属于未使用本领域的标准国际计量单位”。 2008年7月11日，国家知识产权局向曾关生发出第六次审查意见通知书。通知书指出：“为加快审查程序，建议申某人作如下修改：一、为避免修改超范围，请将说明书恢复至原始的说明书文本。二、权利要求：1.治疗肾病的矿物中药，由水银240g，明矾240g，硝石300-330g和硼砂1.5g经如下工艺制成：（原始文本具体工艺）。” （三）涉案专利申某日之前相关命令、文件中记载的有关内容 1959年6月25日发布的《中华人民共和国国务院关于统一我国计量制度的命令》中记载：“市制原定16两为一斤，因为折算麻烦，应当一律改成10两为一斤；……中药处方用药，为了防止计算差错，可以继续使用原有的计量单位，不予改革。” 1977年4月5日下发的《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》中记载：“目前，甲公司进货，用十两为一斤的市制；大多数地区的中医处方、中药零售和中成药生产投料，用十六两为一斤的旧制。”“经这次会议讨论，大家一致同意将中医处方用药现用的十六两为一斤的旧制改为米制，计量单位用‘克’、‘毫克’、‘升’、‘毫升’。”“……中药计量单位的换算，按十两为一斤的市制的‘一钱’等于‘5g’；十六两为一斤的旧制的‘一钱’等于‘3g’，尾数不记。”“国务院批准改革后，新出版的和修订再版的中医中药书刊、药典、规范和教材，一律采用米制计量单位。” （四）涉案专利申某日之前相关科技文献中记载的有关内容 1998年5月印刷的《方剂学》第17页“古方药量考证”中记载：“由于历代度量衡制度的改变和地区的不同，所以古今用量差别很大，计量单位的名称亦不一致。……及至宋代，遂立两、钱、分、厘之目，即十厘为一分，十分为一钱，十钱为一两，十六两为一斤。元、明以及清代，沿用宋制，很少变异。”“根据国务院的指示，从1979年1月1日起，全国中药处方用药计量单位一律采用‘g’为单位的公制。兹附十六进制与公制计量单位换算率如下：一斤（16两）=0.5kg=500g；—两=31.25g；—钱=3.125g……（注：换算时尾数可以舍去）。” 1989年4月印刷的《中药学》第13页5.3“剂量”中记载：“明清以来，采用16进制，即1斤=16两=160钱。现在我国对中药生药计量采用公制，即lkg =1000g。为了处方和配药特别是古方的配用需要进行换算时的方便，按规定以以下的近似值进行计算：一两（十六进制）=30g；一钱=3g。” 1995年10月印刷的《矿物本草》中记载了三仙丹（《疡医大全》）的配方及采集炮制方法。1987年H）月印刷的《中药药剂学》中引述了包括《疡医大全》以及涉案专利申某说明书中提及的《外科正宗》在内的有关医学文献中记载的三仙丹的配方。从上述文献记载的相关配方的计量单位来看，均系采用“一两=30g”的换算关系。 本院认为，本案焦点在于：1.曾关生对涉案专利申某文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围。2.曾关生向本院提交的有关证据是否应当采纳。 （一）关于曾关生对涉案专利申某文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围 在审查专利申某人对专利申某文件的修改是否超出原始说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利申某所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。就一般情况而言，虽然“两”与“g”的换算关系确实存在新、旧制的不同，但是从本院查明的相关事实来看，在传统中药配方尤其是古方技术领域中，在进行“两”与“g”的换算时均是遵循“一斤=十六两”的旧制。根据涉案专利申某说明书记载的有关内容，涉案专利申某系在古方三仙丹的配方的基础上改进而成，因此，虽然说明书中没有明确记载“两”与“g”的换算是采用何种换算关系，但本领域技术人员结合涉案专利申某的背景技术、发明内容以及本领域的常识，均能够确定在涉案专利申某中的“两”与“g”的换算应当采用旧制，不应当采用“一斤二十两”的新制。 根据《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》的规定，在以旧制进行“钱”与“g”的换算时，旧制的“一钱”等于“3g”。由于旧制中“一两=十钱”，因此，在依据旧制进行换算时，旧制的一两显然应当换算为30g。从《中药学》、《矿物本草》、《中药药剂学》等教科书、技术手册中记载的相关内容来看，亦均是釆用“一两=30g”的换算关系。因此，对于《方剂学》中所称的“换算时尾数可以舍去”，本领域技术人员应当理解此处所指的尾数是指“31.25g”中的“1.25”，即采用“一两=30g”的换算关系。乙公司虽主张实践中还存在以其他方式舍去尾数的情形，但并没有提供证据予以证明，因此，对于乙公司的主张，本院不予支持。 应当指出的是，即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数，或者不舍去尾数的情形，亦应认识到这种尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中，本领域技术人员可以根据具体的情况和要求，选择特定的尾数省略方式，而且一旦选择了特定的省略方式，本领域技术人员即会在一项中药配方中予以统一适用，不会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的形。因此，在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式，均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容，并不会引入新的技术内容，损害社会公众的利益；乙公司担心的“有可能实质上改变本发明的技术方案，将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案”的情形。事实上，在涉案专利申某的实质审查程序中，国家知识产权局曾先后在第二、六次审查意见通知书中就涉案专利申某文件的修改给出了明确指引，其中第二次审查意见通知书中指出“‘水银八两……’属于未使用本领域的标准国际计量单位”，明确要求曾关生对计量单位“两”进行修改；第六次审查意见通知书则对曾关生采用“一两=30g”的换算关系明确予以认可。第20574号决定以及一、二审判决既未能充分考虑涉案专利申某的技术领域特点和本领域技术人员应当具有的知识水平，也未能充分考虑曾关生对涉案专利申某进行相应修改的缘由以及相应修改方式已获国家知识产权局认可的事实，在相关审查意见通知书的意见并无明显不当的情况下，认定曾关生对涉案专利申某文件的修改超出原始说明书和权利要求书记载的范围，认定事实和适用法律均有错误。 （二）关于曾关生向本院提交的有关证据是否应当采纳 在向本院申某再审时，曾关生向本院提交了《中华人民共和国国务院关于统一我国计量制度的命令》、《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》，以及《中药学》、《矿物本草》、《中药药剂学》等教科书、技术手册。上述证据均系用于进一步说明在涉案专利申某日中药配方领域所普遍采用的“两”与“g”的换算关系，并非用于证明新的案件事实。根据所述据，能够进一步合理地确定本领域技术人员在专利申某日应当具有的知识水平，有助于正确、客观地对相关法律问题进行审查、判断，因此，对于乙公司有关所述证据在行政程序中未曾提交，不应当采信的主张，本院不予支持。 综上所述，曾关生的再审申某符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条第（一）项、第（二）项及第七十四条规定的立案条件。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十七条第一款之规定，裁定如下： 一、本案指令北京市高级人民法院再审； 二、再审期间，中止原判决的执行。 院长　王某 二〇一一年十月二十八日 书记员　张某2 本案法律依据 最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第72条1款1项 最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第72条1款2项 最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第74条 最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[失效] 第77条1款 中华人民共和国专利法(2000修正) 第33条 中华人民共和国行政诉讼法 第63条2款