甲公司专利权权属纠纷上诉案

甲公司专利权权属纠纷上诉案 广东省高级人民法院 民事判决书 （2007）粤高法民三终字第334号 上诉人（原审被告、原审反诉原告）：董某。 委托代理人颜某，黎某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：乙公司，住所地佛山市三水区某地。 法定代表人何某。 委托代理人张某，某律师事务所律师。 上诉人董某2司（以下简称子公司）专利权权属纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院（2006）佛中法民三初字第73号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。 原审法院经审理查明：诉争专利的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利，该专利申请日为2004年8月2日，申请人为董某，授权公告日为2005年2月23日，专利证书中记载专利权人为董某，设计人为董某，该专利现为有效。该专利的主视图以“帝一”两字为设计的要部，丁公司戊公司出品字样，董某2004年6月27日委托郑斌设计制作的包装设计己公司出品字样。 庚公司申请了诉争专利，其专利代理申请费先由董某支付，后由子公司报销。 子公司成立于2003年4月13日，董某在2003年7月2日至2005年3月18日系子公司的二位股东之一，至少从2004年6月1日起至2005年1月15日期间在子公司处担任厂长职务。 辛公司于2003年5月26日成立，股东为董某和何国真，壬公司癸公司，2004年12月31日股东变更为董某和何某，2005年3月18日股东变更为梁凤贞和何某。 某律师事务所签订了委托代理合同，约定代理费为四万元，子公司于委托代理合同签订之日起三日内支付一万元（该款已履行），另三万元待子公司委托目的实现后支付。 原审法院认为，一、董某在答辩的同时提出了反诉请求，认为子公司无端挑起诉讼，造成了董某的严重经济损失，为此反诉，请求法院作出如下之判决：1、驳回子公司的诉讼请求。2、判令子公司赔偿董某因本案支出的律师费4万元，并承担本案的全部诉讼费用。原审法院认为，提起反诉的条件是反诉与本诉的诉讼请求或者诉讼理由基于同一事实或者同一法律关系。董某的反诉是基于董某认为子公司滥用诉权，而子公司的本诉是基于专利权属纠纷，故董某的反诉与本诉不属同一法律关系，也不属同一事实，董某反诉理由是否成立是要等到本案判决生效才能确定，故原审法院对其反诉不予受理。 二、根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”子公司系“帝一”酒的生产商，董某在申请诉争专利时系子公司的二位股东之一，且为子公司的厂长，其申请的诉争专利的子公司戊公司出品字样，且时任子公司厂长的董某委托郑斌设计制作的包装设计己公司出品字样，由此可知，诉争专利的设计目的是为了给子公司的“帝一”酒作为包装盒使用；且诉争专利代理申请费先由董某支付，后由子公司报销，可见诉争专利的完成还主要是利用本单位的物质条件。综上，诉争专利不但是为了执行子公司单位的任务且主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，因此该诉争专利为职务发明创造。申请专利的权利属于原单位，原单位相应为申请被批准后的专利权人。因此，可以确认ZL200430045785.1专利的申请权、专利权均属子公司。子公司要求确认其为ZL200430045785.1号专利的专利权人的诉请符合法律规定，原审法院予以支持。董某认为诉争专利并非职务发明创造的抗辩没有证据证实，与原审法院查明的事实不符，不予采纳。此外，董某辩称，其转让自有的子公司股权时，按转让合同的规定移交子公司经营资料清单，清楚表明诉争外观设计专利不属于子公司，原审法院认为，该清单仅仅表明董某向子公司移交了哪些资料，而没有表明诉争外观设计专利不属于子公司。关于子公司要求董某承担子公司因本案支出的律师费人民币四万元，调查费人民币一万元的请求，由于子公司为取回本属于自己的专利权，进行了诉讼，需要支付一定的律师费，但本案子公司要求的律师费过高，原审法院将作适当调整；此外，子公司就调查费所举交的证据与本案没有必然的联系，原审法院不予支持。综上所述，原审法院对子公司的这一项诉请部分予以支持。据此，原审法院根据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，判决如下：一、确认子公司系专利号为ZL200430045785.1的酒包装盒外观设计专利的合法专利权人；二、董某在判决发生法律效力后十日内赔偿子公司因本案支出的律师费共25000元；三、驳回子公司的其他诉讼请求。本案案件受理费3010元由董某承担。该诉讼费已由子公司预付，董某应于判决生效之日起十日将此款支付给子公司，原审法院不再作收退。 董某不服该判决，向本院提起上诉称：一、原审认定的事实有误，应予以纠正。1、原审认定董某是为了执行子公司单位任务而设计讼争专利属认定事实错误。相反从本案双方的起诉答辩举证及庭审记录来看，董某为“帝一”酒设计的酒包装盒外观设计专利不是执行子公司单位的任务。理由是：①董某作为股东参与子公司的管理工作，酒包装盒设计工作不属于管理工作的范畴，与其本职工作无关，董某的发明创造不是在本职工作中作出的。②子公司在庭审中当庭否定董某为讼争专利的设计人，从来没有将酒包装盒设计工作任务交付给董某。③董某原是子公司单位的股东之一，又是子公司单位管理人员之一，但与讼争专利是否执行子公司单位的工作任务，并没有必然的联系，不是确定一项专利是否执行本单位任务的考虑因素。2、原审认定讼争专利主要是利用子公司单位的物质条件所完成的发明创造，是认定事实错误。董某没有利用专利代理申请费去进行发明创造，而是用自己的时间、精力及物质条件完成了发明创造。另外，董某的酒包装盒丑公司设计制作的酒包装盒设计完全不同。讼争专利的设计构思，完全是源于董某“叙福楼酒”包装盒所受的启发。因此，董某是讼争专利的设计人，寅公司无关。故董某离开子公司单位时，子公司要求董某移交的经营资料清单上并没有讼争的外观设计专利，也反过来证实双方当时已确认讼争的外观设计专利不属于子公司所有。同时，专利年费亦一直由董某自己交纳。二、原审判决适用法律错误，应予纠正。如前述，董某的酒包装盒外观设计专利不是执行子公司单位的任务，不是利用子公司单位的物质技术条件完成的发明创造，不符合《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十一条的规定，不是职务发明。原审曲解法律的规定，适用法律不当。请求二审法院：l、撤销原审判决，依法驳回子公司的诉讼请求。2、本案的一、二审费用由子公司承担。 子公司答辩称原审判决认定的事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 本院经审理查明：二审法庭调查时，董某向法庭提交了：（1）2004年8月13日国家知识产权局广州专利代办处开具的国家知识产权局专利收费收据（号码为xxx），载明申请号为200430045785.1专利申请费75元，卯公司辰公司。（2）巳公司辰公司于2006年8月20日出具的证明，证明内容为该司于2004年8月13日向国家知识产权局广州专利代办处所缴纳的申请号为200430045785.1的专利申请费75元为该司代支付费用，该费用是董某本人支付。（3）2004年12月6日国家知识产权局广州专利代办处开具的国家知识产权局专利收费收据（号码为xxx），载明申请号为200430045785.1的专利年费180元、登记费200元、印花税5元共计385元，交款人为广东詹仲国。（4）詹仲国于2006年8月20日出具的证明，证明内容为詹仲国（午公司专利代理人）于2004年12月6日向国家知识产权局广州专利代办处所缴纳的申请号为200430045785.1的专利年费、登记费、印花税共计385元，为其本人代支付费用，该费用是董某本人支付。董某向法庭提交上述证据的目的是欲证明本案诉争的专利号为CN200430045785.1外观设计专利的专利申请费、专利年费、登记费、印花税等均是其本人支付的，这些费用并没有向子公司报销，董某是本案诉争专利的合法权利人，该专利不属于职务发明。子公司认为董某提交的上述证据不属于新证据的范畴，二审法院不应采纳，由于董某将涉案专利登记在自己名下，导致子公司无法缴纳专利年费。本院认证如下：董某提交的上述证据对董某是否利用本单位的物质条件完成发明创造，涉案诉争专利是否属于职务发明具有重大影响，而且两份收据都是国家知识产权局开具的正式收据，本院对这些证据应当予以采信。 另查明，2003年12月27日，未公司接受子公司的委托，为子公司设计保健酒包装盒。按双方的约定，未公司为子公司设计了保健酒包装盒，从该包装盒实物（A版）的主视图看，以电脑打印的仿宋体“帝一酒”为设计要部，并于2004年5月底前交付给子公司，双方的合同履行完毕。子公司为该次酒包装盒的设计支付了一笔费用。子公司并未采用该设计，子公司又不愿意再另花费用设计新的包装盒，董某由于不是子公司的法定代表人，无权决定子公司再次花费用设计新的包装盒，遂自己根据聚福酒包装盒，重新设计出新的酒包装盒草图，2004年6月27日董某以自己的名义与郑斌签订一份《包装设计版权协议书》，董某委托郑斌就帝一酒（B版）包装及瓶贴设计的版权达成如下协议：郑斌根据董某提供的聚福酒包装盒以及董某初步设计的草图进行设计及制作帝一酒（B版）包装及瓶贴，郑斌可根据美观度进行调整，经董某审定初稿后，再电分出片打样；郑斌完成上述包装盒及瓶贴制作，董某付清费用后，版权归董某所有。郑斌随后按照约定根据董某提供的聚福酒包装盒以及董某设计的草图制作出本案涉案专利的包装盒及瓶贴，其主视图为以书法体的“帝一”酒为要部，董某自己支付了该设计制作费用。2004年8月2日，申公司向国家知识产权局以自己的名义申请了本案诉争的专利号为CN200430045785.1，名称为“酒包装盒”外观设计专利，并自己支付了专利申请费、专利年费、登记费、印花税。董某只向子公司酉公司的代理费。 2005年2月8日，作为出让方，原股东何某、董某与受让人何某签署了《戌公司亥公司转让经营合同》，指出，三甲23公司是何某占83.24%股份，董某占16.76%股份的私人合股企业，经股东会议研究，双方商定并于2005年1月20日签署确认了经营方案。一致同意，双方共同作为出让方，将公司的经营权，随同生产设备，生产物料等转让给作为受让方的何某，具体内容包括转让项目内容、转让价款及结付办法、双方的权利和义务等。该合同约定出让人董某的权利和义务包括：合同一经确定，出让人董某应即移交有关经营资料，经营工作有关方面关系，及客户联系资料原已签订的购销关系合同，协助处理有关与客户交接关系，此后客户关系与出让人无涉。乙24公司的债权、债务，并于转让后即向受让方交付生产技术资料及文档，保护企业的机密及企业的知识产权，遵守“公司法”防止发生企业的侵权行为等。按照合同的约定，董某于2005年6月9日向子公司移交了按子公司办公室主任黄文辉代表子公司出具及签收的《接受清单》所列的有关资料，在该《接受清单》中共列有包括各种知识产权在内的28项文件材料，其中没有提及本案的专利。 又查明，原审判决认定的其他事实基本属实。 再查明：子公司于2006年2月9日向广东省佛山市中级人民法院起诉，请求：1、确认申请（专利）号为CN200430045785.1的酒包装盒外观设计专利的设计人、申请人、专利权人是子公司；2、由董某承担子公司因本案支出的律师费人民币四万元，调查费人民币一万元，合计人民币五万元；3、由董某承担本案的诉讼费用。董某在一审答辩的同时提起反诉，请求法院判决：1、驳回子公司的诉讼请求。2、判令子公司赔偿董某因本案支出的律师费四万元，并承担本案的全部诉讼费用。 本院认为：本案的争议焦点是诉争的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利是否属于职务发明创造。《中华人民共和国专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”董某作为子公司的股东之一担任子公司的厂长，其本职工作是进行管理，设计酒包装盒并非其本职工作，也未有证据证明子公司曾交付董某从事酒包装盒设计的任务。在子公司2003年丙25公司设计保健酒包装盒，未公司于2004年5月底前将以电脑打印的仿宋体“帝一酒”为设计要部的酒包装盒交付给子公司后，子公司并未采用该设计，在子公司不愿意再另花费用设计新的包装盒的情况下，董某由于不是子公司的法定代表人，无权决定子公司再次花费用设计新的包装盒，遂自己根据聚福酒包装盒，重新设计出新的酒包装盒草图，丁26公司郑斌完成了主视图为以书法体的“帝一”酒为要部的酒包装盒及瓶贴制作，自己支付了设计制作费用，戊27公司以自己的名义向国家知识产权局申请了专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利。该专利的设计费、专利申请费、专利年费、登记费、印花税等均由董某自己支付，这些费用并没有向子公司报销，其只向子公司酉公司的代理费，可见，就本案所涉专利的设计创作过程而言，设计费用是由董某个人支付的，也没有利用子公司的设备和技术资料等，故本案诉争的专利，并不是主要利用子公司的物质技术条件完成的。尽管子公司支付了“专利代理申请费”，但该费用并非用于涉案专利的发明创造活动，而是用于设计完成后的代理申请，原审法院据此认定“诉争专利的完成还主要是利用本单位的物质条件”，与事实不符。因此，本案诉争的专利号为ZL200430045785.1，名称为“酒包装盒”的外观设计专利不是职务发明创造，而是董某个人的非职务发明创造，董某是涉案专利的合法权利人。董某按照《戌公司亥公司转让经营合同》的约定，于2005年6月9日向子公司移交了按子公司办公室主任黄文辉代表子公司出具及签收的《接受清单》所列的有关资料，在该《接受清单》中共列有包括各种知识产权在内的28项文件材料，其中没有提及本案的涉案专利，也进一步映证了本案双方当事人在移交子公司的文件材料时，并不认为本案诉争专利属于子公司的财产。原审法院认定本案诉争专利是董某为了执行子公司单位的任务且主要是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，属于职务发明创造，本案诉争专利的申请权、专利权均属于子公司，该认定是错误的，本院应予纠正。董某上诉称本案诉争专利不属于职务发明创造，其是该发明创造的合法权利人的理由成立，本院给予采纳。 综上所述，董某上诉认为本案诉争专利不属于职务发明创造，其是该发明创造的合法权利人的理由成立，本院给予采纳。子公司请求确认其是本案诉争专利的设计人、申请人、专利权人的理由不能成立，其诉讼请求不应得到支持。原审判决认定的事实及适用的法律错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项规定，判决如下： 一、撤销广东省佛山市中级人民法院（2006）佛中法民三初字第73号民事判决。 二、驳回子公司的诉讼请求。 本案一审案件受理费3010元，二审案件受理费3010元，共计6020元，由子公司负担。 本判决为终审判决。 审　判　长　欧修平 代理审判员　高　静 代理审判员　黄某 二○○七年十二月十七日 书　记　员　欧阳昊 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2000修正) 第6条1款 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第22条 中华人民共和国专利法实施细则(2002修订) 第11条 中华人民共和国民事诉讼法 第153条1款3项 己28公司法(2005修订)