宋某与侯庆贵专利实施许可合同纠纷上诉案

宋某与侯某专利实施许可合同纠纷上诉案 山东省高级人民法院 民事判决书 (2008)鲁民三终字第96号 上诉人（原审被告、反诉原告）：宋某。 委托代理人：郭某，某律师事务所律师。 委托代理人：朱某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：侯某。 委托代理人：徐某，某律师事务所律师。 宋某因与侯某专利实施许可合同纠纷一案，不服临沂市中级人民法院于2008年3月3日作出的（2007）临民三初字第95号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宋某及其委托代理人郭某、朱某，侯某委托代理人徐某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 侯某在原审中诉称，2006年6月6日双方当事人签订了专利实施许可合同，宋某依约支付了第一年的使用费。第二年的使用费应于2007年6月6日前支付4万元，宋某拒绝支付，并拒绝侯某的代理人监督产量，拒绝向代理人报告产量，导致合同无法履行，合同目的无法实现。请求判令：1、解除专利实施许可合同，宋某停止使用专利技术；2、宋某支付违约金60万元并承担本案诉讼费用。 宋某在原审中反诉称，侯某违反合同约定，拒不承担第一年因配件产生的费用，宋某有权拒绝支付第二年的使用费，并不违约，侯某应承担违约责任。请求判令：1、解除专利实施许可合同；2、侯某承担配件相关费用50500元；3、侯某支付违约金60万元并承担本案诉讼费用 原审法院查明，2006年6月6日，宋某作为甲方（被许可方）与侯某作为乙方（许可方）签订了《专利技术实施许可合同书》，合同约定：2001年以来，甲乙双方共同申报了实用新型和外观设计专利技术。为便于专利技术的产品占领市场和专利的经营、管理，经甲乙双方自愿协商，在平等互利的基础上达成如下协议：一、甲、乙双方研制的专利技术（详见七项专利清单）自本合同签订之日起，由甲方使用和管理。二、结算金额及支付方式。1、第一年，2006年6月6日至2007年6月6日，由甲方支付乙方当年全部承包费（包括配件）共计5万元人民币。2、第二年至第四年（2007年6月6日至2010年6月6日）期间，甲方按销售一吨型材支付乙方提成80元人民币，如销售量低于一千吨，按一千吨计算。甲方付给乙方保底费8万元整。3、自本合同签订之日起，5日内甲方支付乙方第一年承包费。第二年到第四年，甲方按每年本合同的开始执行日起，首付乙方人民币4万元，每年6月6日前结清乙方当年应得金额，超出15日后仍未结清，守约方有权终止合同。4、第二年开始，甲方生产出厂的本专利技术所有型材的产量和数据，应报给乙方代理人一份。甲方出售型材加价不高于每吨680元人民币，如超过每吨680元人民币，超出部分金额甲、乙双方平均分配。5、该专利技术产品出厂的型材，由乙方代理人签字后方可出厂，乙方代理人由于某种原因未在现场或其它原因不能签字，甲方代理人签字方可出厂。甲方代理人（除宋某亲属外）有人证明乙方代理人故意不签字，乙方承担违约责任。乙方代理人不在厂时，按厂方发货单据为准报给乙方。故意不报守约方有权终止合同。6、在合同期内，如甲方操控将该专利产品型材背着乙方私自出厂，将承担侵权责任，赔偿乙方的经济损失，如果甲方在不知情的情况下，生产商私自出厂，与甲方无关，甲、乙双方共同追究。三、在合同期内，甲方生产型材需要的一切费用和其他安全事项与乙方无关（包括厂内所欠的模具款、型材不合格处理造成的损失费用）。四、乙方投资专利技术产品的款项超出甲方部分，甲方第二年按合同开始执行日付清乙方（与提成无关）。如果15天还没付清，守约方有权终止合同。五、该专利产品的配件由甲、乙双方共同销售，按发给代理商价格的利润，甲得-、乙得。甲方私自销售，守约方有权终止合同。六、该专利技术产品球型滚动门窗所有配件的模具或修改经乙方确认后，因配件产生的费用，甲、乙双方各承担|。如任何一方不承担该费用，视为违约。七、甲方免费提供乙方代理人吃饭、住宿、办公室、办公用品。十三、违约责任。一方违约应向守约方支付违约金100万元人民币，并赔偿经济损失。守约方有权终止合同。该合同所附专利号清单中乙方名下的专利号码为：xxx.0、ZL200430112934.1、ZL01216452.6；甲方名下的为：ZL200430112936.0、ZL03271293.6、ZL200430112938.X；甲乙双方名下的为：ZL03271293.6。以上专利均有国家知识产权局颁发的专利证书，是真实有效的专利。 合同签订后，甲公司大量加工生产，其产品受到市场欢迎，十分畅销。2006年6月13日宋某按合同约定支付了侯某第一年的使用费5万元。第二年的使用费应于2007年6月6日前首付4万元，但宋某拒绝按照合同约定支付，同时拒绝向侯某指派的代理人侯某2按照合同约定免费提供办公和食宿条件，致使侯某的代理人也无法按照合同约定在宋某处监督其产量。按照合同约定该专利技术产品出厂的型材，由侯某代理人签字后方可出厂，从第二年开始，宋某生产出厂的本专利技术所有型材的产量和数据，应报给侯某代理人一份，但宋某拒绝向侯某指派的代理人报告产量。宋某在委托他人进行配件模具加工时，也未按照合同第六条的约定经侯某方确认，该专利产品的配件产生的利润也未按照合同约定与侯某进行分成。一吨型材约能做130－166个配件，乘以每一个配件的销售利润约为3－4元，那么宋某销售一吨型材应得的配件利润约为360－664元，按照合同约定的侯某得计算，侯某一吨应得利润约为144－265元，如按合同约定的最低一千吨计算，侯某应分得一年的配件利润约为144000－265000元。2007年9月6日，侯某诉至原审法院，2007年9月13日宋某提出反诉。 原审法院认为，侯某、宋某签订的《专利技术实施许可合同书》是双方当事人的真实意思表示，符合法律规定，合法有效，双方当事人均应严格按照合同约定履行自己的义务。合同签订后，侯某如约向宋某提供了自己拥有专利证书的专利技术，足以保证自己是所提供的专利技术的合法拥有者，而且提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的合同目的，侯某履行了自己的义务，有权获得约定的使用费。该合同约定第二年的使用费应于2007年6月6日前首付4万元，但宋某却拒绝支付，故宋某方违约事实清楚，证据确凿，原审法院予以认定。根据《中华人民共和国合同法》第三百五十一条之规定，宋某理应补交使用费并按照约定承担相应的违约金，但宋某拒绝支付使用费，应当停止实施该专利。 侯某所提供的专利证书足以证明其拥有合同所附清单中前三项专利的专利权，是该三项专利的独立的权利人，在宋某手中由双方共同享有的第四项专利，进一步证明了侯某是专利权人的真实性，原审法院予以认定。宋某答辩并提出反诉称，2006年6月6日双方签订的专利技术实施许可合同中涉及到的全部专利均系其研发的专利技术，专利号清单中的前三项专利，是侯某擅自以宋某的名义向国家知识产权局申报的，系侵权行为，其已向济南市中级人民提出专利权属诉讼，申请原审法院中止审理本案。原审法院认为专利权属诉讼与本案无关联性，宋某理由不成立，不予支持。 根据合同法中有偿、双务合同的双方当事人权利义务对等原则，涉案合同第五条也明确约定了侯某有权得到配件销售利润的分成。宋某如期支付了第一年的使用费，应于2007年6月6日前支付第二年的首付使用费4万元，但宋某未支付。按照涉案合同第六条的约定，宋某在进行配件的模具委托他人加工时，应经过侯某方确认后，因配件产生的费用双方才平均承担，本案宋某在进行配件的模具加工时，事前未告知侯某，事后也未得到侯某任何形式的确认，由于宋某未让侯某对其配件产生费用的行为进行确认，剥夺了侯某的确认权，从而违约在先。宋某称已告知、取得了侯某的确认，但并未提供任何证据证实。宋某所提供的有关配件产生的费用的收款收据侯某亦不予认可，也不具备法定的形式要件，从而也未提供证据证实该费用的真实性，退一步讲，即使正常情况下因配件会产生一定的费用，按照合同约定宋某亦未提供证据证实其向侯某主张过该项费用。宋某主张根据合同法第六十七条的规定，由于侯某拒不承担2006-2007年之间因配件产生的|的费用，并拒不承担相应违约责任，其当然有权拒绝支付2007-2008年的使用费，该行为是依法行使合同抗辩权的合法行为，并不违约，而是侯某违约，此理由不能成立，原审法院不予支持。 根据侯某及其代理人为宋某出具的借据、乙公司食堂出具的菜丙公司出具的住宿费收款收据，结合证人侯某2的证人证言，综合本案的具体案情，可以认定宋某未按合同的约定提供侯某代理人食宿和办公条件，构成违约。宋某主张根本没有拒绝侯某指派的代理人按照合同约定进行工作，同时按照合同约定向侯某通报了产量，但未提供任何证据证实，此理由不能成立，原审法院不予支持。 综上所述，宋某通过实施该系列专利，委托他人大量生产专利产品并投入市场。由于宋某的严重违约行为，导致合同无法履行，现双方均要求解除合同，符合法律规定，原审法院予以准许。因解除合同给侯某造成的可得利益损失，包括合同未到期的三年（2007年6月至2010年3月）预期收益24万元（8万元/年×3年）和因配件产生的利润分成432000－795000元 [按合同约定的最低产量1000吨/年×分成(144－265)元/吨×3年]，共计损失为672000－1035000元。结合双方在签订合同时可以预见的因一方违约给对方造成的损失而约定的100万元违约金，原审法院认为侯某的实际损失不低于60万元，现侯某请求宋某支付违约金60万元应予支持。宋某称为侯某的代理人提供食宿不属实，侯某不存在违约情形，宋某的抗辩理由不成立，宋某的反诉请求亦不能成立。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百一十三条、第一百一十四条、第三百四十五条、第三百四十九条、第三百五十一条的规定，判决：1、解除侯某、宋某于2006年6月6日签订的专利技术实施许可合同，同时宋某应停止使用侯某的专利技术；2、宋某于本判决生效后十日内支付侯某违约金60万元；3、驳回宋某的其他反诉请求。案件受理费20105元、保全费3520元，均由宋某承担。 宋某不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决，发回重审或者依法改判宋某不承担违约责任，理由为：1、原审法院认定事实有误，涉案专利许可实施合同实为专利合作实施合同，相关支付费用的条款无效。该合同并未实施，宋某生产的产品是依据自己的新专利技术；合同约定的第二年付款期限应为2008年6月6日，侯某起诉时，宋某尚不具付款义务，宋某已依约提供了侯某2吃住，不存在违约行为；合同约定的专利产品配件的模具及修改费用为客观真实存在，侯某已收取合同款，说明其认可该费用，否则无法生产产品；原审法院确定违约金数额60万错误，解除合同后，合同目的即不能实现，应只计算第二年的违约金，合同约定的保底费8万元是针对三年，而非一年，关于型材与配件的比例计算没有依据。2、原审判决适用法律不明。3、原审法院对宋某的反诉请求未予审理。 侯某辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，理由是：1、“球形滚动推拉门窗”的实用新型专利是侯某独立发明创造的，是涉案专利实施许可合同的关键技术，宋某只参与设计了窗户的外观。宋某签订涉案专利实施许可合同证明其认可实用新型专利权人为侯某，该合同是当事人的真实意思表示，合法有效。2、宋某所说涉案专利实施许可合同没有实施，与事实不符，其已交付第一年的5万元使用费，在原审中已认可实施了合同，原审法院保全的产品就是涉案专利产品，且如合同没有实施，宋某为何要主张模具费用。3、宋某起诉的有关专利权权属案件，是为逃避本案违约责任的恶意诉讼，业已超出诉讼时效。4、涉案专利实施许可合同约定了违约金100万元，原审法院基于合同约定、产品市场价值和宋某生产规模认定违约金60万元并无不当。 二审法院查明的事实与原审法院查明的事实一致。 本院认为，本案争议焦点有二：一是宋某以侯某欠付模具费用为由主张侯某在先违约能否成立，宋某未支付专利使用费是否构成违约；二是原审法院判令宋某支付侯某60万元违约金是否适当。 关于第一个焦点问题，本院认为，宋某有关涉案合同未实施的主张与其在原审中的陈述及反诉主张自相矛盾，与事实相悖，不能成立；宋某未依约支付涉案专利使用费，构成违约。理由为：1、宋某关于侯某违约在先的抗辩理由和反诉主张缺乏事实依据，不能成立。根据涉案合同第五条、第六条有关专利产品配件利润及模具费用的约定，宋某主张侯某欠付模具费用构成违约，应提交证据证明专利产品配件的模具已经侯某确认，宋某已向侯某主张了相关费用。根据已查明的事实，丁公司戊公司二份收据，虽然收款项目为模具或配件模具，但不能证明与涉案专利产品配件有关联，也不能证明相关模具已经侯某确认。而且，宋某也未提交证据证明其已向侯某主张了上述模具款。仅凭2007年7月21日侯某向宋某借款300元的借据，不能证明侯某实际已对模具进行确认，并同意以专利使用费折抵模具费用。因此，宋某有关侯某在先违约的主张不能成立，本院不予支持。2、涉案合同为专利技术实施许可合同，宋某应依约支付使用费。根据涉案合同约定的权利义务内容，侯某、宋某之间为专利实施许可关系，即侯某许可宋某实施侯某的三项专利技术。宋某已实际支付了合同约定的首期使用费，证实宋某认可该合同目的。宋某现主张该合同实为合作实施合同，付费约定条款无效缺乏事实依据，不能成立。根据涉案合同第二条有关结算金额及支付方式的约定，宋某应在2007年6月6日首付侯某第二年使用费4万元。对此，宋某在上诉状中也予以认可，认为“2007年至2008年的首付款4万元的期限为2007年6月6日”。因此，宋某有关合同开始执行日约定不明、第二年4万元首付款支付期限为2008年6月6日的抗辩理由不能成立。另，宋某提交的侯某2借据不能证明宋某承担了侯某2食宿费用，也不能证明宋某履行了协助义务。综上，宋某拒绝履行合同付款义务，未依约协助对方代理人确认型材产量，系以自己的行为表示不再履行涉案合同，构成违约，应承担违约责任。 关于第二个焦点问题，本院认为，原审法院判决宋某承担60万元违约金并无不当。涉案合同第十三条约定违约金为100万元，侯某在本案中主张60万元违约金，系在约定违约金范围内对自己权利作出的处分。本院二审中，重新给予上诉人对约定违约金是否高于实际造成的损失说明举证的机会，但上诉人未举证证明约定违约金过高，因此原审判决认定合理适当，应予支持。 此外，关于宋某提起专利权权属纠纷后，法院应否中止诉讼的问题。本院认为，根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四十五条的规定，技术合同纠纷案件受理法院仅限于第三人对涉案专利权权属或者侵权提起诉讼请求并被法院受理后，才应当中止诉讼。宋某作为一方合同当事人，在本案审理过程中对涉案专利权权属另案起诉并不影响原审法院审理本案。换言之，宋某已通过涉案合同对其权利做出了处分，其实体权利应受合同效力影响。合同若有效，宋某则应当承担相应的法律后果；合同若无效或被撤销，则自始没有约束力。原审法院是否中止诉讼并不影响宋某的实体权利。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。宋某的上诉请求缺乏事实依据，不能成立，依法应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二审案件受理费20105元，由上诉人宋某承担。 本判决为终审判决。 审　判　长　于　玉 代理审判员　徐某2 代理审判员　刘某 二○○八年十一月二十七日 书　记　员　石　青 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第113条 中华人民共和国合同法 第114条 中华人民共和国合同法 第345条 中华人民共和国合同法 第349条 中华人民共和国合同法 第351条 中华人民共和国合同法 第67条 中华人民共和国合同法 第94条 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 第45条 更多