苏某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)高行终字第1136号 审理法官： 张某 刘某3 袁某 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市高级人民法院 审结日期：2012.11.21 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 行政判决 第三人 反证 调取证据 关联性 新证据 维持原判 // 苏某与国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷上诉案 北京市高级人民法院 行政判决书 (2012)高行终字第1136号 上诉人（原审原告）苏某。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10－12层。 法定代表人张某2，副主任。 委托代理人刘某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人刘某2，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人苏某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第3104号行政判决，向本院提起上诉。本院于2012年7月2日受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 北京市第一中级人民法院经审理查明： 本申请系第200510119663.6号名称为“芦丁豆芽及芦丁豆腐”的发明专利申请，申请人为苏某，申请日为2005年11月26日，公开日为2006年10月25日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2009年9月4日发出驳回决定，驳回了本发明专利申请，其理由是：(1)权利要求2、3的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第三十三条的规定：(2)权利要求1请求保护的范围不清楚，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二十条第一款的规定。驳回决定所依据的文本为申请人于2009年7月7日提交的权利要求第1-3项、2008年10月28日提交的说明书第1-3页以及2007年12月5日提交的说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书如下： 1、在以下环境条件下生产的芦丁豆芽：豆芽在缸内生长中，有盖包而形成的空气成份和避光环境，温度是一般豆芽的生长温度，其特征在于：根据芦丁(维生素P)的性质在冷水中于水的溶解度是万分之一；沸水的溶解度是二百分之一：根据豆种的不同特性在生产的过程中配制不同的芦丁水溶液生产出绿豆芽、黄豆芽…… 2、根据权利要求l所述芦丁豆芽中的绿豆芽：将5千克绿豆用水淘洗干净；沸水6千克加0．03千克芦丁制成水溶液；与5千克绿豆在一个容器混合搅拌2—3分钟；然后加冷水降温到45℃开始浸泡：使水溶液淹豆面约60毫米；在浸泡的过程中初始使用木棍搅拌之后使其自然散温：豆子泡好后装箩萌芽；萌芽后用万分之一的芦丁水溶液漂洗入缸；入缸后在以后50个小时的生长过程中用万分之一的芦丁水溶液淋豆：小芽后盖包。 3、根据权利要求1所述芦丁豆芽中的黄豆芽：黄豆淘洗干净后，下缸用万分之一的芦丁水溶液浸泡，泡好后把多余的芦丁水溶液放掉：从小芽到中芽的生长过程中用万分之一的芦丁水溶液淋豆：小芽后盖包。 驳回决定认为：(1)权利要求2中的“萌芽后用万分之一……入缸”、权利要求3中的“下缸用……淋豆”在原申请文件中没有记载，也不能由原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定；(2)权利要求l末尾采用“……”的撰写方法，且其特征部分仅记载一些公知常识，缺少对于工艺步骤及相应技术参数的记载，导致整个技术方案不完整。 苏某对上述驳回决定不服，于2009年10月25日向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，同时修改了权利要求书。苏某认为：权利要求3中涉及的万分之一的芦丁水溶液在说明书中有相应记载，修改后的权利要求书可以克服驳回决定所指出的缺陷。复审请求时新修改的权利要求书如下： 1、在以下环境条件下生产的芦丁豆芽：豆芽在缸内生长中，有盖包而形成的空气成份和避光环境，温度是一般豆芽的生长温度，其特征在于：在生产绿豆芽时；泡豆用沸水200分之一的芦丁水溶液烫豆；然后加冷水降温；生长过程用万分之一的芦丁水溶液，生产黄豆芽时泡豆和生长过程都用万分之一的芦丁水溶液，生产出绿豆芽、黄豆芽。 2、根据权利要求1所述芦丁豆芽中的绿豆芽：将5千克绿豆用水淘洗干净；沸水6千克加0．03千克芦丁制成水溶液：与5千克绿豆在一个容器混合搅拌2—3分钟；然后加冷水降温到45°C开始浸泡；使水溶液淹豆面约60毫米；在浸泡的过程中初始使用木棍搅拌之后使其自然散温；豆子泡好后在以后50个小时的生长过程中用芦丁水溶液淋豆；小芽后盖包。 3、根据权利要求1所述芦丁豆芽中的黄豆芽：黄豆淘洗下缸—淋芦丁水溶液：浸豆—淋芦丁水溶液；小芽；盖包—淋芦丁水溶液：二芽—淋芦丁水溶液；成芽。” 经形式审查合格，专利复审委员会于2009年12月2日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为，修改后的权利要求仍然不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，因而坚持原驳回决定。 随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，于2011年3月11日向苏某发出复审通知书，指出：(1)权利要求1包括绿豆芽和黄豆芽两个并列的技术方案，黄豆芽技术方案“……生产黄豆芽时泡豆和生长过程都用万分之一的芦丁水溶液……”中芦丁水溶液的浓度既没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，不符合《专利法》第三十三条的规定。在权利要求l的上述内容超范围的情况下，权利要求3也不符合《专利法》第三十三条的规定。(2)鉴于国家知识产权局原审查部门在2008年6月6日的第二次审查意见通知书中指出本申请的技术方案相对于对比文件l(CNl273022A，公开日为2000年11月15日)不具备创造性，故合议组将针对当前审查文本中与上述技术方案实质相同的内容进行关于创造性的审查。关于权利要求l中采用所述方法生产绿豆芽的技术方案，对比文件1公开了一种多维营养菜及其培植方法，权利要求l相对于对比文件1的区别技术特征在于：(1)将蔬菜限定为绿豆芽并具体限定了其培植方法，(2)具体限定了所使用的芦丁水溶液浓度。在对比文件1的基础上，本领域技术人员容易想到将该方法用于培植绿豆芽，同时权利要求1的培植方法也是本领域普通技术人员所普遍掌握的，而芦丁在沸水和冷水中的溶解度则是本领域的公知常识，权利要求1不具备创造性。权利要求2中具体的工艺参数是本领域技术人员所通常选用的，本申请说明书也并未证明这些工艺参数的选择能够给本申请带来何种意料不到的技术效果，权利要求2也不具备创造性。(3)权利要求3中存在多处使用标点符号“-”的撰写方式，如“黄豆淘洗下缸-淋芦丁水溶液”、“浸豆-芦丁水溶液”等。该标点符号的使用导致权利要求3不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。 苏某于2011年3月25日提交了意见陈某书及修改后的权利要求书。苏某认为：(1)修改后的权利要求书可以克服复审通知书所指出的不符合《专利法》第三十三条、《专利法实施细则》第二十条第一款的缺陷；(2)本申请与对比文件l相比，最大的特点是在生产芦丁豆芽的同时，保护了芦丁本身免受光的破坏和减少微生物的侵蚀：①盖包而形成少氧的空气成分和避光环境，芦丁豆芽的维生素C升高，而且芦丁本身免受光的破坏：②芦丁水溶液的流动性减少了微生物对芦丁的侵蚀。本申请属于非显而易见的组合，组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果，具备创造性。(3)从营养角度讲绿豆芽、绿豆苗不是同一种物质，对比文件1不能影响本申请的授权。修改后的权利要求书内容如下： l、在以下环境条件下生产的芦丁豆芽：豆芽在缸内生长中，盖包而形成的空气成份和避光环境，温度是一般豆芽的生长温度，其特征在于：在生产绿豆芽时泡豆用沸水200分之一的芦丁水溶液烫豆，然后加冷水降温；生长过程用万分之一的芦丁水溶液，生产黄豆芽用芦丁水溶液泡豆、淋豆芽，生产出绿豆芽、黄豆芽。 2、根据权利要求1所述芦丁豆芽中的绿豆芽：将5千克绿豆用水淘洗干净，沸水6千克加0．03千克芦丁制成水溶液；与5千克绿豆在一个容器混合搅拌2-3分钟，然后加冷水降温到45℃开始浸泡；使水溶液淹豆面约60毫米：在浸泡的过程中初始使用木棍搅拌之后使其自然散温；豆子泡好后在以后50个小时的生长过程中用芦丁水溶液淋豆，小芽后盖包。 3、根据权利要求1所述芦丁豆芽中的黄豆芽：从黄豆淘洗下缸浸豆：到豆芽的小芽、二芽、成芽生长过程中都淋芦丁水溶液，小芽后盖包。” 2011年5月9日，专利复审委员会作出第32150号复审决定（简称第32150号决定）。专利复审委员会在第32150号决定中认定： 1、关于审查文本 苏某于2011年3月25日答复复审通知书时提交了权利要求书的全文替换页，经审查，修改后的权利要求书符合《专利法》第三十三条的规定。因此，本复审决定所针对的审查文本是：苏某于2011年3月25日提交的权利要求第1-3项、2008年10月28日提交的说明书第1-3页以及2007年12月5日提交的说明书摘要。 2、关于《专利法》第二十二条第三款 权利要求l包括绿豆芽和黄豆芽两个并列的技术方案，关于权利要求l中请求保护采用所述方法生产绿豆芽的技术方案，对比文件1(CNl273022A，公开日为2000年11月15日)公开了一种多维营养菜及其培植方法，其中具体公开了用于培植多维营养菜的多维营养液料中添加有芦丁苦味剂(见对比文件1权利要求1-3、实施例4)，即对比文件1公开了在培植过程中通过使用芦丁溶液将芦丁输送进入蔬菜(如豆苗)的技术方案。权利要求1相对于对比文件l的区别技术特征在于：(1)将蔬菜限定为绿豆芽并具体限定了其培植方法，(2)具体限定了所使用的芦丁水溶液浓度。对于区别特征(1)，首先，对比文件1公开的培植蔬菜方法就是用于蔬菜的种子，其实施例4所培植的蔬菜为绿豆苗。权利要求1采用的绿豆芽是常见的蔬菜类型，且通过水或水溶液培植生产，在对比文件l的基础上，本领域技术人员容易想到将该方法用于培植绿豆芽；其次，权利要求1的培植方法也是本领域普通技术人员所普遍掌握的，为本领域的公知常识，本申请说明书背景技术部分以及苏某在实质审查阶段提交的科普读物《豆芽生产新技术》中的相关内容也印证了这一点；对于区别技术特征（2），其所限定的浓度均为芦丁在相应温度下的饱和溶液浓度，而芦丁在沸水和冷水中的溶解度是本领域的公知常识，为使芦丁更多地进入豆芽而采用上述浓度的芦丁溶液对于本领域技术人员容易想到的。因此，在对比文件1所公开的内容基础上，结合本领域公知常识得到权利要求1请求保护的技术方案、生产出含有芦丁的绿豆芽对于本领域技术人员是显而易见的，并且其技术效果能够预料得到。因此，权利要求1不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。 对于苏某的意见陈某，专利复审委员会认为：苏某认为本申请中涉及的方法能够保护芦丁本身免受光的破坏和减少微生物的侵蚀，然而本申请说明书中并未记载关于这一效果的内容，该效果也不能由说明书记载的信息中直接地、毫无疑义地得出；此外，如上所述，权利要求1的培植方法是本领域普通技术人员所普遍掌握的，即苏某所强调的盖包、淋豆等工艺均属于培植绿豆芽中常见的、公知的技术手段，其技术效果也是本领域技术人员能够预期的。绿豆苗和绿豆芽虽有不同，但专利法意义上的创造性取决于本领域技术人员在现有技术的基础上能否显而易见地得出本申请请求保护的技术方案，关于权利要求1的创造性上文已评述，在此不再赘述。综上所述，苏某的观点不能成立。 鉴于苏某的申请文书依然存在不符合授权条件的缺陷，驳回决定应于维持，专利复审委员会对申请文书中的其他缺陷不再一一评述。专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2009年9月4日对本申请作出的驳回决定。 苏某不服专利复审委员会作出的第32150号决定并提起诉讼，请求撤销第32150号决定。同时，提交了《小杂粮良种引种指导》一书作为新证据，证明芦丁在自然界的表现形式；提交了调取证据申请，申请法院调取对比文件1的原件，且对专利复审委员会提交的对比文件1文本的真实性表示怀疑。 北京市第一中级人民法院认为：《小杂粮良种引种指导》一书与本案缺乏关联性，不予采信。虽然苏某对对比文件1的真实性表示怀疑，但未提交相反证据证明专利复审委员会提交的对比文件1文本为伪造，且对比文件1为专利文本，属于公开文本，苏某可以自行查询，因此该申请不属于法院调取证据的范围。尽管本申请说明书从理论上计算了权利要求1所涉及的方法能够使豆芽中蓄积芦丁，并概述了人们在使用芦丁豆芽的过程中，取得增加体内芦丁含量，增强维生素C在体内的蓄积等技术效果，但没有对其声称的技术效果加以验证。并且，本申请说明书也没有记载权利要求1所涉及的方法能够保护芦丁本身免受光的破坏和减少微生物的侵蚀，也不能由说明书记载的信息中直接地、毫无疑义地得出。而盖包、淋豆等工艺均属于培植豆芽中常见的、公知的技术手段。此外，芦丁遇光易变色遭破坏是其本身固有的特性，也是本领域技术人员熟知的常识。为了避免芦丁遇光变色破坏，采用多种避光的技术手段（如盖包）也是本领域中常见的、公知的技术手段，且其技术效果也是能够预期的。正如本申请的背景技术部分所述，本领域技术人员在本申请的申请日之前已经清楚了解芦丁（维生素P）、维生素C的作用与用途及其相互作用，以及温度、水分、空气等因素对豆芽生长及其质量的影响。权利要求1请求保护的培植方法既是本领域普通技术人员所普遍掌握的技术，且本申请说明书也没有记载权利要求1的培植方法相对于对比文件1与本领域公知常识的结合具有何种预料不到的技术效果，故本申请的权利要求1不具备创造性。本申请权利要求2、3均直接引用权利要求1，其各自附加技术特征均为本领域常见的、公知的技术手段，故在被引用的权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2、3亦不具有创造性。 北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持国家知识产权局专利复审委员会做出的第32150号复审请求审查决定。 苏某不服原审判决并向本院提起上诉，请求撤销原审判决和第32150号决定。其主要上诉理由为：一、审查员对本案提出分案的要求是个错误，专利复审委员会对本案进行选择性审查做法错误。二、原审法院没有调取对比文件做法错误。三、本申请具有创造性。 专利复审委员会服从原审判决。 本院经审理查明，原审判决查明事实清楚，证据采信得当，且有本申请、驳回决定、第32150号决定、对比文件1、笔录及当事人陈某等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。 本院认为： 《中华人民共和国行政诉讼法》第五条规定“人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否合法进行审查。”本案是针对专利复审委员会作出的第32150号决定是否合法进行审查的行政诉讼，未在该具体行政行为过程中涉及的事由不属于司法审查的范围，由于第32150号决定并未涉及的内容，不是复审的理由，故不属于人民法院司法审查的范围。苏某的相关上诉请求缺乏法律依据，本院不予支持。 《中华人民共和国行政诉讼法》第二十九条规定“有下列情形之一的，人民法院有权调取证据：（一）原告或者第三人及其诉讼代理人提供了证据线索，但无法自行收集而申请人民法院调取的；（二）当事人应当提供而无法提供原件或者原物的”。本案中，苏某申请法院调取对比文件1的文本，但对比文件1系公开文本，不属于于当事人无法自行收集到的证据，故该证据不属于法院调取证据的范围，原审法院据此驳回苏某申请调取证据的申请并无不当。苏某的相关上诉主张缺乏法律依据，本院不予支持。 《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域的技术人员来说，该发明创造相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明创造与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明创造的创造性时，未记载在权利要求中的技术特征相对于最接近的现有技术不构成区别技术特征。判断实用发明创造对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明创造的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该实用新型专利技术。当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明创造中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在相应的技术启示。如果权利要求与最接近的现有技术的区别技术特征是本领域技术人员为解决相应的技术问题所能做出的常规选择，则权利要求对于本领域技术人员来说是显而易见的。本案中，对比文件1公开了在培植过程中通过使用芦丁溶液将芦丁输送进入蔬菜(如豆苗)的技术方案，权利要求1相对于对比文件l的区别技术特征在于：(1)将蔬菜限定为绿豆芽并具体限定了其培植方法，(2)具体限定了所使用的芦丁水溶液浓度。对于区别特征(1)，对比文件1公开的培植蔬菜方法就是用于蔬菜的种子，其实施例4所培植的蔬菜为绿豆苗。权利要求1采用的绿豆芽是常见的蔬菜类型，且通过水或水溶液培植生产，在对比文件l的基础上，本领域技术人员容易想到将该方法用于培植绿豆芽。同时，权利要求1的培植方法也是本领域普通技术人员所普遍掌握的，为本领域的公知常识。对于区别技术特征（2），其所限定的浓度均为芦丁在相应温度下的饱和溶液浓度，而芦丁在沸水和冷水中的溶解度是本领域的公知常识，为使芦丁更多地进入豆芽而采用上述浓度的芦丁溶液对于本领域技术人员容易想到的。因此，在对比文件1所公开的内容基础上，结合本领域公知常识得到权利要求1请求保护的技术方案、生产出含有芦丁的绿豆芽对于本领域技术人员是显而易见的，并且其技术效果能够预料得到。因此，权利要求1不具备创造性。由于本申请权利要求2、3均直接引用权利要求1，其各自附加技术特征均为本领域常见的、公知的技术手段，在被引用的权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2、3亦不具有创造性。原审法院关于本申请不具有创造性的认定并无不当，苏某的上诉主张缺乏依据，本院亦不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。苏某的上诉主张不能成立，其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各人民币一百元，均由苏某负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审　判　长　　张　冰 代理审判员　　刘某3 代理审判员　　袁某 二○一二年十一月二十一日 书　记　员　　崔馨娜 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第33条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第20条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第29条 中华人民共和国行政诉讼法 第5条 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国行政诉讼法 第61条1款1项