甲公司与陈锡奎侵害实用新型专利权纠纷上诉案——相同技术方案先后申请实用新型和发明专利的司法保护

民事> 知识产权与竞争纠纷> 知识产权权属、侵权纠纷> 专利权权属、侵权纠纷> 侵害实用新型专利权纠纷 案 号：(2013)闽民终字第482号、第522号 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 福建省高级人民法院 案件类型： 民事二审 审理程序： 二审 权责关键词： 合法 基本原则 证明 重复起诉 改判 证据保全 来源：黄从珍：《相同技术方案先后申某实用新型和发明专利的司法保护》，载《人民司法·案例》2013年第18期，第45页 相关企业：甲公司 // 甲公司与陈某侵害实用新型专利权纠纷上诉案 ——相同技术方案先后申某实用新型和发明专利的司法保护 【裁判要旨】权利人以相同的技术方案先后向国家知识产权局专利局申某实用新型专利和发明专利，并先后获得实用新型和发明两项专利。如果专利权人以上述两项专利分别指控被告的同一行为构成专利侵权，虽然从形式上应认定两项专利权均为有效，但法院应只保护其中一项专利，具体保护哪一项专利可由权利人自主作出选择。 【案号】一审：（2012）泉民初字第764号、第765号　二审：（2013）闽民终字第482号、第522号 【案情】 原告（二审被上诉人）：陈某。 被告（二审上诉人）：乙公司（以下简称乙公司）。 陈某系个人独资企业惠安县佳能机械制造厂（丙公司，以下简称丙公司）创办人及法定代表人。2008年9月23日，陈某申某“多头圆柱形石材仿形机”发明专利，于2011年9月7日获得授权，专利号为ZL200810071856.2。该项发明提供一种多头圆柱形石材仿形机，前、后立柱对应垂直固定在底座上，前、后立柱分别包括对称布置在底两侧的两立柱；在前立柱上设有工件夹持机构，工件夹持机构可同时夹装多个被加工工件，并驱使所有工件同步自转；在后立柱上设有工件切削装置，工件切削装置包括通过垂直升降和水平横移驱动机构可上下、前后移动的水平架设在后左、右立柱之间的横梁以及若干由沿纵向垂直支撑在横梁上的主轴带动以同步切割工件的切削刀盘以及通过光电感应跟踪仿形模板曲面以控制各切削驱动机构的仿形控制装置。该仿形机可一次同时加工多个工件，操作简单，减轻劳动强度，工作效率高，降低生产成本，加工的成品外形同一性好。2011年9月15日，陈丁公司生产经营使用。 另查明，2008年8月28日，陈某还申某了名称为“圆柱形石材自动仿形机”实用新型专利，于2009年10月28日获得授权，专利号为ZL200820145412.4。该实用新型专利的权利要求书、说明书、附图及摘要等与本案讼争的名称为“多头圆柱形石材仿形机”（专利号为ZL ZL200810071856.2）发明专利完全相同。 乙公司成立于2009年8月4日，主要生产线条机等石材机械。2011年间，戊公司的产品广告册上己公司的专利产品外观基本一致，遂发出律师函要求被告停止侵权行为。审理中，乙公司承认其庚公司的产品翻拍而成的。 2012年8月10日，陈某作为原告，辛某为被告，向某市中级人民法院卯公司的上述行为分别提起侵害发明专利权和实用新型专利权两个案件的诉讼。 陈某请求对本案的实用新型专利及发明专利分别进行保护，如果法院只能保护其一项专利，其请求保护发明专利。乙公司认为两项专利为同一发明创造，前一项实用新型专利构成在后申某的发明专利的抵触申某，在后申某的发明专利为重复授权，不应保护，应驳回陈某的起诉。 【审判】 一审法院认为，根据专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。从现有证据分析，乙公司丙公司购买多头圆柱形石材仿形机，并将该款机械的照片用作广告宣传。壬公司发出的律师函，否认生产、销售该产品，癸公司经营场所提取了“凯达机械”产品广告册，该图册第子公司丑公司购买的多头圆柱形石材仿形机的技术特征基本相同，许诺销售侵权事实成立。本案中，寅公司实际生产、销售了侵权产品，故仅能根据许诺销售侵权行为的持续时间、性质、制造被控侵权产品的单价、被控侵权产品的市场利润率等因素，卯公司的侵权损害赔偿数额酌情予以确定。据此，依照专利法等相关法律的规定，判决：乙公司应立即停止侵害陈某“多头圆柱形石材仿形机”发明专利权（专利号为ZL200810071856.2）及“圆柱形石材自动仿形机”实用新型专利权（专利号为ZL200820145412.4）的行为；对侵害发明专利案，乙公司应赔偿8万元人民币，对侵害实用新型专利案，乙公司应赔偿3万元人民币。 乙公司不服一审判决，上诉称：1.一审法院在没有具体侵权产品存在的情况下，仅是将上诉人的“多头栏杆仿型机”辰公司的“多头圆柱形石材仿形机”及“圆柱形石材自动仿形机”图片比对，就得出两款机械的技术特征基本相同，一审法院认定事实错误。2.一审法院在没有证据证明有侵权产品存在的情况下，认定许诺销售侵权成立，属于适用法律的错误。综上，请求二审法院撤销一审判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求。 二审法院经审理认为： 被上诉人陈某分别以“圆柱形石材自动仿形机”、“多头圆柱形石材仿形机”的名称在2008年8月10日、2008年9月23日向国家知识产权局专利局申某实用新型专利和发明专利，并分别于2009年10月28日、2011年9月7日被授予发明专利权和实用新型专利权。经比较，两项专利的权利要求书、说明书、附图及摘要等内容完全相同，应当认定两项专利的名称虽然不同，但法律保护的发明创造涉及的技术方案完全相同，实质为同一技术方案。 专利法（2000年修订）第二十二条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指在申某日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申某并且记载在申某日以后公布的专利申某文件中。本案中，被上诉人陈某于2008年8月10日申某讼争的实用新型专利，该时间比其在2008年9月23日又以同样的技术方案申某发明专利的时间早，但由于当时的专利法规定同一个人先后以相同的技术方案申某发明和实用新型专利，并不构成抵触申某，因此，从形式上而言，应当认定被上诉人申某的发明专利及实用新型专利均为有效。但根据专利法第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权，因此，对同一专利权人就相同的技术方案申某的两项专利，法律应该只保护其一项专利。因发明专利的保护期限为20年，而实用新型专利的保护期限才10年，现被上诉人陈某请求保护其发明专利，从有利于保护发明创造、鼓励创新的角度，被上诉人陈某选择请求保护其发明专利，即本案讼争的名称为“多头圆柱形石材仿形机”发明专利，应予准许。 根据专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，上诉人向某2司购买多头圆柱形石材仿形机专利产品，并将该款机械命名为多头栏杆仿型机，登载在其印制的广告册中，目的在于招揽销售业务。将讼争的发明专利与上诉人宣传册上的多头栏杆仿型机相比较，讼争发明专利的独立权利要求的全部技术特征在多头栏杆仿型机图片中均有体现，且多头栏杆仿型机系将被上诉人的专利产品多头圆柱形石材仿形机拍照制成的，上诉人的行为依法构成许诺销售行为，构成专利侵权。一审法院判决上诉人构成专利侵权正确，应予维持。一审法院在上诉人住所地执行证据保全时，上诉人的董事长林远秋已经承认其产品广告册系用被上诉人的企业生产的多头圆柱形石材仿形机拍照而成，因此，上诉人上诉认为一审法院认定其广告中多头栏杆仿型机与讼争专利的技术特征基本相同错误无理。上诉人将讼争的专利产品登载在其产品的广告上，午公司的产品，招揽业务，该行为依法构成许诺销售专利侵权。上诉人认为认定许诺销售还必须使产品处于能够销售状态无法律依据，因此应当认定上诉人侵害发明专利权成立。对陈某又要求以已经作出评判的发明专利相未公司同样行为的侵权责任，因该发明与实用新型专利属于同一技术方案，本质上属于重复请求，对其诉讼请求显然应予以驳回。综上，二审法院维持了一审法院对发明专利的判决结果，申公司许诺销售侵权成立，对侵害实用新型专利的上诉，改判予以驳回陈某的起诉。 【评析】 本案是一起专利权人以相同技术方案先后获得两项专利后，专利权人以他人同一行为同时侵犯其两项专利而引发的专利侵权纠纷案件。一审法院判决两项专利侵权均成立；二审法院判决认为从形式上应对权利人的两项专利权均认定为有效，但对权利人同时提起的诉讼，应当认定为两个诉实质相同，属于重复诉讼，对权利人的两项专利宜只保护其中一项。具体保护哪项专利更妥，允许权利人自主作出选择。 一、权利人先申某的实用新型专利并不构成在后申某的发明专利的抵触申某，两项专利在形式上均应认定为有效。 专利法中的抵触申某，实质为破坏新颖性的专利申某，是指在专利申某日以前，任何单位或个人就同样的技术已经先向专利行政部门提出过申某，并且记载在申某日以后公布的专利申某文件中，那么这一申某就为被审查之申某的抵触申某。如果抵触申某成立，则在后的申某为无效的申某。 2000年修改的专利法第二十二条规定：新颖性，是指在申某日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申某并且记载在申某日以后公布的专利文件中。而2008年修改并于2009年10月1日生效的专利法第二十二条规定的新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申某日以前向国务院专利行政部门提出过申某，并记载在申某日以后公布的专利申某文件或者公告的专利文件中。由上述规定可知，2000年专利法规定的有关抵触申某，对同一个人先后申某的同一技术方案的不同专利，在先申某的专利并不构成在后申某的抵触申某，即自己不构成对自己的抵触申某。而2008年修改并于2009年10月1日生效的专利法，则采用了《欧洲专利公约》中对申某人的范围不作出限制的有关抵触申某的规定，即抵触申某既可以是他人提出的在先申某，也可以是自己提出的在先申某，即自己可以构成对自己的抵触申某。 本案中，原告陈某在2008年先后相隔一个月以完全相同的技术方案分别申某实用新型专利和发明专利，根据法无溯及力的原则，本案应适用2000年的专利法。由于当时专利法规定自己并不构成对自己专利的抵触申某，从形式上而言，原告陈某以相同的技术方案分别申某发明和实用新型两项专利，并无明显违反法律之处，应当认定为有效。 二、在法院认定两项专利形式上均为有效的情况下，应向权利人释明司法只能保护其中一项专利。 对同一申某人先后就同样的发明创造提出两份专利申某的，1984年制定的专利法和《专利法实施细则》均未涉及。专利权作为一项民事权利，按照民事法律无明文禁止应可作为的原则，应可得出允许同一申某人就同样的发明创造申某获得两项专利。但这明显与世界专利制度相悖，也与我国专利法明确规定专利保护年限的制度相违背。允许同一发明创造同时获得两项专利，带来的直接后果为专利的保护期限变相延长，甚至变得无限期地延长，阻止了人类社会对文明成果的共享和传播。为了克服这一缺陷，1992年修改的《专利法实施细则》第十二条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。2008年修改专利法将其上升为专利法的一条基本原则，其第九条明确规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。本案的情况是，无论适用1992年修改的《专利法实施细则》还是2008年修改的专利法，都明确规定对权利人以同样的技术方案的申某专利行为只能授予一项专利权。但本案的实际情况是专利权人从形式上获得了两本专利证书，据此法院可以指导被告启动专利无效宣告程序予以解决纠纷。但启动这种程序耗时长、程序复杂，且存在被告不愿启动的情形。本案中，人民法院既然已分别作为两个案件进行了受理，从诉讼的一般原理，这两个案件原告和被告均相同，被控侵权的事实也相同，差别仅在于主张的权利一个为发明专利，另一个为实用新型专利。但无论是发明专利还是实用新型专利，均是按照专利的新颖性、创造性和实用性的“三性”标准对同一技术方案进行审查，差别在于创造性的程度不同，授予发明专利的创造性比实用新型专利的创造性要求高，但对同一技术方案的法律保护并不会因获得了发明专利而对其保护与实用新型专利有所区别。因而本案与关联的案件形式上是两个独立案件，但实质上应是同一诉讼。权利人分别提起两个诉讼，应认定为重复起诉。这种情况下，人民法院应及时向当事人释明，告知对其实质相同的两项专利，法院只能保护其中的一项。 三、从有利于保护权利人的发明创造、鼓励创新的角度，应由权利人对保护实用新型专利还是保护发明专利自主作出选择。 专利制度的目的在于鼓励发明创造，提高国家创新能力.党的十八大也提出国家实施创新驱动发展战略，实施专利制度，就是要保护好专利权人的合法权益。依照我国专利法的规定，发明专利的保护期为20年，实用新型专利的保护期为10年，均自申某日开始计算。本案中，权利人申某实用新型专利和发明专利的时间前后相差一个月，两项专利的保护期限则相差10年，在这种情况下，权利人自然会要求按照其发明专利进行保护，法院应支持其自主作出的选择。现行专利法虽未明确规定上述做法，但2008年修改的专利法第九条体现了这一做法，其中规定：“同一申某人同日对同样的发明创造既申某实用新型专利又申某发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申某人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。因发明专利的保护期限相比实用新型专利保护期限较长，对同一个人的同一技术方案的专利申某，专利法明确规定尊重权利人的意愿，可将其保护期限较短的实用新型专利转换成保护期限较长的发明发利。本案在权利人选择要求保护发明专利的情况下，对其相同技术方案的实用新型专利的起诉，应当认定为重复起诉。对侵害实用新型专利诉讼，应予以改判驳回权利人的起诉。 黄从珍 （作者单位：福建省高级人民法院） 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第22条 中华人民共和国专利法(2008修正) 第9条 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 中华人民共和国专利法 中华人民共和国专利法(2000修正) 第22条 中华人民共和国专利法实施细则[失效] 第12条