甲公司等侵害外观设计专利权纠纷上诉案

甲公司等侵害外观设计专利权纠纷上诉案 湖北省高级人民法院 民事判决书 (2016)鄂民终1007号 上诉人（原审原告）：高某。 委托诉讼代理人：吴某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：袁某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：乙公司，住所地湖北省武汉市硚口区某地。 法定代表人：徐某，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张某，该公司监事。 被上诉人（原审被告）：丙公司，经营场所浙江省义乌市中国小商品城国际商贸城H2-24625号商位，经营者童仕东。 委托诉讼代理人：储涛，某律师事务所律师。 上诉人高某2公司（以下简称丁公司），戊公司（以下简称壬公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中知初字第02531号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年7月14日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人高某及其委托诉讼代理人吴某、袁某，己公司的法定代表人徐某及其委托诉讼代理人张某，庚公司的委托诉讼代理人储涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 高某上诉请求：1、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中知初字第02531号民事判决，依法改判或发回重审；2、本案一、辛公司、壬公司承担。事实与理由：一审法院关于高某无权就涉案专利受让前的侵权行为提起诉讼的认定错误。法律并未明确规定专利受让人无权就转让前的侵权行为提起诉讼。专利权自转让时发生转移，转移的内容不仅包括专利权本身，还包括对专利转让之前及之后的侵权行为进行维权诉讼并得到赔偿的权利。原专利权人邵焕年与高某在签订专利转让合同时就明确高某有权就专利转让前的侵权行为单独提起诉讼。综上，请求二审法院支持高某的上诉请求。 丁公司辩称：1、丁公司不知道销售的产品为侵权产品，并有合法来源。2、丁公司未生产被控侵权产品，也已停止销售被控侵权产品。3、高某请求的赔偿数额无法律依据。4、高某与邵焕年之间签订的专利转让合同不真实。5、高某不具备主体诉讼资格。6、涉案专利不具有新颖性及创造性。 壬公司辩称：一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回高某的上诉请求。 高某向一审法院起诉请求：1、丁公司、壬公司停止生产、销售侵犯棋子篓外观设计专利（专利号：ＺＬ20113011××××.6）的侵权产品；2、丁公司、壬公司赔偿高某经济损失12万元（人民币，下同）；3、丁公司、壬公司赔偿高某为制止侵权所支出的购买侵权产品费、律师费、公证费、工商档案查询费、交通费等合理费用共5610元；4、丁公司、壬公司承担本案诉讼费用。一审庭审中，癸公司停止生产侵权产品的诉讼请求。 一审法院认定事实：2011年5月10日，邵焕年向国家知识产权局提出名为“围棋篓”的外观设计专利申请，并于2011年9月28日获得授权，专利权人为邵焕年，专利号为ＺＬ20113011××××.6。该专利由2个组件组成，组件1为盖子，组件2为围棋篓主体。该专利整体呈酒坛形，由细条状编织材料编成，其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。至本案诉讼期间，涉案专利处于有效状态。国家知识产权局2014年4月29日就本案专利出具外观设计专利权评价报告，报告结论为涉案外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。该专利权评价报告所附对比设计8为一项申请号为US29310899的美国专利，该专利申请日为2008年9月17日，授权公告日为2009年8月4日。对比设计附图显示该外观设计为一无盖的仿竹编置物筐，筐底为圆形，筐身为七面并由底至上逐渐外扩，筐底和筐身为纵横交错编织构造。壬公司主张援引该美国外观设计作为现有设计抗辩依据。 2014年6月18日，邵焕年与高某签订专利转让合同，约定将涉案专利转让给高某，转让费用28万元，并约定在合同签订时一次性付清。2014年7月3日，高某向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求变更专利权人为高某。2014年8月5日，国家知识产权局核发手续合格通知书（发文序号：【账号已隐去】），准予变更。但双方签订的转让合同未就转让之前的侵权行为维权权利由谁行使作出约定，高某也未向一审法院提交支付28万元转让费的相关凭证。诉讼过程中，一审法院要求高某提交邵焕年同意由其对专利权转让前发生的侵权行为一并提起诉讼的授权文件，但高某在规定期限内未能提交。 2014年12月25日，高某委托林飞向武汉市黄鹤公证处申请办理保全证据公证。同日上午11时15分许，公证员李长青和公证员助理严军随同林飞来到位于武汉市硚口区某地的商铺（商铺招牌标有“宾朋文体批发”字样），林飞以普通消费者的身份在该商铺购买了“围棋”二副，并取得号码为xxx的售货凭证一张。购买行为结束后，林飞对该商铺的招牌进行了拍照，并随同公证员李长青和公证员助理严军将购买的商品带回公证处，林飞对所购物品进行了拍照。所购商品由公证员粘贴封条封存后交由林飞保管。就上述保全证据公证过程，黄鹤公证处于2015年1月20日出具了（2014）鄂黄鹤内证字第15119号公证书。子公司制式凭证，记载的售货品名为“围棋”，数量两件，单价每副40元。该两副被控侵权围棋篓由盖子和围棋篓主体组成，整体呈酒坛形并呈细条状编织体编织构造；其中盖子为圆形且顶部呈圆弧拱起，编织体的走向由正中间的圆形向外呈同心圆图案和辐射状图案扩展，最外围的圆形边沿明显凸起；围棋篓主体的直径上宽下窄，表面有若干横向及竖向的条纹整齐排布，最底部外围的圆形边沿明显凸起。该被控侵权围棋篓的盖子上粘贴有产品标签，标签上有海歌商标和“海歌619精瓷围棋”商品名称，并标注有“丑公司出品”。 另查明：丁公司成立于2005年4月25日，登记经营范围为文化用品、体育用品的销售。壬公司注册成立于2001年4月6日，登记经营范围为办公学习用品的批发、零售。案外人缙云县壶镇镇立锋文体用品厂（以下简称立锋文体厂）成立于2012年7月19日，登记范围为棋类加工。立锋文体厂出具的出库单（No6785546）记载，壬公司经营者童仕东在2013年9月8日向该厂订购“619海歌精瓷围棋”5件，每件12副，每副单价21元。2013年10月12日，丁公司寅公司订购了包括“海歌619精瓷围棋”在内的系列围棋产品，其中“海歌619精瓷围棋”的订货数量为12件，单价26元／副。2013年10月17日，丁公司卯公司经营者童仕东汇付了包括上述订货项目在内的货款712元。2013年11月16日，立锋文体厂开具收款收据，辰公司2013年9月8日的货款1260元。2015年11月20日，立锋文体厂出具证明称本案被控巳公司，证明下方加盖有立锋文体厂的公章并有“项立峰”的签名。 再查明：另据浙江省义乌市公证处出具的（2014）浙义证民字第007523号公证书记载，高某委托董训于2014年11月20日上午在义乌国际商贸城二期二楼4街24625-24627店面，取得2014年11月18日订购的“仿竹编618围棋”一件，付现款252元，午公司销货清单和童仕东的名片各一张。本案中，高某未将该次公证购买取得的商品作为被控侵权物向一审法院提交。高某为办理本案维权事项支出了公证费1000元、工商查档费100元、律师费3500元，购买侵权产品费80元。 一审法院认为，本案的争议焦点为：1、高某是否有权提起本案共同侵权诉讼？2、如高某有权提起本案诉讼，壬公司提出的现有设计抗辩能否成立？丁公司壬公司分别提出的合法来源抗辩能否成立？ （一）关于高某是否有权提起本案共同侵权诉讼的问题。根据《中华人民共和国专利法》第十条第一款和第三款的规定，专利申请权和专利权可以转让；转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。根据高某与邵焕年签订的专利转让合同及国家知识产权局2014年8月5日核发的手续合格通知书之记载，本案专利权已由邵焕年转让给高某并在专利公报上予以了公告，因此高某作为受让人有权对受让取得本案专利权之后的侵权行为提起诉讼。武汉市黄鹤公证处出具的（2014）鄂黄鹤内证字第15119号公证书证实，丁公司销售被控侵权产品的时间为2014年12月25日，该时间在高某取得本案专利权之后，未公司销售被控侵权产品的行为提起诉讼。申公司所举证据，丁公司壬公司订购被控侵权产品的时间为2013年10月12日，酉公司的销售行为发生在高某受让取得本案专利权之前，而原专利权人邵焕年并未明确同意将专利权转让之前的维权权利授予高某。在专利转让合同对转让前发生的侵权行为之起诉权利未约定，邵焕年事后也未明确同意由高某行使该权利的情况下，高燕戌公司。至于高某补充提交的（2014）浙义证民亥公司2014年11月20日销售了“仿竹编618围棋”，但因高某并未向一审法院提交该公证书对应的产品实物，一审法院无法确认该次购买的围棋产品棋篓与本案被控侵权棋篓为同款棋篓，甲23公司独自实施，乙24公司壬公司共同实施，该证据亦不能证实高某有权提起本案共同侵权之诉。丙25公司的该次销售行为侵犯其专利权，其可以另行提起诉讼。在高某226公司的情况下，戊27公司提出的现有设计抗辩和合法来源抗辩已无必要进行审查，一审法院对此亦不作分析认定。 （二）己28公司提出的合法来源抗辩能否成立的问题。《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权的设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。经审查，丁公司销售的被控侵权产品与授权设计属于相同产品，其采用的设计与授权设计相同，落入本案专利权的保护范围。丁公司未经专利权人的许可销售侵权产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。至于其应否承担经济损失赔偿的责任，根据专利法第七十条的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。庚29公司提交的汇款凭条、辛30公司盖章确认的销售存盘表，结合该被控侵权产品上壬31公司员工的通话记录等事实，癸32公司。同时，子33公司知道或应该知道其销售的围棋系侵权产品，丁公司对销售的围棋篓系侵权产品在主观上应处于不知道的状态。因此，一审法院认定，丁公司提出的合法来源抗辩成立，不应承担赔偿经济损失的民事责任。 综上，丑34公司在高某寅35公司，卯36公司。丁公司未经高某许可销售侵犯本案专利权的产品，其行为构成侵权，应承担停止侵权的民事责任。辰37公司不知其销售的产品为侵权产品且提供了侵权产品的合法进货来源，应免于承担赔偿经济损失的责任。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第七十条，《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决：一、丁公司于判决生效之日起立即停止销售侵犯名称为“围棋篓”（专利号：ＺＬ20113011××××.6）外观设计专利权的产品；二、驳回高某的其他诉讼请求。本案案件受理费2812.2元，由高某负担2312.2元，丁公司负担500元。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。己公司提交了三份证据。第一份证据为网络打印件，来源于阿里巴巴网站，网页上显示浦江县盛红工艺品厂的“精致复古竹编鑵、高档围棋鑵”价格为5元，销售数量为1000个，拟证明涉案专利围棋篓网上售价为5元；第二份证据亦为来源于阿里巴巴网站的网络打印件，网页上显示浦江县盛红工艺品厂销售第一份证据中的产品数量为1000个，拟证明邵焕年与高某签订的专利转让合同中约定的12万元许可使用费不真实；第三份证据为4张云南围棋厂建厂二十周年图片，图片中有一些围棋篓图片，拟证明涉案专利技术为现有技术。 上诉人高某发表质证意见称，对第一份证据及第二份证据的真实性不予认可，网页中显示的棋篓价格及销量与本案无关；对第三份证据的真实性没有异议，从图片来看，图片中的围棋篓与涉案专利生产的围棋篓产品有所区别，一个是草编，一个是竹编。另外，丁公司如主张现有技术抗辩，可通过合法程序实施，当前涉案专利还是真实有效的。 壬公司发表质证意见称，对第一份证据、第二份证据不清楚；对第三份证据的真实性、合法性、关联性予以认可。 巳38公司没有提交新证据。 午39公司提交的证据认证如下：第一份及第二份证据中的浦江县盛红工艺品厂销售的“精致复古竹编鑵、高档围棋鑵”无法确定是否与涉案专利设计一致，与本案无关，不予采信；第三份证据中，丁公司主张涉案专利为现有设计，因本案为侵权纠纷，涉案专利的效力问题不属于本院审理范围，丁公司可另案进行主张。从现有证据看，涉案专利仍处于有效状态，故对该证据亦不予采信。 二审经审理查明，一审查明的事实属实，本院依法予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点为：高某是否有权就其受让涉案专利前的侵权行为提起诉讼？ 本案中，专利号为ＺＬ20113011××××.6的外观设计专利的原始权利人为邵焕年。2014年6月18日，邵焕年与高某签订专利转让合同，将涉案专利转让给高某。2014年7月3日，高某向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求变更专利权人为高某。2014年8月5日，国家知识产权局核发手续合格通知书（发文序号：【账号已隐去】），准予变更，至此高某成为涉案专利的合法权利人。对于2014年8月5日之后有关涉案专利的侵权行为，高某依法享有提起诉讼的权利，但对于转让之前的侵权行为，现权利人是否享有相应的诉讼权利要看原权利人与现权利人在专利转让过程中是否有明确约定。从邵焕年与高某签订的转让合同看，双方对此并未明确约定，故高某无权就其受让涉案专利前的侵权行为提起诉讼。壬公司销售被控侵权产品的时间为2013年10月12日，在高某受让取得涉案专利权之前，高某无权就该销售行为主张权利。丁公司销售被控侵权产品的时间为2014年11月20日，在高某受让取得涉案专利权之后，未公司销售行为提起诉讼，未40公司不知其销售的产品为侵权商品，且提供了产品的合法来源，故依据《中华人民共和国专利法》第七十条规定，丁公司仅承担停止侵权责任而无需赔偿。高某上诉称，其与邵焕年在签订转让合同时约定高某有权就转让之前的侵权行为提起诉讼，对此，高某不能提供证据证明，该上诉理由不能成立。高某上诉还称，专利权一旦转让，转让的内容不仅包括专利权本身还包括对转让之前的侵权行为提起诉讼的权利，该上诉理由没有法律依据，本院亦不予支持。 综上，上诉人高某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费2312元，由上诉人高某负担。 本判决为终审判决。 审判长　　文某 审判员　　张　浩 审判员　　毛某 二〇一六年九月二十六日 书记员　　杨　羽 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条1款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第10条3款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第11条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第59条2款 中华人民共和国专利法(2008修正) 第70条 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第8条 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