甲公司专利权转让合同纠纷案

甲公司专利权转让合同纠纷一审民事判决书 上海知识产权法院 民事判决书 (2015)沪知民初字第149号 委托代理人徐某，某律师事务所律师。 被告（反诉原告）乙公司，住所地上海市闵行区。 法定代表人高某，该公司董事长。 委托代理人杨某。 委托代理人许某。 原告（反诉被告）项林诉被告（反诉原告）乙公司专利权转让合同纠纷一案，本院于2015年3月2日立案受理后，依法组成合议庭，于同年8月15日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）项林及其委托代理人徐某，被告（反诉原告）的委托代理人杨某、许某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）诉称：原告（反诉被告）系多项发明专利的专利权人。受被告（反诉原告）邀请，原告（反诉被告）于2014年4月起在被告（反诉原告）处工作。原、被告双方于2014年4月17日签订《专利权转让及合作协议》（以下简称《合作协议》），《合作协议》约定，原、丙公司，原告（反诉被告）将其丁公司的股权，股权比例为33%。双方应在《合作协议》生效之日起30日内签订《专利技术入股及合作开发合同》戊公司。但被告（反诉原告）并未根据《合作协议》己公司。被告（反诉原告）的行为违反了《合作协议》第13.3、13.5条的约定，致使《合作协议》无法继续履行。请求判令：1、解除原、被告签订的《合作协议》；2、被告（反诉原告）返还并转回原告（反诉被告）发明的15项专利技术，费用由被告（反诉原告）承担；3、被告（反诉原告）向某（反诉被告）支付违约金人民币20万元。 被告（反诉原告）辩称：被告（反诉原告）未违反《合作协议》的约定，原告（反诉被告）无权解除该协议。首先，原、被告签订《合作协议》后，被告（反诉原告）便开始积极履行其合同义务，庚公司辛公司所需的机器设备，并先后两次办理了企业名称预先核准登记程序。壬公司是一个较长的过程，癸公司设立的结果即认为被告（反诉原告）未履行其义务，而原告（反诉被告）擅自终止合作的行为构成违约；其次，《合作协议》子公司的期限。《合作协议》丑公司的名称、设立时间等事项由双方另行签订《专利技术入股及合作开发合同》时再行约定。寅公司的具体设立时间仍需双方另行协商。卯公司尚未成立，但被告（反诉原告）并不构成违约。故原告（反诉被告）的诉讼请求缺乏事实与法律依据，请求法院驳回其诉讼请求。 反诉原告（被告）诉称：反诉被告（原告）未在2014年10月1日前完成《合作协议》第17（3）款约定的“一种用植物制备绿色环保瓦片的方法（专利号：xxxxxxxxxxxx.x）”中试样品，样品亦未通过国家权威检测鉴定部门的鉴定和检测，构成违约。请求判令：1、反诉被告（原告）继续履行《合作协议》；2、反诉被告（原告）支付反诉原告（被告）违约金20万元。 反诉被告（原告）针对反诉请求辩称：反诉原告（被告）未履行《合作协议》辰公司的义务，构成违约，反诉被告（原告）有权终止双方合作并解除《合作协议》。巳公司的设立是完成《合作协议》第17（3）款规定的完成专利样品的中试并通过鉴定部门的鉴定和检测的前提，反诉被告（原告）不构成违约，请求驳回反诉原告（被告）的全部诉讼请求。 本院经审理查明：2014年4月17日，原、被告双方签订《合作协议》一份，《合作协议》约定，原告（反诉被告）系协议约定拟转让的15项专利权唯一的权利人，完整、合法拥有以下15项专利权：1、发明创造名称：速生林木材的重新组合集成型材的制作方法，专利号：xxxxxxxxxxxx.9；2、发明创造名称：一种丛生竹的脱脂脱糖方法，专利号：xxxxxxxxxxxx.9；3、发明创造名称：具有快进及其同步机构的卧式压机，专利号：xxxxxxxxxxxx.0；4、发明创造名称：卧式集成材压机脱模机构，专利号：xxxxxxxxxxxx.5；5、发明创造名称：一种组合式的建筑型材结构件，专利号：xxxxxxxxxxxx.4；6、发明创造名称：一种防变形的集成型材，专利号：xxxxxxxxxxxx.9；7、发明创造名称：竹木集成材干燥固化炉，专利号：xxxxxxxxxxxx.0；8、发明创造名称：一种植物瓦片，专利号：xxxxxxxxxxxx.3；9、发明创造名称：以竹代钢建筑结构件，专利号：xxxxxxxxxxxx.6；10、发明创造名称：竹片分层滚丝组合机，专利号：xxxxxxxxxxxx.2；11、发明创造名称：竹木集成材四侧面铣销机，专利号：xxxxxxxxxxxx.x；12、发明创造名称：竹片分层压丝组合机，专利号：xxxxxxxxxxxx.6；13、发明创造名称：具有快进及其同步机构的卧式压机，专利号：xxxxxxxxxxxx.9；14、发明创造名称：植物枝条集成压制材的集成压制设备，专利号：xxxxxxxxxxxx.3；15、发明创造名称：一种用植物制备绿色环保瓦片的方法，专利号：xxxxxxxxxxxx.x（以下简称戌43公司）。原告（反诉被告）将其所有的上述15项戌43公司转让给被告（反诉原告），原、被告在15项戌43公司转让合同生效之日午公司。目的是共同研发、包装、推广、利用第15项技术，即名称为“一种用植物制备绿色环保瓦片的方法”的发明专利（专利号：xxxxxxxxxxxx.x）。原告（反诉被告）未公司持有的股权比例为33%，该股权挂名在项妍名下，新公司以项妍和被告（反诉原告）申某或个人办理工商注册，酉公司业务上所签署的一切文件，原告（反诉被告）均予以认可。新公司的名称、设立时间、注册资本、利润分配方式等条款待该协议约定的15项专利技术转让在国家知识产权局完成登记手续之日起30日内由双方另行签订《专利技术入股及合作开发合同》时再行约定。 《合作协议》约定，在被告（反诉原告）配套（设备及原料等）预算资金约50万元（戌公司承担）到位的情况下，原告（反诉被告）承诺在2014年10月1日前，完成发明专利“一种用植物制备绿色环保瓦片的方法”（专利号：xxxxxxxxxxxx.x）试样品，并且样品顺利通过国家权威检测鉴定部门的鉴定和检测。被告（反诉原告）应密切配合，如被告（反诉原告）未按原告（反诉被告）书面合理要求推进中试进程，造成的不良后果由责任方承担。 关于违约责任，《合作协议》第13.3款约定，因被告（反诉原告）原因导致协议关于签订《专利技术入股及合作开发合同》亥公司的约定不能如期实现的，被告（反诉原告）应当赔偿原告（反诉被告）方某有损失。如果原告（反诉被告）要求解除《合作协议》，转回专利权的，则被告（反诉原告）应当承担全部专利权转回原告（反诉被告）过程中发生的费用。《合作协议》第13.5款约定，如出现违反《合作协议》其它约定义务时，违约方应当支付守约方违约金20万元，及或维权费用、侵权方获利额、被告（反诉原告）损失额等直接和间接损失。 《合作协议》签订后，2014年5月14日，双方完成除专利号为xxxxxxxxxxxx.9实用新型专利外的其余14项专利的专利权人变更手续，并于2014年6月11日完成上述14项专利的档案移交手续。专利号为xxxxxxxxxxxx.9的实用新型专利的专利权于2014年6月18日变更至被告（反诉原告）名下，至此，《合作协议》约定的15项专利权均已变更至被告（反诉原告）名下。 2014年4月29日，甲23公司（乙公司乙24公司）与无锡市一顺液压件厂签订《压机定制供货合同》一份，丙25公司向无锡市一顺液压件厂购买360吨压机（800＊800＊2200）一台，总价153，000元。 2014年5月7日，甲23公司丁26公司签订《设备购销合同》一份，丙25公司丁26公司购买电加热反应釜1台、真空泵1台、电控箱1套，合同总价29，000元。 2014年5月26日，甲23公司戊27公司签订《制砖模具买卖合同》一份，丙25公司戊27公司购买制砖内模2套，合同总价96，700元。 2014年5月27日，甲23公司己28公司签订《耐高温迷你气缸买卖合同》一份，丙25公司己28公司购买耐高温迷你气缸40支，合同总价2，200元。 2014年6月16日，甲23公司庚29公司签订《加工承揽合同》一份，辛30公司壬31公司加工瓦形试样模具（580＊500＊100）一付，总价8，000元。 2014年6月19日，甲23公司癸32公司签订《购销合同》一份，丙25公司癸32公司购买热压板2块、电热管30根，合同总价7，720元。 2014年6月23日，甲23公司与无锡市一顺液压件厂签订《一顺液压（定做加工品）合同》一份，丙25公司向无锡市一顺液压件厂购买顶升油缸2只以及相应的顶升油缸液压系统、模具外固定套、电加热电器控制，总价26，800元。 2014年6月24日，甲23公司子33公司签订《产品购销合同》一份，丙25公司子33公司购买加热管40只，合同总价6，000元。 2014年7月22日、2014年8月20日，被告（反诉原告）先后两次完成企业名称预先核准登记程序，预先核准的企业名称分别为“丑34公司”、“寅35公司”，前者的股东（发起人）壬31公司、项妍；后者的股东（发起人）卯36公司、项妍。注册资本均为1，000万元。 2014年10月20日，被告（反诉原告）主办的《中宇报》第3版刊出“科技创新谋发展转型升级绘新篇中宇竹业新产品‘绿色环保瓦片’中试成功”的报道。根据报道记载，9月30日，由中宇竹业大力研发并完成的绿色环保瓦片在无锡一顺液压件厂的协同配合下中试成功。根据取样检测和实验现场的反馈，该瓦片各项性能良好，完全符合低碳、环保、节能砌筑等应用要求，下一步将通过国家权威检测机构的检验。 本院另查明，被告（反诉原告）公司员工李玉华、李慧洁组成的考核组于2014年11月1日向被告（反诉原告）董某、监事会提交《关于项林个人2014年度中考评报告》一份，该报告在对项林的“负责普格斯瑞的技术研发，做好植物绿色瓦片中试检测和国家合格鉴定”任务完成情况进行评价后认为，经了解9月底已完成初次中试，准备进一步中试。辰37公司尚未注册，因此无法送检，也没法做下一步工作；对“植物绿色瓦片技术获得专家鉴定认可”任务完成情况进行评价后认为，辰37公司尚未注册，因此此项工作尚暂时无法推进；对“通过植物绿色瓦片技术申报‘国家星火计划’或‘863计划’成功”任务完成情况进行评价后认为，巳38公司注册成立后方可推进。 以上事实，由原、被告双方提交的《专利权转让及合作协议》，原告（反诉被告）提交的档案移交表，中华人民共和国国家知识产权局手续合格通知书，《中宇报》、《关于项林个人2014年度中考评报告》，被告提交的《压机定制供货合同》、《设备购销合同》、《制砖模具买卖合同》、《耐高温迷你气缸买卖合同》、《加工承揽合同》、《购销合同》、《一顺液压（定做加工品）合同》、《产品购销合同》及其付款凭证和相应发票，企业名称预先核准通知书等证据加以证明，本院予以确认。其中，对于《关于项林个人2014年度中考评报告》这份证据，虽然被告（反诉原告）午39公司没有备案为由，不确认该考评报告的真实性，但评价报告来源于被告（反诉原告）而非原告（反诉被告），系被告（反诉原告）公司员工代表被告（反诉原告）公司制作，被告（反诉原告）如否定来源于自身的证据的真实性，应当提供相应的证据加以证明，但被告（反诉原告）未提供任何证据。被告（反诉原告）未40公司没有备案为由不确认该份证据的真实性，显然不具有说服力。本院对该份评价报告的真实性予以确认。对于原告（反诉被告）提交的《项林工作记录》，由于该份证据为项林在被告（反诉原告）任某间工作内容的逐项记录，该工作记录仅有一位记录人签字，未有被告（反诉原告）盖章或以其他方式予以确认所记载事项确为项林所为，被告（反诉原告）亦当庭否认其真实性，因此，对于该份证据的真实性，本院不予确认。 本院认为：原、被告签订的《合作协议》系双方真实的意思表示，且未违反法律和行政法规的强制性规定，该合同合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。本案双方的争议焦点在于：1、原告（反诉被告）是否有权解除《合作协议》；2、原告（反诉被告）请求转回15项戌43公司（费用由被告负担）以及主张20万元的违约金是否有事实和法律依据；3、被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）违约以及要求原告（反诉被告）承担的法律责任是否有事实和法律依据。 一、原告（反诉被告）是否有权解除《合作协议》 《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十三条第二款规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。本案中，原告（反诉被告）主张被告（反诉原告）申41公司，致使《合作协议》第13.3款中约定的解除权条件已成就，要求行使约定解除权。对此，本院认为，壬公司是被告（反诉原告）的合同义务，但被告（反诉原告）酉42公司，违反了《合作协议》第13.3款的有关约定，故原告（反诉被告）有权解除《合作协议》。现详述如下： 1、壬公司是被告（反诉原告）的合同义务 虽然《合作协议》对被告（反诉原告）壬公司的合同义务没有直接写明，但从双方合作的形式来看，原告（反诉被告）作为自戌43公司的股份，亥44公司的技术事宜，而被告（反诉原告）甲45公司的设立等相关事项。乙46公司的名称预先核准登记程序中亦得到验证，新公司的两次名称预先核准登记手续都是由被告（反诉原告）完成的。被告（反诉原告）在庭审中亦表示，新公司的设立程序主要由其来操作，原告（反诉被告）只是起到了配合的作用。上述证据足以证明，亥公司是被告（反诉原告）的合同义务。因此，被告（反诉原告）应当按照《合作协议》的约定，丙47公司的合同义务。 2、被告（反诉原告）丁48公司 戊49公司的成立时间，被告（反诉原告）辩称，《合作协议》丑公司的名称、设立时间、注册资本等条款由双方另行签订《专利技术入股及合作开发合同》，己50公司的设立时间仍需双方另行约定，新公司至今未成立并不构成违约；且被告（反诉原告）庚51公司的企业名称核准登记手续，辛52公司的义务。对此，本院认为： 首先，虽然《合作协议》丑公司的名称、设立时间、注册资本等条款由双方另行签订《专利技术入股及合作开发合同》，但从《合作协议》的后期履行情况来看，在未另行签订《专利技术入股及合作开发合同》的情况下，被告（反诉原告）壬53公司选定两个名称进行了名称预先核准登记，癸54公司的注册资本为1，000万元。因此，双方在履行过程中以实际行为对另行签订《专利入股及合作开发合同》这一约定进行了变更，故双方未签订《专利入股及合作开发合同》并非被告（反诉原告）子55公司的理由。 其次，被告（反诉原告）丑56公司超过了合理的期限。根据《合同法》的有关规定，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。即如果双方对履行期限未做明确约定的，债务人应当在合理的期限内履行自己的义务。 （1）虽然《合作协议》寅57公司的成立时间未做明确的约定，但从双方有关“甲方在《合作协议》生效之日起30日内与乙方签订《专利技术入股及合作开发合同》戊公司”的约定来看，双方在《合作协议》生卯58公司事宜的约定是明确的，辰59公司，尽快合作开发第15项戌43公司技术的合同目的。巳60公司至原告（反诉被告）2015年3月2日向我院起诉之日仍未设立，超过了合理、必要的限度。 （2）根据《公司登记管理条例（2014年修订）》的相关规定，公司名称预先核准程序完成之后，如材料齐备，午61公司登记机关提出的申请予以受理的，应当当场作出准予登记的决定。对申请人通过信函方式提交的申请予以受理的，应当自受理之日起15日内作出准予登记的决定，并在作出登记决定之日起10日内领取营业执照。因此，在《公司登记管理条例（2014年修订）》对公司登记进行程序简化之后，壬公司的时间已大大缩短。被告（反诉原告）在2014年8月20日完成第二次名称预先核准之后，未62公司的设立程序，但至原告（反诉被告）2015年3月2日向我院起诉之日，新公司仍未设立，申63公司所需的合理时间。 二、原告（反诉被告）请求转回15项戌43公司并由被告（反诉原告）负担费用，以及主张20万元的违约金是否有事实和法律依据 《合同法》第97条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。根据该条规定，已经履行的合同解除的，其主要的法律后果为恢复原状和赔偿损失。 首先，关于原告（反诉被告）是否有权请求转回15项戌43公司的问题。本院认为，根据《合作协议》第13.3款的约定，因被告（反诉原告）原因导致签订《专利技术入股及合作开发合同》亥公司的约定不能如期实现的，如果原告（反诉被告）要求解除《合作协议》，转回专利权的，则被告（反诉原告）应当承担全部专利权转回原告（反诉被告）过程中发生的费用。根据该条约定以及上述《合同法》第97条的规定，合同解除后，原告（反诉被告）有权要求被告（反诉原告）转回涉案的15项专利。但是转回专利权的费用是否发生及具体的数额尚不确定，故本案中本院不予处理。原告（反诉被告）在办理转回手续中如果发生了费用损失，可另行主张。 其次，关于原告（反诉被告）根据《合作协议》第13.5款约定主张20万元的违约金的问题。本院认为，《合作协议》第13.5款约定的违约金针对的是“出现违反合同其他约定的义务”的情形，适用于该条前四项规定的违约行为之外的情形，不适用于被告（反诉原告）酉64公司的义务而导致合同解除的情况。故对原告（反诉被告）根据《合作协议》第13.5款的约定主张20万元违约金的诉讼请求，本院不予支持。 三、被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）违约以及要求原告（反诉被告）承担相应的法律责任是否有事实和法律依据 被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）称原告（反诉被告）违反了《合作协议》第17（3）款的约定，未在2014年10月1日前完成“一种用植物制备绿色环保瓦片的方法（专利号：xxxxxxxxxxxx.x）”中试样品，样品亦未通过国家权威检测鉴定部门的鉴定和检测，构成违约。请求判令原告（反诉被告）继续履行《合作协议》并支付被告（反诉原告）违约金20万元。对此，本院认为： 首先，关于原告（反诉被告）是否完成绿色环保瓦片的中试问题。被告（反诉原告）内部出版的《中宇报》明确报道，“绿色环保瓦片”于2014年9月30日中试成功，且瓦片的各项性能良好，并在报道中配以该瓦片的实样照片。此外，原告（反诉被告）还向法庭提交了瓦片实物。因此，原告（反诉被告）提交的证据足以证明，“绿色环保瓦片”在2014年10月1日前已完成样品中试。被告（反诉原告）虽认为《中宇报》的报道仅仅是用于宣传之用，样品中试并未成功，但被告（反诉原告）对此并未提供任何证据加以证明，本院对被告（反诉原告）的该节意见不予认可。 其次，关于“绿色环保瓦片”中试样品未通过国家权威部门鉴定、检测是否构成原告（反诉被告）违约的问题。戌65公司成立与中试瓦片通过国家权威部门鉴定和检测的关系。《合作协议》第17（3）款约定，“在一方配套（设备及原料等）预算资金50万元（戌公司承担）到位的情况下，甲方承诺在2014年10月1日前完成……中试样品，并且样品顺利通过国家权威检测鉴定部门的鉴定和检测……。”根据该条约定，亥66公司是完成中试样品并通过国家权威部门鉴定和检测的前提。《关于项林个人2014年度中考评报告》中亦写明，“……经了解9月底已完成初次中试，准备进一步中试。辰37公司尚未注册，因此无法送检，也没法做下一步工作。”因此，上述证据足以证明正是由于被告（反诉原告）违反《合作协议》的约定，甲67公司的设立工作，才导致中试样品无法送交国家权威部门鉴定和检测。因此“绿色环保瓦片”中试样品未通过国家权威部门鉴定、检测，是被告（反诉原告）乙68公司这一先行违约行为造成的，原告（反诉被告）对此不应承担违约责任。被告（反诉原告）反诉原告（反诉被告）要求继续履行《合作协议》以及赔偿被告（反诉原告）20万元的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第九十七条之规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）项林与被告（反诉原告）乙公司间的《专利权转让及合作协议》于被告（反诉原告）乙公司收到诉状之日起即2015年3月12日解除； 二、被告（反诉原告）乙公司返还原告（反诉被告）项林15项戌43公司的专利权（即：专利号为xxxxxxxxxxxx.9的“速生林木材的重新组合集成型材的制作方法”；专利号为xxxxxxxxxxxx.9的“一种丛生竹的脱脂脱糖方法”；专利号为xxxxxxxxxxxx.0的“具有快进及其同步机构的卧式压机”；专利号为xxxxxxxxxxxx.5的“卧式集成材压机脱模机构”；专利号：xxxxxxxxxxxx.4的“一种组合式的建筑型材构件”；专利号为xxxxxxxxxxxx.9的“一种防变形的集成型材”；专利号为xxxxxxxxxxxx.0的“竹木集成材干燥固化炉”；专利号为xxxxxxxxxxxx.3的“一种植物瓦片”；专利号为xxxxxxxxxxxx.6的“以竹代钢建筑结构件”；专利号为xxxxxxxxxxxx.2的“竹片分层滚丝组合机”；专利号为xxxxxxxxxxxx.x的“竹木集成材四侧面铣销机”；专利号为xxxxxxxxxxxx.6的“竹片分层压丝组合机”；专利号为xxxxxxxxxxxx.9的“具有快进及其同步机构的卧式压机”；专利号为xxxxxxxxxxxx.3的“植物枝条集成压制材的集成压制设备”；专利号为xxxxxxxxxxxx.x的“一种用植物制备绿色环保瓦片的方法”），并在本判决生效之日起60日内办妥权利变更手续； 三、驳回原告（反诉被告）项林的其余诉讼请求； 四、驳回反诉原告（被告）乙公司的全部诉讼请求。 本案本诉案件受理费人民币4，300元，由原告（反诉被告）项林负担人民币2，150元，被告（反诉原告）乙公司负担人民币2，150元；反诉案件受理费人民币2，150元，由反诉原告（被告）乙公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。 审判长　　刘某 审判员　　胡　宓 审判员　　徐某2 二〇一五年十一月二十日 书记员　　汤某 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十三条……。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 本案法律依据 中华人民共和国合同法 第93条2款 中华人民共和国合同法 第97条 丙69公司登记管理条例(2014修订)