罗某与中国科学院力学研究所专利权权属纠纷二审民事判决书

罗某与中国科学院力学研究所专利权权属纠纷二审民事判决书 北京市高级人民法院 民事判决书 (2018)京民终182号 上诉人（原审被告）：罗某。 委托诉讼代理人：张某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴某，某律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：中国科学院力学研究所，住所地北京市海淀区。 法定代表人：秦某，所长。 委托诉讼代理人：黄某，某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：关某，某律师事务所律师。 上诉人罗某与被上诉人中国科学院力学研究所（简称中科院力学所）实用新型专利权权属纠纷一案，不服北京知识产权法院（简称一审法院）（2016）京73民初281号民事判决（简称一审判决），向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，于2018年8月7日公开开庭进行了审理。上诉人罗某及其委托代理人吴某、被上诉人中科院力学所的委托代理人黄某2关某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 罗某上诉请求：撤销一审判决并改判专利号为ZL201220539967.3、名称为“离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置”的实用新型专利（简称涉案专利）专利权归属罗某。事实和理由：一、一审判决认定的证人证言的内容与证人一审庭审时的表述完全不符。证人在一审庭审过程中不存在“甲公司工作期间，乙公司铝粉课题组的科研经费、实验室设备、厂房、原材料等物质条件，与课题组其他人员通力合作，完成涉案技术成果。因此，丙公司，而不是罗某个人。”、“丁公司进行合作，但课题组以此为开端开始关注球形锡合金粉的生产工艺技术和产品市场，戊公司铝粉课题组确定的职务研究开发任务。”的相关表述。二、涉案专利所涉技术己公司（庚公司）委托中科院力学所的项目完全无关，一审判决的相关认定属于事实认定错误。三、涉案专利由罗某个人完成后，向中科院力学所相关领导进行的汇报，而非就研发过程进行的汇报。一审判决的相关认定属于事实认定错误。在此基础上，一审判决认定涉案专利的完成利用了中科院力学所的物质条件同样属于事实认定错误。四、根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（简称《技术合同司法解释》）第四条的规定，本案中仅利用中科院力学所的部分物质条件对涉案专利的技术方案进行了测试、验证，不应认定为职务发明。北京市高级人民法院针对“钻孔压浆成桩法”专利专利权权属纠纷作出的（1992）高经终字第15号民事判决（简称第15号判决）的相关认定印证了上述规则。 中科院力学所服从一审判决。 一审法院认定事实： 1998年1月4日，中科院力学所（1998）力发人字第001号“关于公布97年度专业技术任职资格评审结果的通知”文件显示，获得工程师任职资格的包括罗某。 1998年1月22日，中科院力学所（1998）力发人字第009号“关于97年度专业技术职务聘任的通知”文件显示，聘任罗某为工程师。2007年1月29日，中科院力学所作出力发人教字[2007]11号《关于给予罗某行政开除的处分决定》，其中载明罗某1994年7月到中科院力学所工作，1997年12月被聘为工程师。 1999年10月11日，辛公司拟购买可用氮气保护喷雾法生产微细锡铅及锡铅银合金粉末的设备，并来函向中科院力学所提出了相关材料的性能和设备需求，希望就相关技术、设备和报价等予以回复。1999年11月16日，王某、壬公司提供了《年产200吨微细球形锡合金粉生产工艺技术及设备》的技术报价。2000年7月27日，罗某向课题组提交了《情况汇报和建议》，署名“建议人罗某”。主要内容包括：表面贴装技术（SMT）基本情况、市场前景、国内球形锡粉的生产技术情况、我组气雾化试生产结果、国内外主要生产工艺、SMT用锡粉产品要求等；在“建议”部分提出了采用离心雾化法生产SMT用球形锡合金焊粉的生产工艺方案，并对主要生产流程、设备参数、工艺指标控制和改造实验室设备方案进行了详述。中科院力学所对上述材料的真实性不持异议，但主张该材料是罗某按照单位项目立项的基本要求编写的，是履行其本职工作的成果，涉案技术成果应为职务发明。 2008年8月2日，罗某手绘了《离心雾化锡合金粉拟采用的工艺方案》框架图并向中科院力学所铝粉组组长王某进行了汇报。此后，还补交了该工艺方案的电子绘制版。 2000年9月7日，癸公司与需方中科院力学所签订了《工矿产品购销合同》，订购了电主轴、变频器，合计为45000元。2000年12月7日开具的发票显示订购产品名称为电主轴150ED36R一根、变频器VFD055A43H一台，合计为45000元。2000年12月11日开具的中科院力学所报销单显示，报销的内容为电主轴和变频器，费用合计45000元，领款人为罗某。2000年12月13日，凭证号为0012-0598的记账凭证显示“罗某购变频器”，金额为45000元。2000年12月14日开具的中科院力学所设备出入库单显示，入库产品为电主轴150ED36R一根、变频器VFD055A43H一台，领用人为罗某。 2000年10月25日，中科子公司签订了《机械产品订货合同》，订购了熔化坩埚、保温坩埚、筛分密封罐、雾化室、清洗设备等主要设备，共计花费140424元，优惠价格为12.5万元。上述设备是按照2000年9月20日在设计与校对处有罗某签名的相关图纸加工的，包括编号为CU-2000-01、CU-2000-02、CU-2000-03、CU-2000-04、CU-2000-06、CU-2000-07、CU-2000-09、CA-2000-01、CA-2000-02、CA-2000-04、CA-2000-05的加工图纸等。 2012年10月22日，罗某向国家知识产权局申请了一项名称为“离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置”的实用新型专利（即涉案专利），该专利的授权公告日为2013年3月20日，专利号为ZL201220539967.3，授权公告号为CN202804188U。该实用新型专利的权利要求1为“一种离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置，包括锡合金雾化装置（1），其特征在于气氛控制装置（2）与锡合金雾化装置（1）连通，锡合金雾化装置（1）与气动分选装置（3）形成雾化后合金颗粒可通过的封闭循环，气动分选装置（3）与机械筛分装置（4）连通。” 在本案审理期间，中科院力学所主张其为支持涉案技术成果的研发，对原实验室的部分装置和厂房进行了改造，并提交了厂房和设备照片、铝粉组2002年至2004年的账本等，以证明涉及罗某和王某的资金费用约100万元。 罗某主张涉案技术成果为其个人发明，丑公司的往来传真及报价、寅公司的冬季简报《雾化新闻》、专利号为US5917113、JP2290907、JP6340905、JP3146610、JP4063125的专利摘要及图示、卯公司《锡膏综述》、辰公司超声振动筛厂家邮寄给罗某的产品资料、巳公司上海办事处邮寄给罗某的产品资料、午公司的超声振动筛专利文件等证据材料，证明涉案技术成果系其参考上述资料自行研发成功的。 一审开庭审理过程中，中科院力学所申请该所原铝粉课题组组长王某出庭作证。王某称：罗某在中科院力学所工作期间，乙公司铝粉课题组的科研经费、实验室设备、厂房、原材料等物质条件，与课题组其他人员通力合作，完成涉案技术成果。因此，该成果的专利权应归属中科院力学所，而不是罗某个人。王某当庭对涉案技术成果的开发研究项目任务来源进行了陈述，未公司向铝粉组提出的业务需求，铝粉课题组决定由罗某负责利用原实验室的铝粉生产实验装置进行改造后生产锡合金粉，检验其技术和产品是否满足市场需求。后由于生产出的锡合金粉不能满足用户需求，丁公司进行合作，但课题组以此为开端开始关注球形锡合金粉的生产工艺技术和产品市场，因此涉案项目应是中科院力学所铝粉课题组确定的职务研究开发任务。王某还对此后罗某于2000年8月提出的《离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置》的技术方案进行了陈述，课题组认为罗某提出的技术方案有较好的市场价值和前景，决定采用该技术方案并由罗某负责项目的具体工作。2000年9月至2001年2月，依据罗某提出的技术方案和专用设备图纸，通用设备的技术要求等，以中科院力学所的名义加工、订购了相关设备，并利用原实验室的部分铝粉装置设备和厂房进行了改造，使用了铝粉课题组的经费。其中项目启动资金约20万元，购买试验原材料等支出约为112万元。一审庭审中，罗某对证人王某陈述的涉案技术成果的项目来源、项目开发过程及项目支出铝粉课题组的相关购买设备费用20万元的事实不持异议，对购买原材料支出的具体数额不予认可，并主张涉案离心雾化生产技术系其个人发明，仅仅是利用了中科院力学所的物质条件进行了验证，且验证后未进行实质性修改，故并非职务发明。 一审法院认为： 本案中，申公司关于购买锡合金粉设备的需求的函件、酉公司发送的报价等材料，以及证人铝粉课题组组长王某的证言，均可以证明涉案专利技术所涉及的技术成果“离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置”的项目来源，且罗某对上述项目来源过程不持异议。据此可以看出，罗某系接受中科院力学所铝粉组的指派开展与涉案技术成果相关的研发工作。罗某主张涉案专利技术的研发不是中科院力学所下达的工作任务，而是其利用业余时间独立收集资料所研发的技术成果，依据不足，不予采信。本案现有证据表明，在罗某就涉案技术成果的研发提出《离心雾化法制备球形锡合金粉末的装置》的相应技术方案并向铝粉组课题组长王某汇报后，课题组决定采用该技术方案并由罗某负责项目的具体工作。课题组为此依据罗某提出的技术方案和专用设备图纸、通用设备的技术要求等，以中科院力学所的名义加工、订购了电主轴、变频器等相关设备，并利用原实验室的部分铝粉装置设备和厂房进行了改造，在此过程中均使用了中科院力学所铝粉课题组的经费。据此，一审法院认定涉案技术成果系利用了中科院力学所的物质技术条件所完成的职务发明创造，涉案专利权应归属中科院力学所所有。罗某提出中科院力学所出资购买的相关设备和原材料仅仅用于对其提出的技术方案的验证，在验证过程中该技术方案未经过任何修改，因此其应为涉案专利权人的主张，缺乏事实和法律依据，不予采纳。据此，一审法院根据《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第六条之规定，判决：确认涉案专利专利权归属中科院力学所。 经本院审理查明： 各方当事人确认，2000年8月2日，罗某手绘了《离心雾化锡合金粉拟采用的工艺方案》框架图并向中科院力学所铝粉组组长王某进行了汇报，而非一审判决认定的2008年8月2日。 一审庭审过程中证人王某的相关出庭陈述为： “证人：戌公司1999年10月在中国第一届高新技术交流会上看中了力学所的氮气气动雾化生产的设备，寻找供货商。之后，我当时任铝粉组组长，铝粉组有六人，研究人员有四人。我当时是在做铝粉项目，铝粉的用途是给国家三一项目等供应染料，现在的军用锡粉都是我们供应的。铝粉是做火箭染料和太能能导电板和轿车的金属漆。亥公司提出之后，我们当时承担的任务很多，我们技术转让之后转让了七八家了，闲置了快十年了，甲23公司提出的要求正好契合我们的设备，乙24公司提供了报价书，然后进行了修改，改到了90万，我们认为相关技术改一改就能做锡粉，所以我当时给被告下任务看能不能成功，但是1999年11月被告就一直在研究，做了一半到市场销售的情况不好，尤其是满足粒径条件的收益很低，并且影响流动性，因此市场上有退货的情况，销售时间是在1999年年底到2000年初，后来我们了解了相应的技术要求，气动雾化达不到要求，所以项目就搁置了，我就跟被告说这个放一放，先做国家项目的相关工作。2000年年初被告陆某诉我锡粉的市场情况，我就说被告就写一份正式的立项报告做一份汇报，2000年8月2日被告做了相应的情况汇报，包括市场情况和发展前途。我当时才了解到锡粉的用途很广并且很重要，被告的报告叙述了他的思路，包括流程图，我就让被告交一份电子版，该流程图和专利基本没有什么变化。被告说这个花费70万元，丙25公司转制，所以我来决定来干这个项目。 审：决定的形式？ 证人：直接按被告的方案和图纸实施，因为被告已经提供了相应的技术。 审：然后就先生产加工设备进行生产？ 证人：10月签合同订设备，很多设备很多是以前闲置的，当时前八家的加工设备出了些问题，2001年进行了调试，生产时间不清楚了。 审：丁26公司成立了吗？ 证人：一直没有成立，我们只是在进行技术转让，因为做经营不合适。 审：生产销售锡粉的名义？ 证人：戊27公司的名义销售的，己28公司，庚29公司进行的。报告是8月提交，合同是10月25日签订的。 审：涉案专利的技术方案和2000年8月的技术方案一致吗？ 证人：和2000年8月的技术方案一致。在试验过程中，技术基本上没做修改。被告汇报之后相当于立项了，铝粉的工作和锡粉的提出程序差不多，以原告的名义享有。我认为涉案专利的技术在市场检验之后才算是完成，材料费花费大概100万元左右，课题组的经费来源是技术转让的收入，我当时告诉被告这些经费需要还的，该项目进行到2005年就没有进行了。辛30公司，我认为原告应该占有一定股份，但是打报告之后没有后续了。力学所里没有材料的，我们是跨行业的，壬31公司要做高强铝合金的粉末研究材料，但是是找的航空航天大学，报价比较高，癸32公司，我们在这时介入到铝粉的，我们是唯一的课题组，后来合并到材料工艺实验室，但是各个课题组之间没有关系。 审：原告是否有问题询问证人？ 被告：购买部件是证人同意的吗？ 证人：是我同意的，经费是课题组出的，课题组全力支持被告的工作。 被告：提交工艺方案后进行工艺验证，结束应该是什么时候？ 证人：开发阶段不一样，成果也不一样。我当时认为这整个过程都算是开发过程。” 二审开庭过程中，罗某明确表示其在中科院力学所工作期间，具体是在铝粉课题组工作，其本职工作为铝粉设备的设计、安装、调试。 原审判决查明的其他事实清楚，本院予以确认。上述事实有中科院力学所相关文件、子33公司的往来函件及报价、涉案技术成果的研发资料、涉案实用新型专利文件、购买设备的相关合同及记账凭证和发票、账本、罗某提交的研发过程中的参考资料和往来函件、王某的证人证言等证据材料以及当事人的陈述在案佐证。 本院认为： 本案的焦点问题在于涉案专利是否为职务发明，进而权属应当归属中科院力学所还是罗某。 首先，《专利法》第六条第一款规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”根据本院查明的事实可知，罗某明确认可其在中科院力学所工作期间，具体是在铝粉课题组工作，其本职工作为铝粉设备的设计、安装、调试。考虑到涉案专利技术方案的产生与罗某在中科院力学所期丑34公司委托中科院力学所开展的锡粉项目具备时间上的先后以及技术方案的相关性等情形，且王某作为证人亦表示其要求罗某先“放一放”相关的锡粉项目，而非终止，因此可以认定涉案专利技术方案属于罗某在本职工作中所作的发明创造。根据上述规定，涉案专利的权属应当归属于单位，即中科院力学所。 其次，虽然《技术合同司法解释》第四条规定：“第四条合同法第三百二十六条第二款所称“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（一）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”但需要说明的是，应当结合不同领域的具体特点确定相关技术方案的完成标准。不同领域中，技术方案中相关设备的测试等可能属于上述条款规定的技术成果完成后对该成果进行的测试、验证，也可能属于该技术成果完成的必要的研发步骤。尤其是在类似化学、医药等实验科学领域，相关技术成果的测试通常为最终技术方案形成的必要步骤。本案中，根据查明的事实可知，虽然各方当事人均认可涉案专利技术方案与2000年8月2日罗某提交的技术方案具有一致性，但考虑到涉案技术方案为利用离心雾化法制备球形锡合金粉末装置的产品专利，其技术图纸的完成仅能证明相关的技术方案已经形成，而只有在上述技术方案经过专业设备等必要的测试后，其技术方案方告完成。而根据查明的事实可知，根据罗某提出的技术方案和专用设备图纸、通用设备的技术要求等，以中科院力学所的名义加工、订购了电主轴、变频器等相关设备，并利用原实验室的部分铝粉装置设备和厂房进行了改造，寅35公司铝粉课题组的经费。即涉案专利技卯36公司的物质技术条件所完成的发明。而根据上述《专利法》第六条第一款的规定以及《专利法实施细则》第十二条第二款“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”的有关规定可知，涉案专利亦属于职务发明创造，其权属应归单位所有，即中科院力学所所有。 关于罗某提及的第15号判决认定“钻孔压浆成桩法”专利专利权归发明人单位职工所有，参照上述案例，涉案专利的专利权应归其所有的主张，由上述专利的名称可知，其涉及的专利为方法专利，而方法专利技术方案的完成与产品专利技术方案的完成显然具有不同的认定标准，故上述判决的相关认定，不能成为本案中罗某享有涉案专利专利权的依据。罗某的相关主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。 虽根据本院查明的事实，一审庭审过程中，证人王某并未明确作出“甲公司工作期间，乙公司铝粉课题组的科研经费、实验室设备、厂房、原材料等物质条件，与课题组其他人员通力合作，完成涉案技术成果。因此，丙公司，而不是罗某个人。”、“丁公司进行合作，但课题组以此为开端开始关注球形锡合金粉的生产工艺技术和产品市场，戊公司铝粉课题组确定的职务研究开发任务。”的相关陈述，一审法院的相关认定存有不当，但在本院已认定涉案专利专利权归中科院力学所享有的基础上，上述事实认定并未影响一审判决结论的正确性。 综上所述，一审判决虽在事实认定上存有一定的不当，但其结论正确，应予维持。罗某的相关上诉主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十四条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费七百五十元，由罗某负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费七百五十元，由罗某负担（已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长　焦　彦 审判员　王某 审判员　王某2 二〇一八年九月二十五日 书记员　王　瑜 书记员　刘　宇 本案法律依据 中华人民共和国专利法(2008修正) 第6条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条1款 中华人民共和国专利法实施细则(2010修订) 第12条2款 中华人民共和国合同法 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 第334条 中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第170条1款1项 最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 第4条