甲公司乙公司政管理局商标行政裁决纠纷上诉案——商标中嵌入他人注册商标构成商标近似侵权

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2013)苏中知行终字第0001号 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 案件类型： 行政二审 审理程序： 二审 权责关键词： 行政处罚 行政裁决 合法 违法 罚款 一般程序 基本原则 第三人 书证 合法性 证据确凿 维持原判 来源：杜青：《商标中嵌入他人注册商标构成商标近似侵权》，载《人民司法·案例》2013年第16期，第58页 // 甲公司乙公司政管理局商标行政裁决纠纷上诉案 ——商标中嵌入他人注册商标构成商标近似侵权 【裁判要旨】由于商标的形式多种多样，不同形式的商标如何判断近似需要考虑的因素并不完全相同，需要结合案件的具体情况予以考虑。但是无论如何，未经许可擅自将他人具有独创性、较强显著性和较高知名度的注册商标完全镶嵌在自己未经注册的商标中，并使用在同类商品上，应当被认定为构成商标近似侵权。工商行政管理部门作为商标行政执法部门，有权对侵权人给予相应的行政处罚，以严厉打击商标侵权行为。 【案号】一审：（2012）太知行初字第0001号二审：（2013）苏中知行终字第0001号 【案情】 原告：甲公司（以下简称甲公司）。 被告：乙公司政管理局（以下简称太仓工商局）。 第三人：丙公司（以下简称丙公司）。 丁公司系中外合资企业，于2003年4月14日成立，经营范围为生产、戊公司自产的各种刀具及关联产品。产品使用的商标为注册商标（见图一），在本行业内和造纸行业内具有一定的知名度。2010年11月14日，丙公司己公司政管理总局商标局核准注册了该商标（注册证号为第7601794号），核定使用商品为第7类：造纸机（纸业机器）；刀片（机器部件）；刀座（机器部件）；刀具（机器零件）。注册有效期为2010年11月14日至2020年11月13日。 （图略） 庚公司的商标 （图略） 图二为原告的天华商标 辛公司成立于2010年6月12日，经营范围为生产加工、销售刀具、五金配件；销售金属制品、橡胶制品。 2012年5月15日，第三人向某投诉，称原告在生产和销售过程中未经许可擅自使用第三人的商标及近似的商标，严某犯了其商标专用权，请求予以查处。2012年5月17日被告立案，并开展调查。查明，原告壬公司癸公司的刮刀夹具和刮刀片商品上，使用了天华商标（见图二），在其生产和销售的商品上使用了带图二的铭牌，并且在该刮刀夹具和刮刀片的木质包装箱上，使用了带图二的喷字。子公司的报价单、原告的宣传册、丑公司网站上（www.tc- tianhua.com），也使用了图—标识，原告法定代表人陈天华给客户的名片上，印有图一标识。 另查明：寅公司刮刀夹具（改造）和刮刀片产品货值金额258000元（含税），至案发时止已开增值税发票金额196000元，已缴税金28478.64元，不含税金额167521.36元，另外62000元由于货款没有收到，发票未开。卯公司刮刀片1片，价格为15000元，不含税金额12820.51元。原告非法经营额为273000元。在案件调查过程中，原告能够积极配合调查，主动关闭网站，停止使用相关带侵权商标的铭牌、宣传册、字模板。 被告遂于2012年7月26日根据商标法第五十三条、商标法实施条例第五十二条以及行政处罚法第二十七条第一款第（一）项的规定，作出太工商案[2012]00600号行政处罚决定书，责令当事人（本案原告）立即停止侵权行为；没收带侵权商标的宣传册30本、铭牌181只、字模板2块；并处罚款15万元，上缴国库。 辛公司诉称：辰公司的商标不构成近似，没有侵犯第三人的商标权。从相关公众的一般注意力看，在视觉上原告的商标与第三人的商标有较大的差异，且原告的商标突出的是“TH”，并在下部标注“天华刀具”字样，不会使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与第三人的商品有特定的联系。同时第三人并非刀具行业的知名企业，其注册商标并无显著性和知名度，且其商标是否实际使用尚待证实。原告认为其行为并未构成侵权，请求法院判决撤销该行政处罚决定书。 被告太仓工商局辩称：全国重点造纸企业产量前30名中有20余家使用第三人标注图一注册商标的产品。原告生产的刀片、刀具与第三人生产的刀片、刀具是同一种商品。原告未经许可在其销售的刮刀夹具和刮刀片上，商品的铭牌、宣传册、巳公司网页上均使用了未经注册的天华商标，该商标中H字母中嵌入的图形与第三人的注册商标图形完全相同。第三人的注册商标具有较高显著性，在本行业内和造纸行业内具有较高的知名度。原告的该行为易使相关公众认为其商品的来源与第三人的商品有特定的联系，因此构成商标近似，侵犯了第三人的注册商标专用权。被告作出的行政处罚决定书证据确凿、适用法律法规正确，符合法定程序，请法院依法判决维持。 丁公司述称：太仓工商局行政处罚认定事实清楚,证据确凿，请求法院驳回原告的诉讼请求。 【审判】 江苏省太仓市人民法院经审理认为：按照商标法第五十三条的规定，被告根据第三人的请求，立案调查原告是否存在侵犯注册商标专用权，并作出相应的处罚，属于依法行使职权的行为。从原告在产品上使用的商标标识来看，原告使用的天华商标中嵌入了第三人的注册商标。在比对对象隔离的状态下，把原告商标中嵌入的部分与第三人的注册商标比对，是完全相同的。结合原告法定代表人的名片、宣传册、网站等使用第三人商标及嵌入第三人商标的天华商标标识，午公司的产品来源与第三人注册商标的商品有特定的联系。从被告查明的证据以及第三人提供的相关证据看，足以认定第三人的商标在本行业内和造纸行业内具有一定的知名度。故一审法院认定原告的天华商标标识与第三人的注册商标构成近似。被告依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定原告侵犯第三人的注册商标专用权是有事实和法律依据的，应予以支持。 对于非法经营额的认定问题，从被告提供的证据看，未公司癸公司的产品上都使用了天华商标标识，因此原告申某产品的实际销售价格。根据原告提供的销售合同，实际的销售价格为273000元。被告在扣除了原告已经开出的发票税款后，认定原告非法经营额为242341.87元。该项扣除没有相关的法律法规依据，应予以更正。 对于侵犯注册商标专用权行为的行政处罚，依照商标法第五十三条、商标法实施条例第五十二条的规定，结合原告在案件调查过程中，能够积极配合调查，主动关闭网站，停止使用相关带侵权商标的铭牌、宣传册、字模板的行为，被告据此责令原告立即停止侵权行为，没收带侵权商标的宣传册30本、铭牌181只、字模板2块。依据行政处罚法第二十七条第一款第（一）项的规定，被告决定给予原告从轻处罚，罚款15万元上缴国库。被告适用一般程序对原告作出上述行政处罚，适用法律、法规正确，程序合法。于是一审法院依照最高人民法院《关于执行行政诉讼法若干问题的解释》第56条第（4）项的规定，判决驳回了原告的诉讼请求。 后原告不服一审判决，提起上诉，并称是其使用天华商标在先，酉公司设计和印刷的。苏州市中级人民法院经审理后亦认为二者的商标构成近似。甲公司并未提供证据证实其在先合法使用涉案标识。同时，该戌公司对侵犯注册商标权责任的承担。太仓工商局的调查取证程序并无不当，调查取证的材料具有真实性。二审法院亦认定原告的非法经营额应为273000元，不应扣除税款。太仓工商局扣除相应税款后认定的非法经营额并不影响处罚结果。其作出的行政处罚系在法律法规规定的合理范围之内，并无不当。甲公司的上诉理由不能成立。综上，二审法院依照行政诉讼法第六十一条第（一）项之规定，判决驳回上诉，维持原判。 【评析】 根据法律法规的规定，县级以上工商机关在执法中有权根据所调取的证据和法律规定，对涉案标志是否与他人注册商标相同或近似、涉案行为是否构成商标侵权，作出自己的判断和认定。当然，这种判断和认定并非随心所欲，除了依照商标法、商标法实施条例等相关法律法规外，还应当参照最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关司法解释中的相关规定。 下面着重针对本案争议焦点中涉及的近似商标的认定和非法经营额的计算问题进行评析。原告的商标是否与第三人的商标构成商标近似而侵权，关系到被告的行政处罚行为的合法性问题。非法经营额的计算问题则关系到被告的行政处罚行为的合理性问题。 一、如何认定商标是否构成近似 近似商标的认定是本案的处理重点。虽然商标的整体相似是判定商标近似的基本原则，但由于商标的形式多种多样，不同形式的商标如何判断近似需要考虑的因素并不完全相同。因此，商标是否近似需要结合案件的具体情况予以考虑。亥公司甲23公司的整个注册商标。下面就本案认定商标近似需要考虑的标准和因素分析如下。 （一）以涉案商品为同种商品或者类似商品为前提条件。 商标法第五十二条第（一）项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者类似商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。由此可见，涉案商品是同一种或者是类似商品是判断商标近似侵权的前提条件。如果使用涉案商标的商品与权利商标的商品并非同种或者类似商品，则被认定为商标近似侵权的可能性较小，除非被侵权的注册商标是驰名商标，因为驰名商标的权利保护范围要广泛一些，不受在同一种商品或者类似商品上使用的限制。 乙24公司使用涉案商标的主要产品为造纸厂生产纸张过程中使用的刮刀片和刀具等产品，丙公司所生产的各种刀具及关联产品，在产品性能、用途及销售途径上基本相同，均主要是销售给造纸企业使用，即具有共同的相关公众。因此二者所生产的刀具、刀片为同种商品，符合认定商标近似的前提条件，是否构成商标近似则需要进一步予以分析。 （二）以足以造成相关公众的混淆或误认为最终判断标准。 关于商标近似的概念，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第2款规定：商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。丙25公司政管理总局商标局、丁26公司印发的《商标审査及审理标准》中对商标近似所下的定义基本采纳了该司法解释中的定义，所以该司法解释中的该条规定对商标行政案件中涉及两商标是否近似的判定时亦适用。 从该条规定可知，认定商标近似侵权的决定性要件在于该侵权商标会造成相关公众的混淆、误认，即商标近似不一定构成侵权，只有在能够造成混淆或者误认可能性的情况下才构成侵权。混淆、误认的内容包括两种情况：一种情况是相关公众对商品的来源产生误认，即误认为使用侵权商标的商品是由被侵权注册商标的权利人所生产的；另一种情况是认为商品来源与注册商标的商品有特定的联系，即对商品的来源没有误认，但是认为该被控侵权商品的生产者与注册商标的商品生产者之间存在某种联系，戊27公司、许可使用合同关系等经营上、组织上或者法律上的关联。 （三）遵循三项原则。 同时，上述司法解释第10条规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。笔者认为遵循该三项原则的归结点还是在于判定涉案商标是否足以造成相关公众的混淆或者误认。本案中认定商标近似的过程就是在遵循了上述三项原则的基础上得出了足以造成相关公众混淆或误认的结论，最终认定构成侵权。 根据该司法解释第8条的规定可知，商标近似的判断主体包括两类人，即消费者和其他经营者。该条之所以将一般消费者和其他经营者一起作为判断商标相似或者近似的主体，是因为某些商品或者服务并不直接提供给消费者，而是作为中间商品或者服务提供给其他经营者以满足其生产经营的需要，此时，其他经营者实际就是该类商品或者服务的消费者。己28公司所生产的各种刀具及关联产品为机器部件或者机器零件，主要是卖给其他经营者用于生产经营所需，并非直接卖给消费者，具有较高的针对性和特定性。因此，本案中的相关公众乃是刀具行业、造纸行业等相关行业内的特定经营者。 当商标中某一部分因其独特的设计或者含义容易引起相关公众的注意，该部分就可以视为商标的主要部分，也就是其显著性所在之处。现实中，相关公众凭一般注意力，容易记住的往往就是商标上具有独创性的显著部位，选购产品也是在比对对象隔离的状态下，凭借记忆来区别不同的商标，而不是将两个商标放在一起仔细研究比对的。本案中，丁公司的注册商标并非通用文字，且经过特殊设计而成，并不是简单的字母组合，使得该图形商标在视觉效果上具有显著性。而原告所使用的商标分为上下两部分。上部是由斜体的加粗的字母T和中空的字母H中镶嵌第三人的商标组成，该部分占的比例较大。下面底部是长方形方框内标注天华刀具四个字，但是该部分字体较小，位置很不显眼，以致难以引起注意。很显然，原告的商标在视觉上的突出部分是其上部的图形，而其最显著的部位则是中空的字母H中镶嵌的图一。仅通过整体比对的方法，不足以认定原告的商标侵犯第三人的注册商标专用权，因为两个商标的整体区别还是比较明显的。但是通过主要部分比对，我们会发现原告商标中嵌入的部分与第三人的注册商标是完全相同的。 全国重点造纸企业产量前30名中有20余家使用第三人标注注册商标的产品，这说明该注册商标在刀具行业和造纸行业等相关领域内具有一定的知名度，已经为相关公众所熟悉，在此情况下，庚29公司注册商标的商标，足以辛30公司壬31公司的产品有特定的联系。故一审法院和二审法院均认定原告的涉案标识与第三人的注册商标构成近似，属于商标法第五十二条第（一）项规定的情形，原告侵犯了第三人的注册商标专用权。本案亦印证了这样一个事实：权利商标的显著性越强、知名度越高，被控侵权商标被认定与权利商标相似的可能性越大。 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》虽然是针对商标民事纠纷的，癸32公司政管理机关在商标执法中也是将该司法解释作为执法依据来认定某一商标是否侵犯他人注册商标专用权，有利于商标执法标准和司法标准的统一。子33公司政管理部门查处商标侵权的执法权。因此，太仓工商局对被告作出行政处罚，是在履行其法定职责，理所当然具有合法性和正义性。 此外，原告上诉时称其使用涉案标志在先，也没有打R，只是为了装饰作用。但是原告并未提供证据证明其在先使用该标志。即便真如原告所说该标志仅起装饰作用，并不是作为商标使用，根据商标法实施条例第五十条第（一）项的规定，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为。由此可见，商品装潢也不能太随意，要考虑所使用的装饰标志是否与他人的注册商标相同或近似，是否会构成商标侵权。因此，丑34公司注册商标专用权的事实，理应受到相应的行政处罚。 二、非法经营额的计算标准 在商标侵权案件中，非法经营额的认定至关重要，涉及罪与非罪的界定、刑罚的幅度、行政处罚的额度和民事损害赔偿的数额。因此，如何计算非法经营额关系着案件的处理结果。 目前商标侵权的行政执法和司法实践中主要是参照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中非法经营数额的计算方法。该司法解释第12条规定，非法经营数额是指行为人在实施侵犯知识产权行为过程中，制造、储存、运输、销售侵权产品的价值；已销售的侵权产品的价值，按照实际销售的价格计算；制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值，按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算；侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，按照被侵权产品的市场中间价格计算。即根据是否销售及销售的具体情况，分别采用侵权物品销售价、侵权物品标价和正品市场中间价三种标准。 在此，需要注意非法经营额不等同于销售金额。只有在侵权商品全部销售完毕的情况下，非法经营额才等同于销售金额。当侵权商品仅部分销售，尚有部分未销售的，则非法经营额应为已销售金额与尚未销售的货值金额之和。另外，非法经营额也不同于非法所得。非法所得是指侵权人生产或销售侵权商品所获得的纯利润，即生产成本与销售价或销售价与进价之差即为非法所得。由此可见，非法经营额的外延要大于销售金额和非法所得。侵权人构成商标侵权行为，不管是否销售侵权商品或者从中获利，必定会存在非法经营额。 原告将带寅35公司，确实存在违法销售行为。按照销售合同，实际销售价格共计273000元。故应当按照侵权产品实际销售价来计算非法经营额，即认定原告的非法经营额为273000元。被告在扣除了原告已经开出的发票所缴纳的税款后，认定原告非法经营额为242341.87元，并没有相应的法律法规依据。此外，笔者认为非法经营额的计算无需考虑合同是否有效、是否履行完毕等其他与合同有关的问题，此类问题应作合同纠纷处理，卯36公司政管理机关进行行政处罚的依据。虽然太仓工商局扣除应缴税款来认定非法经营额构成行政处罚行为中的瑕疵，不过根据商标法实施条例第五十二条和行政处罚法第二十七条的规定，该瑕疵并不影响被告所作出的行政处罚行为的正当性、合理性。 三、商标侵权的归责原则——无过错责任原则 我国法律规定的侵权责任归责原则包括三种：过错责任原则、无过错责任原则、公平责任原则。现行商标法第五十二条第（二）项将1993年版商标法第三十八条第（二）项“销售明知是侵犯注册商标专用权的商品”中的“明知”二字删除，取消了认定此行为侵权的主观构成要件。从此，商标侵权领域确认适用无过错责任原则，即无论侵权人主观上是故意还是过失，只要其客观上实施了商标法规定的侵犯注册商标专用权的行为，就应承担相应的侵权法律责任。 该原则给具有商标侵权动机者以法律上的威慑力，在客观上迫使其在实施行为前就必须充分地考虑和评估其侵权后将面临的法律风险与后果，从而在一定程度上扼杀其不法念头。该归责原则也迫使销售者必须承担严格的无过错责任，这样就敦促销售者在经营行为中从正规渠道进货,加大进货审查义务，确保其所销售的商品具有合法来源，从而杜绝或者有效减少侵害他人注册商标专用权的商品流入市场。我国商标立法的这一重大修改真正体现了商标法的立法本意和价值理念，有利于加大对注册商标专用权的保护力度,推动市场经济发展。 因此，本案中二审法院认为侵权戌公司对侵犯注册商标权责任的承担，辰37公司的主观构成要件。不过，从确定行政处罚和损害赔偿的数额角度，笔者认为还是应当把侵权行为人的主观过错考虑进去，区分故意与过失，从而确定最终的行政处罚金额和民事损害赔偿的数额。在此也分析一下原告的主观意图如何。原告在上诉中巳38公司设计和印刷的，用以表明其主观上并无过错，不是故意要使用该涉案标识，乃案外人所设计。但是实际上，午39公司工作过，毋庸置疑其应当知晓第三人的商标。未40公司申41公司，在其名片上直接印有第三人的注册商标，酉42公司戌43公司相同的产品上亥44公司商标的商标标识，其目的就是要使消费者产生混淆，搭便车的故意十分明显。故本案中认定其构成商标侵权并无不妥。 文/杜青 （作者单位：江苏省太仓市人民法院）