甲公司乙公司侵害商标权纠纷上诉案——商标近似的判断及商标正当使用的认定

甲公司乙公司侵害商标权纠纷上诉案 ——商标近似的判断及商标正当使用的认定 【要点】 认定被控侵权标识与主张权利的注册商标是否近似，应当在考虑和对比文字的字形、读音和含义等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断。且认定商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，应给予其范围越宽，强度越大的保护。对于在特定市场范围内具有较高知名度的注册商标，给予与其知名度相适应的强度较大的法律保护，有利于激励市场竞争的优胜者、鼓励正当竞争和净化市场秩序，防止他人不正当地攀附其商业声誉。将他人注册商标作为说明或描述性标识使用时，应当按照商业惯例以适当方式予以标注，其显著程度不能超过其自己的商标及其他标注，不能超出说明或客观描述商品而正当使用的界限。 【案情】 原告：甲公司(以下简称“丙公司”) 被告：乙公司(以下简称“河北大午酒业”) 被告：丁某(以下简称“戊公司”) 己公司经授权依法享有第160922号“五粮液”注册商标、第9828847号“五粮”文字注册商标的商标专用权。后原告发现被告河北大午酒业通过网络，庚公司辛公司生产的“大午粮液”白酒，在该白酒产品及包装上，突出使用“大午粮液”标识，所占面积和显著程度明显超出其“大午”图文商标。且在商品介绍中称：“大午粮液……打造老百姓喝得起的五粮液……”“咱喝得起的五粮佳酿登陆淄博”“五粮品质百姓价格”等。原告认为被告的上述行为违反了《商标法》及有关法律规定，故诉请法院判令两被告立即停止侵害原告注册商标专用权的行为，并在《齐鲁晚报》中缝以外版面登报消除影响。同时赔偿原告经济损失及因制止侵权行为所支付的合理开支共计300万元等。 河北大午酒业认为，其被告使用的“大午粮液”四字的商品名称有其独特的含义，“大午”壬公司创始人孙大午的名字，其产品都使用“大午”商标，且“粮液”二字也仅是酒业名称。被告在广告宣传中使用“五粮品质、百姓价格”、“咱喝得起的五粮佳酿”是对自己产品的客观描述。被告自2011年与“五粮液”的联办厂家签订原酒生产协议，五粮品质是指采用小麦等五种粮食作为酿酒原料。且“大午粮液”与“五粮液”在字形、字数和含义上均不相同，在产品包装和整体设计上也完全不同，不构成相近似。“大午粮液”只是商品名称，并非注册商标。原告诉称被告给其造成巨大经济损失和恶劣影响，没有事实和法律依据。癸公司辩称，其作为广告的发布者，在发布广告前审核了河北大午酒业的营业执照和组织机构代码及其他相关手续，并签订合同，尽到了审查义务。同时，其发布的广告是真实合法的，大午粮液和五粮液从字数上和其他宣传上都能明确分辨，商品上也印有大午的注册商标，故不存在侵权行为。 【审理】 淄博市中级人民法院一审认为，被告河北大午酒业在其生产、销售的白酒包装盒、容器的显著位置，突出使用“大午粮液”标识，所占面积和显著程度明显超出其图文商标（图略），“大午粮液”标识已经起到识别商品来源的作用。故被告河北大午酒业将“大午粮液”标识在其产品及包装盒显著位置上突出使用，属于商标性使用。同时，子公司请求保护的“五粮液”注册商标自1982年注册后，经过其长期、持续地使用，在白酒相关市场具有相当高的知名度和显著性。被告河北大午酒业在其白酒包装盒、容器上突出使用的“大午粮液”标识，与原告第160922号“五粮液”注册商标均系文字标识，在商品包装和容器上使用时均为毛笔书写的书法体。被告河北大午酒业使用的“大午粮液”标识的主要部分“午粮液”，与原告第160922号“五粮液”注册商标的读音完全相同，作为文字标识，读音近似是重要的近似判断标准。且文字标识的口口相传也是商品识别的重要途径。“午粮液”与“五粮液”的读音完全相同，相关公众在听到“大午粮液”时，极易与“五粮液”产生混淆，并使相关公众认为其来源与“五粮液”有特定的联系。虽然被告河北大午酒业使用的“大午粮液”标识与原告第160922号“五粮液”注册商标在字数、文字以及包装上存在一定区别，但被告河北大午酒业在“午粮液”前加注“大”字，只是易使相关公众误认其是“五粮液”的系列产品或高品质产品，而不影响商标近似的构成。故被告河北大午酒业使用的“大午粮液”标识在其文字构成和读音上与原告第160922号“五粮液”注册商标构成近似。被告河北大午酒业虽抗辩称，“五粮”是其白酒原料“五种粮食”的简称，其使用“五粮”作为商品宣传属于正当使用并不构成对原告商标的侵权。但“五粮液”和“五粮”商标在原告注册后，经过原告长期、持续地使用以及大量的宣传推广，使其削弱了该两词汇“五种粮食”的第一含义，而具有了原告商标属性的第二含义，且与原告生产的高端白酒产生了固定的联系，白酒市场的相关公众只要看到“五粮”文字或者听到其读音，通常会联系或联想到原告的白酒产品及其品牌。如被告需对其产品主要原料进行说明，应当按照商业惯例以适当方式予以标注。但被告河北大午酒业在其报纸广告宣传中突出使用“五粮”字样，该标识的显著程度明显超过其自己的商标及其他标注。该种使用方式已超出说明或客观描述商品而正当使用的界限。癸公司在发布广告宣传时对此亦未尽到合理审查义务。故认定两被告构成侵权，被告河北大午酒业赔偿原告经济损失及合理支出100万元，癸公司赔偿原告经济损失5万元。 宣判后，丑公司不服，向山东省高级人民法院提起上诉。 山东省高级人民法院二审认为，河北大午酒业在其白酒产品上使用的“大午粮液”商品名称位于瓶身正部，标注位置突出，且字体明显大于其他标识文字，能够起到识别商品来源的作用，属于商标性使用行为。河北大午酒业所述“大午粮液”商品名称不属于商标性使用行为的抗辩理由与事实不符，不能成立。同时，“大午粮液”标识与“五粮液”商标的呼叫要素极为近似；通过整体比对、要部观察和隔离比对，“大午粮液”标识与“五粮液”商标的文字内容虽有区别，但一般消费者不会拆分“大午粮液”整体标识，将其识别为“大午”，二者文字要素亦较为近似；“五粮液”白酒产品在中国享有较高的知名度，显著性较强，应当获得相对较强的商标权保护。故应认定“大午粮液”标识对“五粮液”商标构成近似商标，容易导致混淆。 且根据已查明的事实，河北大午酒业为宣传其“大午粮液”产品使用的“五粮品质百姓价格”“咱喝得起的五粮佳酿”等广告用语均标注在广告首部或者文章题目等醒目位置，突出了“五粮”标识，足以引起相关公众的关注，属于识别商品或服务来源的商标性使用行为，并非河北大午酒业所述仅起到辅助作用的普通广告文字。基于“五粮液”商标在中国白酒市场享有的高知名度，河北大午酒业上述广告用语表达方式具有明显的攀附意图，寅公司已有的市场声誉宣传其“大午粮液”产品，属于《中华人民共和国商标法》第57条第(2)项规定所规制的商标侵权行为，卯公司对“五粮液”享有的注册商标专用权。因“五粮”商标于2012年10月14日获得注册商标专用权，现处于有效状态，应受法律保护。“五粮”商标注册时间虽然不长，辰公司巳公司的持续经营和“五粮液”商标已有的市场知名度，“五粮”商标延续性地承载着“五粮液”商标凝结的市场商誉，具有显著性和知名度，具有识别商品来源的功能，并非河北大午酒业所述仅为五种粮食的概括。故原审法院认定河北大午酒业午公司的“五粮”注册商标专用权，合法适当，应予维持。遂判决：驳回上诉，维持原判。 【评析】 本案主要涉及商标近似的判定以及商标正当使用的界限问题。 一、关于如何认定被控侵权标识与主张权利的注册商标是否构成近似的问题 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定，近似商标的评判原则有三：一是要以相关公众的一般注意力为标准；二是既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；三是判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在“未公司申公司、酉公司侵犯商标专用权纠纷”[1]一案中，最高人民法院认为“判断是否构成侵犯注册商标专用权意义上的商标近似，不仅要比较相关商标在字形、读音、含义等构成要素上的近似性，还要考虑其近似是否达到足以造成市场混淆的程度。为此，要根据案件具体情况，综合考虑相关商标的显著性、实际使用情况、是否有不正当意图等因素，进行近似性判断。”即在判定两个标识是否构成近似时，应当在考虑和对比文字的字形、读音和含义等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断，即判定商标侵权中的近似不限于商标整体的近似，还包括主要部分的近似。并且认定商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，应给予其范围越宽，强度越大的保护。对于在特定市场范围内具有较高知名度的注册商标，给予与其知名度相适应的强度较大的法律保护，有利于激励市场竞争的优胜者、鼓励正当竞争和净化市场秩序，防止他人不正当地攀附其商业声誉。 本案中，“大午粮液”标识与“五粮液”商标的呼叫要素极为近似,作为文字标识，读音近似是重要的近似判断标准。且商标的呼叫标识是消费者首要关注的标识内容，起着主要的来源识别作用；通过整体比对、要部观察和隔离比对，“大午粮液”标识与“五粮液”商标的文字内容虽有区别，但一般消费者不会拆分“大午粮液”整体标识，将其识别为“大午”。同时，“五粮液”白酒产品在中国享有较高的知名度，显著性较强，应当获得相对较强的商标权保护。因此，本案认定“大午粮液”标识对“五粮液”商标构成近似商标，容易导致混淆。戌公司政管理总局商标评审委员会在审查“大午粮液”商标注册时，亦认为“大午粮液”与“五粮液”商标的文字构成、呼叫等方面相近，二者已构成近似商标，并认为如将二者使用在同一种或类似商品上共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。亥公司政管理总局商标评审委员会以“大午粮液”与“五粮液”构成近似商标，驳回了“大午粮液”的商标注册申请。 关于近似商标的混淆判定，依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第2款的相关规定，混淆不仅限于商品来源的混淆，还包括关联关系的混淆，即“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品具有特定的联系”。关联关系的混淆并不要求误认为两个商品来源于同一个生产者，只要误认为两者的生产者之间存在商标许可、关联企业等关系即可。本案中，河北大午酒业使用的“大午粮液”甲23公司的“五粮液”商标的呼叫要素极为近似,一般消费者在听到或看到“大午粮液”时，乙24公司存在关联关系等，由此产生混淆。故据此认定“大午粮液”标识与“五粮液”商标构成近似。 二、对于同一主体的不同注册商标的知名度是否可以辐射的问题 商标本身即是商标权利人商誉的凝结，同一主体的不同商标之间虽然是独立的，但背后蕴含的都是同一主体的市场商誉，如果同一主体的前后两个商标有承继性，普通消费者在看到后商标时也能明确地知晓系前商标权利人的相关产品，则后商标已客观上承继了前商标蕴含的商誉。因此，在先驰名商标的商誉会使在后商标短时间内具有较高知名度。最高人民法院在“丙25公司丁26公司政管理总局商标评审委员会、戊27公司商标争议行政纠纷”[2]一案中，认为“虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为在先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度”。本案中，丙公司所拥有的“五粮液”商标在中国白酒市场具有相当高的知名度。“五粮”商标注册时间虽然不长，己28公司的持续经营和“五粮液”商标已有的市场知名度，“五粮”商标延续性地承载着“五粮液”商标凝结的市场商誉，具有显著性和知名度，河北大午酒业在宣传“大午粮液”产品时使用“五粮品质”“五粮佳酿”等，突出使用“五粮”标识，构成了对“五粮”商标的侵权。 三、关于商标的正当使用问题 根据《中华人民共和国商标法》第59条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。该条款规定了我国商标使用制度中的正当使用制度，即注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人“正当使用”，他人在生产经营活动中可以正当使用商标权人的该商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。 关于商标正当使用的认定规则，最高人民法院曾在将“柏代梯案”[3]作为公报案例公布时，首次阐释了地名商标正当使用的构成要件：1.使用方式系表明实际产地；2.不会造成消费者对商品的混淆、误认。江苏高院将要件更加细化为：从被告是否在先使用、商标和地名的知名度大小、消费者的认知习惯等因素判断消费者是否会产生混淆、使用方式是否系表明实际产地。在“鲁锦案”[4]和“片仔癀案”[5]中，法院认为通用名称作为商品商标正当使用须符合三要件：1.使用人的使用行为是否为“说明或客观描述商品特点”；2.使用人主观上是否善意；3.此种使用方式是否会造成相关消费者的混淆。在“银杏啤酒案”[6]中，法院认为是否构成正当使用，应当认定如下要素：1.只是为了描述自己的产品；2.使用是善意的；3.描述性的使用，而非商标意义上的使用。“家庭杂志案”[7]中，法院认为是否构成“合理使用”，应当具备以下要件：1.使用出于善意；2.并非作为商标使用；3.使用只是为了描述自己商品或者服务的特征；4.使用不会造成消费者对商品或者服务来源的混淆。 总体看来，司法实践中通常认为“商标的正当使用”需遵循以下几个原则：1.使用出于善意；2.不是作为自己商品的商标使用；3.使用只是为了说明或者描述自己的商品。[8]对于是否将“混淆”作为认定正当使用的标准，有不同的观点，有观点认为商标侵权的基本前提是“对注册商标的使用行为会造成相关公众混淆”。也就是说，无论是作为商标使用，还是作为商品名称、商品包装、商品装潢及企业字号进行使用，只要存在“混淆或混淆之虞”的情形即构成商标侵权，无需认定是否正当使用了。另有观点认为，对描述性词汇的正当使用在客观上并不会造成混淆误认，但考虑到我国目前不规范使用商标标识的情况还大量存在，为尽可能减少市场混淆，在判断是否构成正当使用时，还是应当考虑混淆因素，将“不构成混淆”作为正当使用的一个成立要件，以此促使行为人更加规范谨慎地使用描述性词汇[9]。 对此，我们认为，虽然“造成混淆”是判定商标侵权的构成要件，但是并非所有“造成混淆”的标识都对注册商标构成侵权。如在“金华火腿案”[10]和“舟山案”[11]中，法院均认为，虽然被告在其产品包装上使用了原告的商标，足以造成混淆，但基于历史原因及被告的合理使用方式，认定被告构成正当使用。因此，在认定被控使用行为是否构成正当使用时，应将是否足以造成混淆作为判定的依据。 行为人是出于描述、说明产品的目的而善意使用相关标识，还是出于攀附他人商誉的意图而使用他人商标，是判断是否构成正当使用的重要因素。而使用方式是否合理是判定是否正当使用的核心因素。如将他人商标置于显著位置进行突出使用；不标注或不突出标注自身的注册商标、企业名称等。同时，使用目的是否为描述自己商品以及是否足以造成混淆，也是认定是否构成正当使用的重要因素。 责任编校：陈希国 【注释】 作者单位：淄博市中级人民法院 [1] 详见最高人民法院（2008）民提字第52号民事判决书。 [2] 详见最高人民法院（2012）行他字第28号行政判决书。 [3] 详见（2004）苏民三终字第3号民事判决书。 [4] 详见（2009)鲁高法民三终字第2号民事判决书。 [5] 详见（2009）民申字第1310号民事判决书。 [6] 详见（2006）二中民终字第07218号民事判决书。 [7] 详见（2003）高民终字第901号民事判决书.。 [8] 参见2006年3月北京高院发布的《北京市高级人民法院关于审理商标纠纷案件若干问题的解答》第26条。 [9] 浙江省高级人民法院课题组：《关于商标侵权诉讼抗辩事由的调研》，载《法律适用》2012年第1期。 [10] 详见（2005)沪二中法民三第2号民事判决书。 [11] 详见（2012)高民终字第58号民事判决书。 本案法律依据 中华人民共和国商标法(2001修正) 第57条1款2项 中华人民共和国商标法(2001修正) 第59条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第10条 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第9条2款