任某诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案（(2012)一中知行初字第1854号）

行政> 行政行为> 行政裁决 案 号：(2012)一中知行初字第1854号 审理法官： 刘某 王某2 逯遥 文书类型： 判决书 公开类型： 文书公开 审理法院： 北京市第一中级人民法院 审结日期：2012.12.17 案件类型： 行政一审 审理程序： 一审 权责关键词： 合法 违法 行政判决 回避 听证 // 任某诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷案 北京市第一中级人民法院 行政判决书 (2012)一中知行初字第1854号 原告任某。 委托代理人陈某。 委托代理人蔡某。 被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区某地银谷大厦10-12层。 法定代表人张某，副主任。 委托代理人王某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人魏某，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 原告任某因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第32638号复审决定书（简称第32638号决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2012年5月21日受理后，依法组成合议庭，并于2012年9月19日、2012年11月22日分两次公开开庭审理了本案。原告任某及其委托代理人陈某、蔡某，被告的委托代理人王某、魏某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 专利复审委员会于2011年5月31日针对任某就名称为“一种铁路”、申请号为00116015.X的发明专利（简称本申请）所提复审请求作出了第32638号决定，该决定认为： 1、审查文本的认定 第32638号决定所针对的文本为：任某于2011年1月25日提交的权利要求第1－3项，于2000年9月11日提交的说明书第1－3页，说明书附图第1页，说明书摘要以及摘要附图。 2、关于修改超范围 相对于复审通知书针对的权利要求，权利要求1中“接缝装置呈板状、条状、块状”被修改为“接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条”，其实质上仍然是限定了接缝装置具有三种形态，而接缝装置“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”的限定依然存在。但是，根据原说明书和权利要求书的记载，安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式仅适用于接缝板的情形，其他类型的接缝装置安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式在原说明书和权利要求书中没有记载，也不能直接地、毫无疑义地确定，因此该处修改仍然超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合2000年8月25日第二次修正的《中华人民共和国专利法》（简称2001年《专利法》）第三十三条的规定，即复审通知书所指出的缺陷仍然没有被克服。 据此，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2009年10月9日对本申请作出的驳回决定。 原告任某不服该决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼，其诉称：一、本申请的修改并没有超范围，本申请说明书第1页第13-28行清楚记载了“接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条，……接缝装置安装在钢轨接头处外侧的夹板上”的内容，且其他地方也有记载。二、第32638号决定程序违法，违反了请求原则、审级原则、听证原则和不加罪原则。综上，专利复审委员会认定事实错误，适用法律错误，原告请求人民法院依法撤销第32638号决定。 被告专利复审委员会辩称：其坚持在第32638号决定中的认定，认为第32638号决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求人民法院维持第32638号决定。 本院经审理查明如下事实： 本申请的申请日为2000年9月11日，名称为“一种铁路”、申请号为00116015.X，申请人为任某，优先权日为1999年9月9日，公开日为2001年3月21日。 经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2009年10月9日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：本申请权利要求1－6不具备2001年《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为任某于2008年8月21日提交的权利要求第1-6项，于2000年9月11日提交的说明书第1-3页，说明书附图第1页，说明书摘要以及摘要附图。驳回决定所针对的权利要求书如下： “1、一种铁路，包括接缝装置，其特征是接缝装置呈板状、条状、块状，接缝装置大于轨道缝隙，小于钢轨夹板(12)，先将所述的接缝装置单独加工成型，然后固定在钢轨接头处外侧夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐，形成一种不拆卸、移动轨道，不加工轨道的接缝装置。 2、一种铁路，包括接缝装置，其特征是接缝装置(19)呈条状，比接头间隙大，先将所述的接缝装置(19)单独加工成型，然后将接缝装置(19)的一头连接在接头处外侧其中一根钢轨上，另一头不连接，使接缝装置(19)能相对活动，上边与轨道行车面平齐，形成一种不拆卸、移动轨道，不加工轨道的接缝装置。 3、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置(1、4、18)呈板状，带有圆弧上边，比接头间隙大，比夹板(12)小，安装在轨道接头处外侧的夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐；或，接缝装置(13)由条状或块状金属制成，比接头间隙大，比夹板(12)小，整体或两端与轨道夹板(12)联接，固定在轨道接头处外侧的夹板(12)上，上边与轨道行车面平齐。 4、如权利要求1或2所述铁路，其特征是所述的轨道夹板(12)上带有大于接头间隙的，起接缝作用凸起结构(15、16)。 5、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置选用与钢轨同样硬度的材料。 6、如权利要求1或2所述的铁路，其特征是接缝装置带有加强结构，加强结构包括起筋、加厚或硬化处理。” 驳回决定认为：权利要求1相对于对比文件3（CN2249770Y，公开日为1997年3月19日）和对比文件1（CN1049882A，公开日为1991年3月13日）的结合不具备创造性；权利要求2相对于对比文件4（CH679165A5，公开日为1991年12月31日）和对比文件3的结合不具备创造性；在此基础上，权利要求3-6也不具备创造性。 任某对上述驳回决定不服，于2009年12月31日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求1-8的修改替换页，其中权利要求5-8的主题为“一种铁路的加工方法”，修改后的权利要求1如下： “1、一种铁路，包括钢轨(8)，夹板(12)和接缝装置，其特征是接缝装置呈板状、条状、块状，先将接缝装置加工成型，然后将接缝装置安装在钢轨接头处的钢轨头上或安装在钢轨接头处外侧的夹板(12)上或安装在钢轨接头处外侧的夹板(12)的外侧，接缝装置的上面与轨道的行车面平齐，在不拆卸、不移动、不加工钢轨的情况下安装所述的接缝装置。” 任某认为：修改后的权利要求1具备创造性。 经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，于2010年5月31日向任某发出复审请求受理通知书，并将本案案卷移送至原审查部门进行前置审查。 原审查部门在前置审查意见书中认为：任某增加了新的方法权利要求，不符合2002年12月28日修正的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称2003年《实施细则》）第六十条第一款的规定；权利要求1的修改不符合2001年《专利法》第三十三条的规定；权利要求1-4仍然不具备创造性。因而坚持驳回决定。 随后，专利复审委员会依法成立合议组对本案进行审查。 专利复审委员于2010年12月23日向任某发出复审通知书，指出：增加方法权利要求5-8以及删除权利要求1中的特征“接缝装置大于轨道缝隙”不符合2003年《实施细则》第六十条第一款的规定；权利要求1和2中多处修改不符合2001年《专利法》第三十三条的规定，其中，由于根据原说明书和权利要求书的记载，安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式仅适用于接缝装置呈板状的情形，因而权利要求1限定“接缝装置呈板状、条状、块状”，又限定将接缝装置“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”超出原说明书和权利要求书记载的范围；即使任某对权利要求书进行符合规定的修改，权利要求1相对于对比文件3不具备创造性，权利要求2相对于对比文件4不具备创造性，权利要求3、4的附加技术特征均为本领域的惯用技术手段而不具备创造性。 任某于2011年1月25日提交了意见陈某2书，并提交权利要求书的修改替换页。其中，修改后的权利要求1如下： “1、一种铁路，包括钢轨(8)，夹板(12)和接缝装置，其特征是在不拆却、不移动、不加工钢轨的情况下安装接缝装置，所述的接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条，所述的接缝装置安装在钢轨接头处外侧或钢轨接头处外侧的夹板上，所述的安装包括焊接或螺栓连接，接缝装置的上面与轨道的行车面一样高。” 任某认为：修改后的权利要求1具备创造性。 专利复审委员会于2011年4月14日发出合议组成员变更通知书，任某未在指定期限内提出回避请求。 至此，专利复审委员会认为本案事实清楚，于2011年5月31日作出第32638号决定。 上述事实，有第32638号决定、本申请权利要求书及说明书、当事人陈某2等证据在案佐证。 本院认为： 一、关某律适用的问题 2008年12月27日第三次修正的《中华人民共和国专利法》（简称2009年《专利法》）已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年《专利法》与2009年《专利法》之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年《专利法》的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年《专利法》的规定。本案属于专利确权行政纠纷，本申请的申请日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年《专利法》进行审理。本案存在如下两个焦点问题： 二、关于被告作出第32638号决定的程序是否违法的问题 参照《审查指南》第四部分第二章规定，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审查程序，除驳回决定所依据的理由和证据外，专利复审委员会发现审查文本中存在足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷或驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定。 由上述规定可知，被告在驳回复审程序中并不仅限于对于驳回决定中所涉及的理由及证据进行审查。本案中，被告在复审程序中针对原告经修改后的文本进行了审查，并在充分考虑原告的复审意见陈某2后作出第32638号决定，程序并无不当。因此，原告认为被告作出第32638号决定违反请求原则、审级原则、听证原则和不加罪原则的主张不能成立，本院不予支持。 三、关于本申请是否符合2001年《专利法》第三十三条的问题 根据2001年《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 本案中，相对于复审通知书针对的权利要求，原告将权利要求1中“接缝装置呈板状、条状、块状”修改为“接缝装置包括接缝板、接缝桩、接缝条”，但接缝装置“安装在钢轨接头处外侧的夹板上”的技术特征依然存在，而根据原说明书和权利要求书的记载，安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式仅适用于接缝板的情形，其他类型的接缝装置安装在钢轨接头处外侧的夹板上的方式在原说明书和权利要求书中没有记载，也不能直接地、毫无疑义地确定，因此，该处修改仍然超出了原说明书和权利要求书记载的范围。故，被告认定本申请不符合2001年《专利法》第三十三条的规定，并无不当，本院予以支持。原告认为本申请不存在修改超范围的理由，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。 综上，专利复审委员会作出的第32638号决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下： 维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第32638号复审请求审查决定。 案件受理费一百元，由原告任某负担（已交纳）。 如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交上诉状副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。 审　判　长　　刘某 代理审判员　　王某2 代理审判员　　逯　遥 二○一二 年 十二 月 十七 日 书　记　员　　刘海璇 本案法律依据 中华人民共和国立法法 第84条 中华人民共和国专利法(2000修正) 中华人民共和国专利法实施细则(2001) 第60条1款 中华人民共和国行政诉讼法 第54条1款1项 中华人民共和国专利法(1992修正) 第22条3款 中华人民共和国专利法(1992修正) 第33条