甲公司乙公司专利申请权权属纠纷案

甲公司乙公司专利申请权权属纠纷案 【案号】 一审：广州知识产权法院（2021）粤73知民初473号 【案情与裁判】 原告：甲公司（丙公司） 被告：丁某（戊公司） 起诉与答辩 己公司起诉称，己公司的前员工蔡某，在离职不满一年时间内，庚公司，并作为发明人申请了“一种应用于不干胶标签收卷机的收卷切换装置”的发明专利（专利申请号为202010050818. X，简称涉案专利），该发明为职务发明创造，辛公司。壬公司明知涉案专利属于职务发明创造而恶意申请，癸公司的合法权益，子公司产生合理维权开支30000元，壬公司丑公司承担赔偿责任。壬公司在涉案专利权属争议期间故意将涉案专利在公开后又撤回，导致涉案发明专利失效，寅公司合法权益。己公司请求法院判令：1.卯公司对专利申请号为“202010050818. X”，名称为“一种应用于不干胶标签收卷机的收卷切换装置”的发明专利拥有专利申请权；2.壬公司辰公司办理专利申请权权属的变更登记事宜；3.壬公司己公司支付合理维权费用人民币30000元；4.壬公司承担本案的诉讼费用。诉讼中，己公司变更第1项诉讼巳公司。 壬公司辩称，1.午公司自行发明的技术。2.未公司二次入职期间并未参与涉案专利技术相关的项目。3.申公司从事的是销售工作，并未参与涉案专利的研发，虽然涉案专利的专利发明人是蔡某，但众所周知在专利申请中将自然人的名字列为发明人是具有随意性的，国家知识产权局对专利申请中所属的发明人是否真正作出了发明贡献并不作实质审查。实际上，壬公司仅仅是为了尽可能协助员工的子女上学才将蔡某列为涉案专利的发明人。4.酉公司的自主选择权，壬公司可以依法提出专利申请，在适当的时机也有权选择撤回某一项专利申请，戌公司的合法权益问题。 一审审理查明 一、己公司、壬公司及其技术研发与涉案专利相关事实 己公司亥公司（自然人独资），经营范围包括智能印刷设备的技术开发及销售、智能印刷设备及耗材的上门安装与维修等。2009—2020年，己公司申请了100多件专利，涉及印刷材料设备、多层标签加工设备、模切机、收卷装置等。 甲23公司后，壬公司于2020年1月17日申请的6件专利均与“不干胶标签收卷机”相关。2020年1月17日，壬公司向国家知识产权局提出涉案专利申请，发明人为蔡某，专利申请公布日为2020年5月15日。2021年6月2日，壬公司撤回该专利申请，国家知识产权局同意该申请并予以公告。 二、乙24公司工作相关事实 （一）丙25公司的相关事实 2014年11月3日，丁26公司任机械设计职务，2017年6月21日，蔡某第一次离职。 2018年6月29日，戊27公司，双方签订的劳动合同约定蔡某的工作岗位为机械设计经理，合同期限至2021年6月28日，蔡某于2019年5月23日第二次离职。 （二）未公司的工作邮件记录 己28公司的俄罗斯客户项目沟通记录：2018年12月29日，己公司的俄罗斯客户购买下单1台SDF420、1台TR420和1台HS420。2019年1月8日，己公司的候某发邮件表示“目前可以做到的是HS420收卷气涨轴和TR420收卷气涨轴通用以及SDF420的放卷气涨轴与TR420的放卷气涨轴通用”并要求蔡某将已完成的最新HS420设计图纸发给商务。2019年1月16日，候某发邮件要求蔡某提供有俯视图、进气口、进电口等明确标识的最新设计图纸并表示“TR420图纸还在设计中”。2019年1月31日，蔡某对客户提出的设计图纸的若干问题逐一进行了回复。2019年2月18日，蔡某对客户提出的问题解答“TR420 cutting blade需要高速切割，附件空压机参数可供客户参考，风管对接具体位置还不能确定”。 广东省深圳市先行公证处（2021）深先证字第54304号公证书记载：2021年10月23日，庚29公司进行证据保全。1.己公司的委托代理人候某对存放于研发部房间内的一台电脑进行操作，打开Foxmail，登录后查看相关邮件收发记录：（1）2019年4月28日，己公司的工作人员发邮件给蔡某表示沙特客户购买的TR420气涨轴漏气，需更换气囊，要求蔡某提供图号。（2）2019年3月19日，辛30公司工作人员的要求提供了以色列培训的330设备上附档中的分切刀具体型号。（3）2019年3月7日，候某发邮件称“在意大利CDF330地脚加强方案改进中，负责此项目的项目经理蔡某，再三发生低级错误，影响生产进度，处罚500元”，蔡某回复邮件表示“图纸一共两次，第一次我签字改动尺寸，供应商没有按照我图纸做；第二次更新图纸我有仔细交代小白，检查不仔细是我的失误，我接受处罚”。（4）2019年2月21日，候某发邮件要求蔡某提供垫辊的3D安装图纸。（5）2019年2月15日，候某与蔡某通过邮件沟通设计图纸的垫辊枕肩宽度调整，蔡某回复表示“上次有出过图纸，单独配WINK可调底辐”。（6）2019年2月14日，蔡某发邮件给候某称“合同配置里的收卷直径为700mm，目前在装的标准DL330收卷直径为600mm，能否与客户沟通收卷直径做600mm ？如果客户坚持要收卷直径700mm，只能用单独上收卷，并把新款分切改成老款分切才可以做到”。（7）2018年12月1日，蔡某就印度客户项目发邮件给候某称“内部讨论按以下配置：放卷单元；全轮转模切单元；模切排废单元；单收卷单元，升降结构”。（8）2018年11月23日，候某要求蔡某提供南非客户需要的印刷辐和磁性辊的图纸。（9）2018年11月25日，蔡某回复邮件称“这台是意大利展机，收卷为变频电机，没有独立分切，收卷不能顺时针、逆时针旋转，只有收卷用现在伺服电机配置可以实现”。（10）2018年10月25日，蔡某就南非客户DF330图纸需求回复邮件称“方案图已经更新给你，相比之前方案，取消带裁切的收卷单元，改成标准带压臂双收卷单元，增加一个带副轴全轮转模切单元”。（11）2018年10月9日，蔡某就客户订单的需求问题回复邮件称“收卷可以增加气动压辊，有几个问题要沟通：①收卷卷径减小；②我们可以提供气动压辐所有零配件和安装图纸；③避免改动程序，建议额外增加气动手阀，手动控制气动压辐。收卷70mm轴按照纸芯内孔70mm执行”。（12）2018年8月2日，己公司的工作人员要求蔡某提供SDF330设备的磁性辊的图纸，蔡某回复表示已查到这台设备的记录和图纸并提出了几个问题。2.候某对存放于采购部经理房间内的一台电脑进行如下操作：查看该电脑桌面的“CL工作交接.xlsx”文件，文件的修改时间为2019年5月22日，打开文件内容显示蔡某辞职时交接的项目包括存放于“OfficeOl/f/brotech/图纸”目录下的BTR530（不停机收卷）前段的放卷+横切+排废。 （三）己公司的不停机收卷设备相关设计图纸 广东省深圳市先行公证处（2021）深先证字第54302号公证书记载：2021年10月23日，庚29公司进行证据保全。在公证人员的监督下，己公司的委托代理人候某对存放于研发部房间内的一台电脑进行如下操作： 点击Excel表格中创建的多个链接，包括位于“Office01/f/brotech/图纸”目录下的“TR420不停机收卷”“TR520不停机收卷”“TR530不停机收卷/3D”等多个文件夹，查看其中的传动单元、主盘单元、传助单元、中心支撑单元、TRS30总图等设计图纸文件，其中除了TRS30总图外其他所有文件的修改时间均在2016年至2018年5月期间，TRS30总图的修改时间是2021年，创建时间和访问时间是2019年。公证机构对上述图纸另存为PDF文件保存。经比对，上述公证设计图纸与涉案专利附图基本相同。壬31公司第一次任职的时候看到过上述图纸资料，但没有参与该项目，只参与收卷设备的改进；第二次任职时只负责前段的模切及放卷设备，己公司的收卷设备与涉案专利类似，但其没有参与收卷设备的设计，癸32公司的前员工曾某亮负责。 三、其他事实 己公司提交了民事委托代理合同和律师费发票，主张因本案诉讼支出律师费30000元。 己公司壬公司就6件专利的专利申请权、专利权权属纠纷提起6件案，其中包括3件发明专利和3件实用新型专利。双方均确认发明和实用新型专利是同日提交的同样的发明创造。 一审判理和结果 一审法院审理认为，本案的争议焦点为：1.涉案专利是否属于蔡某执行原单位任务所完成的职务发明创造；2.壬公司子33公司支付合理维权费用。 关于涉案专利是否属于蔡某执行原单位任务所完成的职务发明创造。丑34公司的本职工作或分配的任务与涉案发明创造有关，理由如下：其一，模切、放卷设备和收卷设备虽分别属于印刷设备的前段和后段，但两者密不可分且密切相关，在研发过程中必然存在联系和沟通。其二，根据工作邮件记录，蔡某在第二次入职期间工作内容涉及“气涨轴”“分切刀”“垫辐”“收卷”“压辊”等技术特征的设计，上述技术特征均与涉案专利技术方案相关联。其三，蔡某第二次入职期间工作内容涉及TR系列设备的设计，而TR系列设备包括涉案专利的不停机收卷设备，两者技术主题有关联。其四，己公司的工作人员在工作邮件中多次要求蔡某提供相关的设计图纸，且蔡某寅35公司在第54302号公证书中公证取证的设计图纸均存放于“Office01/f/brotech/图纸”路径下，由此可见蔡某作为机械设计研发人员理应可以接触、卯36公司公证的存放于研发部门电脑中的TR系列设备设计图纸，而该公证设计图纸与涉案专利附图基本相同，壬公司亦确认公证的图纸与涉案专利技术具有关联性，属于相同技术领域。此外，辰37公司后1年内作出的。综上，巳38公司的任务所完成的职务发明创造，午39公司所有。《专利审查指南2010》第一部分第一章第6.6节规定：“申请人无正当理由不得要求撤销撤回专利申请的声明；但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人（应当提交生效的法律文书来证明）可要求撤销撤回专利申请的声明。”专利申请权是发明创造完成人对于其发明创造所享有的申请专利的权利，既包括是否提出专利申请的权利，也包括在授权审查程序中依法所享有的修改专利申请文件、撤回专利申请等权利。专利申请权并不因非专利申请权人放弃专利申请而灭失。专利申请权人在一定条件下，仍可以根据相关规定，恢复专利申请。因此，未40公司撤回申请，申41公司对涉案专利的申请权并未灭失，酉42公司请戌43公司协助办理专利申请权权属的变更登记事宜，于法有据，依法应予以支持。 亥44公司子33公司支付合理维权费用，在法律和司法解释没有明确规定权属纠纷中胜诉方合理开支应由败诉方某，当事人之间亦无此项约定的情况下，己公司甲45公司恶意申请和撤回涉案专利，但并未举证证明，乙46公司承担，缺乏依据，不予支持。 己公司在广州知识产权法院共提起涉及六件专利的六个系列案，在该批系列案中一丙47公司。该六案一审宣判后，双方均未上诉，六案判决均已经生效。